17Ob21/10b – OGH Entscheidung

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei P***** S.A., *****, vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei A***** Holding, *****, vertreten durch Dr. Thomas M. Wallnöfer, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 36.000 EUR), über die außerordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 29. Oktober 2010, GZ 3 R 49/10p 36, mit welchem das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 8. März 2010, GZ 39 Cg 45/07x 32, abgeändert wurde, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Der außerordentlichen Revision wird Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird aufgehoben , und die Rechtssache wird zur neuerlichen Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen .

Die Kosten des Revisionsverfahrens sind weitere Kosten im Verfahren über die Berufung der klagenden Partei.

Begründung:

Die Parteien erzeugen und vertreiben Tabakwaren. Sie streiten über die Frage, ob der bevorstehende Marktauftritt der Beklagten in Markenrechte der Klägerin eingreift.

Die Klägerin ist Inhaberin zweier für Tabakwaren registrierter Wortmarken „EVE“ mit Priorität vom 19. Oktober 1989 (IR 544.259 und CTM 64113) und der nachstehend abgebildeten, ebenfalls für Tabakwaren registrierten Wortbildmarke mit Priorität vom 7. November 1989 (IR 551.868):

Die Zigarettenpackungen der Klägerin sind nach dem Muster dieser Wortbildmarke gestaltet. Sie sind seit längerer Zeit auch auf dem österreichischen Markt.

Die Beklagte ist Inhaberin der nachstehend abgebildeten Wortbildmarke mit Priorität vom 5. Februar 2007 (AT 237.611):

Die Beklagte vertreibt im Ausland Zigaretten in entsprechend gestalteten Verpackungen, der Vertrieb in Österreich steht unmittelbar bevor. Die Zigaretten beider Parteien haben einen geringeren Durchmesser als üblich, wofür sich die Bezeichnung „Slims“ eingebürgert hat.

Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verpflichten,

den Vertrieb und/oder Verkauf von Zigaretten unter dem Zeichen „eva“, insbesondere in der derzeit im Ausland verwendeten Verpackung, wodurch in die internationale Wortmarke Nr 544.259 „EVE“, in die Gemeinschaftswortmarke Nr 64113 „EVE“ und in die internationale Wortbildmarke Nr 551.868, jeweils der Klägerin, eingegriffen wird, zu unterlassen.

Weiters begehrt sie die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung in zwei Fachzeitschriften. Der unmittelbar bevorstehende Vertrieb durch die Beklagte verletze ihre älteren Markenrechte. „EVE“ und „EVA“ stimmten als Frauennamen im Wortsinn überein; zudem verwende die Beklagte ebenso wie die Klägerin Blumenmotive. Die Marken der Klägerin seien in Österreich bekannt. Daher bestehe Verwechslungsgefahr, zudem nutze die Beklagte die Bekanntheit und den guten Ruf der älteren Marken aus.

Die Beklagte wendet ein, „EVE“ sei ein (originär) schwaches Zeichen, weswegen schon die näher dargestellten - Abweichungen in der graphischen Gestaltung, im Wortbild und im Wortklang Verwechslungsgefahr ausschlössen. Erhöhte Bekanntheit liege nicht vor.

Im Sicherungsverfahren wiesen die Vorinstanzen den Sicherungsantrag ab, weil keine Verwechslungsgefahr bestehe. Erhöhte Bekanntheit der Marken der Klägerin nahmen sie (erkennbar) nicht an. Der Senat wies einen außerordentlichen Revisionsrekurs der Klägerin zurück (17 Ob 13/08y).

Im Hauptverfahren legte die Klägerin zwei demoskopische Untersuchungen zur Bekanntheit ihrer Marke in Österreich vor, gegen deren methodische Richtigkeit die Beklagte detaillierte Einwendungen erhob. Die Klägerin beantragte daraufhin, den Verfasser einer dieser Studien als Zeugen zu vernehmen, und zwar auch zum Beweis dafür, dass beide lege artis erstellt worden seien.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Im Rahmen seiner rechtlichen Beurteilung führte es aus, erhöhte Bekanntheit der Marken der Klägerin sei nicht erwiesen. Privatgutachten oder Vernehmungen seien insofern keine tauglichen Beweismittel. Zudem stießen sie „zwangsläufig“ auf jene Bedenken, die hier die Beklagte eingewendet habe (fehlende Repräsentativität, methodische Mängel). Die Verwechslungsgefahr sei im Rahmen der rechtlichen Beurteilung abstrakt zu prüfen. Im konkreten Fall bestehe sie aus näher dargestellten Gründen nicht.

Das Berufungsgericht gab dem Unterlassungsbegehren zur Gänze und dem Antrag auf Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung teilweise statt; das Veröffentlichungsmehrbegehren wies es ab. Weiters sprach es aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage nicht zulässig sei.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei unter anderem der Bekanntheitsgrad der Marke maßgebend. Das Ersturteil enthalte dazu keine Feststellungen, was einen sekundären Feststellungsmangel begründe. Die Vorlage einer demoskopischen Untersuchung sei insofern ein taugliches Beweismittel. Daher könnten aufgrund einer der beiden von der Klägerin vorgelegten Untersuchungen entsprechende Feststellungen getroffen werden. Gegen die methodische Richtigkeit dieser Untersuchung bestünden aus näher dargestellten Gründen keine Bedenken. Insbesondere sei sie von „einem renommierten Marktforschungsinstitut“ durchgeführt worden, weswegen ihr ohne gegenteilige Beweisergebnisse zur Frage der methodischen Richtigkeit „nicht so ohne weiteres“ mangelnde Aussagekraft unterstellt werden könne. Die Beklagte habe zur Widerlegung der Aussagekraft weder ein eigenes Gutachten vorgelegt noch ein solches beantragt. Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage sei erwiesen, dass die Wortmarke „EVE“ im angesprochenen Verkehrskreis eine bekannte Marke sei. Daher genüge schon eine geringere Übereinstimmung in den Zeichen zur Bejahung der Verwechslungsgefahr. Zwar unterschieden sich Wortklang und Wortbild. Die angesprochenen Kreise verstünden aber den Wortbestandteil der Marke der Beklagten „e a“ wegen des dazwischen abgebildeten Herzens als den weiblichen Vornamen „Eva“ und das Zeichen „EVE“ als englische Form dieses Vornamens. Damit stimme der Wortsinn der Zeichen überein. Der Wortbestandteil „Eva“ („Ea“) sei in der Wortbildmarke der Beklagten prägend. Da die Wortmarke der Klägerin bekannt sei und Warenidentität bestehe, sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen, obwohl die Wortmarke der Klägerin nicht unverändert in die Wortbildmarke der Beklagten übernommen worden sei und auch die sonstige grafische Gestaltung erhebliche Unterschiede aufweise.

In ihrer außerordentlichen Revision macht die Beklagte unter anderem geltend, dass das Berufungsgericht ohne Durchführung einer Berufungsverhandlung ein Privatgutachten verwertet habe, das vom Erstgericht zutreffend als absolut untaugliches Beweismittel bezeichnet worden sei. Darin liege ein Mangel des Berufungsverfahrens.

Die Revision ist aus dem von der Beklagten aufgezeigten Grund zulässig und im Sinn des Aufhebungsantrags berechtigt .

1. Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist nach einem unionsweit einheitlichen Maßstab unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Maßgebende Faktoren sind dabei die Identität oder der Ähnlichkeitsgrad der miteinander in Konflikt stehenden Zeichen, die Identität oder der Ähnlichkeitsgrad der jeweils erfassten Waren oder Dienstleistungen und die Bekanntheit der Marke, in die angeblich eingegriffen wird (EuGH C 39/97, Canon, Slg 1998 I-05507; 4 Ob 124/06y = ÖBl 2007, 210 [ Gamerith ] - Hotel Harmonie mwN; RIS-Justiz RS0121482; zuletzt etwa 17 Ob 20/08b = ÖBl 2009, 180 [ Schnider / Kresbach ] - BOTOX). Das Rekursgericht hat daher zutreffend angenommen, dass die Behauptung der Klägerin, ihre Marken seien in Österreich bekannt, (auch) für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant ist.

2. Das Erstgericht hat zur Bekanntheit der Marken der Klägerin im Rahmen seiner rechtlichen Beurteilung eine Negativfeststellung getroffen. Daher lag kein sekundärer Feststellungsmangel vor auch die Feststellung, dass etwas nicht festgestellt werden kann, ist eine Tatsachenfeststellung (RIS-Justiz RS0043248) -, sondern allenfalls ein primärer Verfahrensmangel wegen Nichtverwertung vorliegender Beweismittel (Studien) oder Nichtaufnahme eines beantragten Zeugenbeweises (Studienverfasser). Das Berufungsgericht hat das Vorliegen eines solchen Mangels in der Sache bejaht und das Verfahren durch Verwertung eines der angebotenen Beweise selbst ergänzt (§ 496 Abs 3 ZPO). Ein dabei unterlaufener Verfahrensmangel kann nach § 503 Z 2 ZPO mit Revision geltend gemacht werden. Hingegen wäre die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht revisibel (RIS Justiz RS0043371), und zwar auch dann nicht, wenn das Berufungsgericht aufgrund einer Wiederholung oder gegebenenfalls Ergänzung des Beweisverfahrens eigene Feststellungen trifft (2 Ob 262/06b mwN; RIS-Justiz RS0123663). Damit ist von entscheidender Bedeutung, ob das Berufungsgericht die strittigen Feststellungen (allein) aufgrund der von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Untersuchung treffen durfte. Wenn ja, ist die Richtigkeit dieser Feststellungen als Frage der Beweiswürdigung der Beurteilung durch den Obersten Gerichtshof entzogen; wenn nein, liegt ein im Revisionsverfahren wahrzunehmender Verfahrensmangel vor.

3. Die Vorgangsweise des Berufungsgerichts war nicht mit den §§ 351 ff ZPO vereinbar.

3.1. Die Bekanntheit einer Marke, die in unterschiedlicher Weise auch für das Vorliegen einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft iSv § 4 Abs 2 MSchG und den Schutz nach § 10 Abs 2 MSchG relevant ist, kann offenkundig sein (§ 269 ZPO), sie kann sich aus Indizien ergeben (Dauer und Umfang der Benutzung, Marktanteil, Werbeaufwand etc), sie kann aber auch durch