Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Brigitte SCHENK, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Carmen LOIBNER-PERGER, Dr. Friedrich JENSIK und Dr. Elisabeth LOVREK als rechtskundige Mitglieder und Dr. Maria KRENN als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin E *****, vertreten durch Patentanwaltskanzlei Matschnig Forsthuber OG, Siebensterngasse 54, 1070 Wien, wider die Antragsgegnerin W ***** g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g , ***** Deutschland, vertreten durch Patentanwälte Puchberger, Berger Partner, Reichsratsstraße 13, 1010 Wien, wegen Unwirksamerklärung der Marke Nr 566 377 für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 3. November 2010, Nm 115/2008-10, entschieden:
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von 2.801,90 EUR (hierin 453,65 EUR Umsatzsteuer und 80 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
G r ü n d e :
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke „WEG“ mit der Nr 566 377, die am 2. Februar 1991 mit Priorität 13. September 1990 für folgende Waren der Klassen 7 und 9 eingetragen wurde:
Klasse 7:
Elektromotoren, Getriebemotoren, Getriebe (alle genannten Waren der Klasse 7 sind nicht bestimmt für Landfahrzeuge);
Klasse 9:
Elektronische Regelgeräte für Elektromotoren (alle genannten Waren der Klasse 9 sind nicht bestimmt für Landfahrzeuge).
Die Antragstellerin beantragte am 23. Oktober 2008 die Unwirksamerklärung der Marke wegen Nichtgebrauchs für sämtliche eingetragenen Waren der Klassen 7 und 9, weil weder die Markeninhaberin noch ein von ihr berechtigter Dritter diese Marke während der letzten fünf Jahre in angemessenem Umfang im Inland in Verbindung mit den beanspruchten Waren verwendet hätte.
Maßgeblich für die Beurteilung des angemessenen kennzeichenmäßigen Gebrauchs sei hier der Zeitraum zwischen 23. Oktober 2003 und 22. Oktober 2008.
Die Antragsgegnerin behauptete die ausreichende und ernsthafte Benutzung der Marke im relevanten Zeitraum und verwies darauf, dass es sich hier um sehr spezielle Produkte handle, die zwar in zahlreichen Endprodukten Verwendung fänden, jedoch in ihrer Ausgangsbeschaffenheit, also vor Einbau in andere Gegenstände, nur einem eingeschränkten Verkehrskreis gegenüberträten.
Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts wies den Antrag auf Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr 566 377 für das Gebiet der Republik Österreich ab. Sie stellte fest, dass die Antragsgegnerin Motoren herstellt, die von den Abnehmern zum Betreiben diverser Maschinen (etwa Verpackungsmaschinen) verwendet werden. Diese sind beratungsintensive Spezialprodukte, die je nach Einsatzgebiet dimensioniert werden; sie können auch mit einem Regelgerät versehen sein. Die von der Antragsgegnerin ausgelieferten Motore tragen Typenschilder, die die Marke „WEG“ aufweisen. Der Anteil des österreichischen Markts am Umsatz der Antragsgegnerin betrug im hier relevanten Zeitraum 3 bis 5 %; hauptsächlicher Vertragspartner in Österreich war ein Unternehmen in Strasshof und ein weiteres Unternehmen in Wiener Neustadt als Handelsvertreter. Unter dem Markennamen „WEG“ ausgestellte Rechnungen an diese Unternehmen belegen eine regelmäßige Belieferung zwischen Juli 2004 bis Dezember 2008. Verrechnet wurden hauptsächlich Elektromotoren, teilweise mit und teilweise ohne Getriebe, weiters Ersatzteile, 20 Kataloge und vier Getriebe. Insgesamt verkaufte die Antragsgegnerin im maßgeblichen Zeitraum in regelmäßigen Abständen zumindest 89 Motore (Umsatz über 18.000 EUR) nach Österreich, dazu sieben Einzelgetriebe. Teilweise waren die Motore mit elektronischen Regelgeräten ausgestattet. Daraus sei eine ernsthafte und nicht bloß symbolische Nutzung der Marke abzuleiten, und zwar nicht nur für Motoren, sondern auch für Getriebe und Getriebemotoren. Dies gelte auch für die Ware „elektronische Regelgeräte für Elektromotoren“, weil ein Teil der verkauften Motoren über eine aufgebaute Regelelektronik verfügten, auf die auch in den Produktkatalogen hingewiesen und deren Funktionsweise näher erläutert wird.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin, mit der sie die Löschung der angefochtenen Marke anstrebt.
Die Antragstellerin beantragt die Zurückweisung der Berufung wegen Verspätung, hilfsweise deren Abweisung.
Die Berufung ist nicht berechtigt.
1. Die Antragstellerin erhob am letzten Tag der Berufungsfrist (15. April 2011) Berufung, wobei der Schriftsatz keine Begründung enthielt, sondern lediglich den Hinweis auf einen die Begründung enthaltenden Anhang, der aber nicht angeschlossen war. Diesen fehlenden Anhang übermittelte die Antragstellerin erst am 4. Mai 2011, wobei sie auf ein unterlaufenes Versehen verwies. Der auf die fehlende Berufungsbegründung gestützte Verbesserungsauftrag der Nichtigkeitsabteilung (Verbesserungsfrist ein Monat) wurde der Antragstellerin erst am 11. Mai 2011 zugestellt.
Gemäß § 138 Abs 3 PatG muss die Berufung einen begründeten Berufungsantrag enthalten. § 139 Abs 2 PatG sieht in Anlehnung an § 474 Abs 2 ZPO iVm §§ 84, 85 ZPO ein Verbesserungsverfahren für rechtzeitig überreichte Berufungen vor, die einen – auch inhaltlichen – Mangel aufweisen. Wird allerdings eine Berufung bewusst nicht begründet, sondern etwa schon bei Einbringung der Berufung eine Frist für das Nachreichen der Begründung beantragt, so leidet die Berufung an keinem Mangel, der nur versehentlich oder durch Unkenntnis der Verfahrensvorschriften unterlaufen wäre. Ein verbesserungsfähiger Mangel liegt dann nicht vor (OPM Op 1/10 PBl 2010, 162; Op 3/11).
Der Antragsgegnerin ist zuzugestehen, dass die Vorgangsweise der Berufungswerberin (Verweis auf eine separate Begründung im Anhang, die nicht angeschlossen war und erst drei Wochen später nachgereicht wurde) durchaus Zweifel daran erweckt, dass das Fehlen der Begründung im ursprünglichen Schriftsatz auf dem behaupteten bloßen Versehen beruhte. Ein Versehen ist aber auch nicht mit Sicherheit zu widerlegen, sodass im Zweifel von einem bloßen Versehen auszugehen und die Berufung inhaltlich zu behandeln ist (vergleiche Op 3/11).
Jedenfalls ist festzuhalten, dass die Frist zur Beseitigung von Form- und Inhaltsmängeln zur Vermeidung von Verfahrensverzögerungen und allfälligen „Anreizen“ zur Umgehung der grundsätzlich nicht verlängerbaren Berufungsfrist kurz zu bemessen ist (etwa drei Tage, was völlig ausreicht, um bloße Versehen bei Abfassung oder Versand der Berufungsschrift zu korrigieren).
2. Gemäß § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Die Benutzung ist vom Markeninhaber nachzuweisen (§ 33a Abs 5 MSchG).
§ 33a Abs 1 MSchG verweist zum Begriff der kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke auf § 10a MSchG, wonach als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung insbesondere angesehen wird:
1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleis-tungen anzubieten oder zu erbringen,
3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen,
4. das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen.
§ 33a MSchG fordert eine ernsthafte Benutzung, wobei der Gesetzgeber die Konkretisierung dieses unbestimmten Begriffs der Lehre und Rechtsprechung überlassen hat. In den erläuternden Bemerkungen wird darauf hingewiesen, dass dies unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Potenz des Markeninhabers, der Besonderheiten der Branche und des inländischen Marktes, der Art der Ware sowie der lokalen Verhältnisse von Fall zu Fall zu beurteilen ist.
In jedem Fall ist zu überprüfen, ob der Markeninhaber ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Markenschutzes hat.
Nach der Rechtsprechung des EuGH ist davon auszugehen, dass eine Marke dann ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, nämlich die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (C-40/01 – Ansul; C-442/07 - Feldmarschall Radetzky).
Die Frage, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Geschäftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (Om 14/06 PBl 2007/140 – Dreher mwN; Om 4/09 PBl 2010, 67 – Sallaki mwN).
Dort wo die Benutzung der Marke nicht das Ziel verfolgt, Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, muss die Benutzung als allein auf Verhinderung eines Löschungsangriffs gerichtete Benutzung eingestuft werden, und kann die Benutzung in diesem Fall nicht als ernsthaft bezeichnet werden.
Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt weiters voraus, dass diese auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortdauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird. Die Benutzung der Marke muss nicht immer umfangreich sein, weil diese von Umständen der Ware und des Markts abhängt (Om 4/09 mwN).
Eine derartige Benutzung kann durch den Markeninhaber selbst, oder durch einen zur Benutzung der Marke befugten Dritten erfolgen, wobei eine Drittbenutzung eine vorherige Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung seiner Marke voraussetzt, eine bloße Duldung oder nachträgliche Zustimmung zur Drittbenutzung reicht nicht aus.
Zusammengefasst ist für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke entscheidend, ob die Marke vom Verkehr überhaupt als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird und ob die Marke hinsichtlich ihrer Hauptfunktion, nämlich zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen, benutzt wird.
Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich Folgendes:
Unstrittig ist die mindestens fünfjährige Registrierung der angefochtenen Marke, die sich aus dem Registerstand ergibt. Zu überprüfen ist daher in diesem Fall, ob die Marke in dem Zeitraum vom 23. Oktober 2003 bis 22. Oktober 2008 (Tag vor der Antragstellung) in angemessenem, die Erhaltung rechtfertigenden Umfang gebraucht wurde.
Betreffend die Waren der Klasse 7 "Motoren" ergibt sich, dass die Antragsgegnerin eine - in Anbetracht der Spezialität der Waren - nicht unerhebliche Menge an Motoren mit dem Zeichen "WEG", nämlich 89 Stück, die durch Rechnungen belegt werden konnten, nach Österreich lieferte und zu branchenüblichen Preisen verkaufte.
Dies trifft ebenso auf die Waren der Klasse 7 "Getriebe" zu. Hier wurde zwar nur der Verkauf von 7 Einzelgetrieben nachgewiesen, es ist allerdings der regelmäßige Verkauf von Getriebemotoren nach Österreich belegt (Beilagen ./2, ./3 und ./5).
Ein Getriebe ist ein komplexes Maschinenelement und ein Getriebemotor meist eine Kombination aus Motor und Getriebe. Die in Getriebemotoren an- oder eingebauten Getriebe gleichen in ihren Eigenschaften herkömmlichen Getrieben und haben auch den gleichen Zweck wie diese.
Daher ist durch die Benutzung der Ware "Getriebemotoren" auch die Ware "Getriebe" als benutzt anzusehen.
Den Ausführungen der Nichtigkeitsabteilung für die Waren der Klasse 7 ist daher zu folgen, wonach die Marke nicht bloß symbolisch benutzt wurde. Auch wenn die Umsatzzahlen nicht übermäßig hoch sind, sind sie – auf einem vergleichsweise kleinem Markt – doch ausreichend, um die Benutzung der angefochtenen Marke "WEG" für alle geschützten Waren der Klasse 7 als rechtserhaltend anzusehen.
Wie bereits die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, sind die von der Antragsgegnerin angebotenen Waren in die Kategorien Motoren, Getriebemotoren und Elektronik aufgeteilt, wobei die Kategorie Elektronik die Unterkategorie Regelelektronik enthält (siehe Katalog Seiten 100 bis 103). Weiters wird im Katalog ein Kompaktmotor vorgestellt, der über eine speziell aufgebaute Regelungselektronik verfügt (Katalog Seite 24, Beilage ./3). Es liegt auf dem Gebiet komplexer Waren wie Motoren in der Natur der Sache, dass Waren wie Regelelektronik häufig (aber nicht ausschließlich) nicht als eigenständige Produkte, sondern als Teil des regelmäßig gemeinsam eingesetzten Ganzen, hier also eines (geregelten) Elektromotors, verkauft werden. Aus diesen Gründen gehen auch das Vorbringen der Berufungswerberin, wonach solche Regelungen nur als Teil eines Elektromotors ausgeliefert würden, ebenso ins Leere wie das Argument, die Regelelektronik sei Schrauben, Anstrichfarbe oder Gehäuse der Motoren gleichzuhalten, die dann auch benutzungserhaltend für einen Elektromotor wären.
Diesem Argument ist überdies entgegenzusetzen, dass eine Regelelektronik speziell an die Art und Charakteristik eines Elektromotors angepasst ist, und diese daher nur für bestimmte Elektromotoren eingesetzt werden kann. Hingegen sind Schrauben, Anstrichfarbe oder Gehäuse allgemeine technische Konstruktionsbestandteile, welche gemeinhin im gesamten Maschinenbau in einer unüberschaubaren Vielfalt eingesetzt werden.
Somit ist auch der Nachweis der Benutzung für Regelungselektronik als Bestandteil von Motoren mit eingebauter Elektronik nachvollziehbar.
Im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat finden zwar gemäß der Verweisung des § 140 Abs 1 PatG (auch) auf § 120 PatG ebenfalls die zitierten Bestimmungen der ZPO Anwendung, gemäß § 140 Abs 2 PatG hat der Oberste Patent- und Markensenat aber keine neuen Beweise aufzunehmen. Diese Gesetzesbestimmung wird in ständiger Rechtsprechung dahin ausgelegt, dass immer dann im Berufungsverfahren keine Überprüfung der Beweiswürdigung stattfindet, wenn es um Beweismittel geht, die von der ersten Instanz unmittelbar aufgenommen wurden (Zeugenbeweis; Beweis durch Parteienvernehmung), die Glaubwürdigkeit der vernommenen Personen also auf dem unmittelbar gewonnenen Eindruck beruht. Wenn der Oberste Patent- und Markensenat keine Beweise aufzunehmen hat, kommt eine Nachprüfung der von der Tatsacheninstanz erfolgten Beweiswürdigung nicht in Frage. Vielmehr ist er an die auf unmittelbarer Beweisaufnahme beruhenden Feststellungen gebunden (Op 1/83 PBl 1983, 164; Op 4/95 PBl 1999, 49; Op 3/08 PBl 2009, 177; Op 2/11 PBl 2011, 160).
Der Vorwurf der Berufungswerberin der Zeuge sei nicht glaubwürdig oder seine Aussage sei in Zweifel zu ziehen, weil er ein Angestellter der Antragsgegnerin sei, und daher zugunsten seines Arbeitgebers aussagen müsse, ist daher zum Scheitern verurteilt.
Der Berufung musste daher ein Erfolg versagt bleiben.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG; die Teilnahme an der mündlichen Berufungsverhandlung wird durch 150 % des Einheitssatzes für den Berufungsschriftsatz abgegolten (§ 23 Abs 9 RATG).
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