Kopf
Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Elisabeth LOVREK und Dr. Gabriele JAGETSBERGER als rechtskundige Mitglieder und die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Susanna SLABY und Dr. Erich TENGLER als fachtechnische Mitglieder in der Patentrechtssache der Antragstellerin S *****, Niederlande, und der ihr beigetretenen Nebenintervenientin G ***** G m b H , ***** beide vertreten durch Sonn Partner Patentanwälte, Riemergasse 14, 1010 Wien, gegen die Antragsgegnerin E *****, Großbritannien, vertreten durch die Patentanwälte Dipl.-Ing. Walter Holzer, Dr. Elisabeth Schober, Brigittenauer Lände 50, 1200 Wien, wegen Nichtigerklärung des Patentes Nr AT E 127 804, über die Berufung der Antragstellerin und ihrer Nebenintervenientin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 24. Feber 2010, N 15/2007-13, entschieden:
Spruch
Der Berufung der Antragstellerin und ihrer Nebenintervenientin wird nicht Folge gegeben.
Die Antragstellerin und ihre Nebenintervenientin sind schuldig, der Antragsgegnerin die mit EUR 2.994,09 bestimmten Kosten (darin enthalten EUR 499,01 Umsatzsteuer) des Verfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text
Gründe:
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 24. April 1991 unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 25. April 1990 (GB 9 009 229) angemeldeten und mit Wirkung für Österreich erteilten europäischen Patents AT E 127 804. Das Patent umfasst 22 Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:
1. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder ein Säureadditionssalz davon.
2. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder ein pharmazeutisch brauchbares Säureadditionssalz davon.
3. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin.
4. Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung als Arzneimittel.
5. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Störung im Zentralnervensystem.
6. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Schizophrenie.
7. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer schizophreniformen Krankheit.
8. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von akuter Manie.
9. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von leichten Angstzuständen.
10. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend eine Verbindung nach Anspruch 2, zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdünnungsmittel oder Träger dafür.
11. Dosiseinheitsform, umfassend 0.1 bis 20 mg einer Verbindung nach Anspruch 2.
12. Dosiseinheitsform, umfassend 0.5 bis 10 mg einer Verbindung nach Anspruch 2.
13. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend eine Verbindung nach Anspruch 3, zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdünnungsmittel oder Träger dafür.
14. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 0.1 bis 20 mg der Verbindung von Anspruch 3.
15. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 0.5 bis 10 mg der Verbindung von Anspruch 3.
16. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 2.5 bis 5 mg der Verbindung von Anspruch 3 zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdünnungsmittel oder Träger dafür.
17. Pharmazeutische Injektion, die in der Dosiseinheitsform 0.1 bis 20 mg einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 umfasst.
18. Pharmazeutische Injektion, die in der Dosiseinheitsform 0.5 bis 10 mg einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 umfasst.
19. Pharmazeutische Injektion nach Anspruch 17 oder 18, die eine langzeitwirkende Formulierung für intramuskuläre Injektionen ist.
20. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1, umfassend
(a) die Umsetzung von N-Methylpiperazin mit einer Verbindung der Formel,
(b) den Ringschluss einer Verbindung der Formel
21. Verbindung der Formel,
wobei Q –NH2, -OH, oder –SH ist, und wenn Q –NH2 ist, Salze davon.
22. Verbindung nach Anspruch 21, wobei Q –NH2 ist oder ein Salz davon.
Das Streitpatent betrifft die Verbindung 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (Beilage ./1), oder bei unterschiedlicher Nummerierung vom S-Atom beginnend 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin zur Verwendung als Antipsychotikum (Behandlung von Schizophrenie) mit dem Namen Olanzapin mit folgender Strukturformel:
Die Patentschrift beschreibt Nebenwirkungen, die bisher verwendete Antipsychotika hervorriefen, wie etwa starke extrapyramidale Symptome (beeinträchtigte Bewegungsabläufe), die insbesondere bei Verabreichung von Haloperidol beobachtet worden seien. Aus der Gruppe der tricyclischen Antipsychotika sei Clozapin eingeführt worden, das bei einigen Patienten eine lebensbedrohliche Agranulozystose (Verringerung der weißen Blutzellen) verursacht habe. In der britischen Patentschrift GB 1 533 235 (Beilage ./3) seien Thienobenzodiazepine mit antipsychotischer Wirkung beschrieben. Die darin offenbarte Stammverbindung 7-Fluor-2-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder Flumezapin zeige in klinischen Versuchen erhöhte Werte an Creatininphosphokinase, Glutamat-Oxalacetat-Transaminase und Glutamat-Pyruvat-Transaminase.
Die Verbindung mit der oben dargestellten Strukturformel weise im Vergleich mit Flumezapin und anderen verwandten Verbindungen überraschende und exzellente Eigenschaften auf, etwa hohe Aktivität der Patienten bei überraschend niedrigen Dosierungen und gleichzeitig deutlich geringere bzw fehlende Nebenwirkungen gegenüber den Verbindungen des Standes der Technik.
Die Antragstellerin beantragt die Nichtigerklärung des Patents im Umfang aller erteilen Ansprüche. Sie bestreitet die Neuheit und eine erfinderische Tätigkeit. Zur Begründung stützt sie sich zusammengefasst auf die vorveröffentlichte Druckschrift GB 1 533 235 (Beilage ./3) als Stand der Technik.
Die Patentansprüche 1 bis 9 sowie 20 bis 22 seien durch die vorveröffentlichte Druckschrift J. Med. Chem. 23 (1980) 878-884 (Beilage ./5) vorweggenommen. Die auf pharmazeutische Zusammensetzungen, Dosiseinheitsformen sowie Verabreichungsformen (Injektionen) gerichteten Patentansprüche 10 bis 19 beruhten gegenüber Beilage ./5 unter Berücksichtigung von Beilage ./3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Die Autoren in der peer-reviewed Zeitschrift „Pharmazie“ hätten sich bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents mit der antipsychotischen Wirkung von 4-Piperazinyl-10H-thienodiazepinen befasst. Eine allgemeine Strukturformel werde in der Tabelle 1 der Beilage ./7 gezeigt:
Einem organischen Chemiker fiele bei Betrachtung dieser Strukturformel sofort auf, dass der gebundene Heterozyklus nicht mit dem Titel der Veröffentlichung übereinstimme. Laut der Strukturformel sei ein Piperidyl-Substituent (mit einem Stickstoff-Heteroatom) gezeigt, während laut Titel ein Piperazinyl-Substituent, also mit zwei Stickstoff-Heteroatomen, vorhanden sei. Die angegebene Nummerierung des Heterozyklus zeige einem Fachmann jedoch klar, dass der gezeichnete Heterozyklus fehlerhaft sei und lediglich ein Stickstoffatom an der Bindungsstelle zum Thienobenzodiazepin-System vergessen worden sei, um der IUPAC-Nomenklatur und Nummerierung von Heterozyklen zu entsprechen. In der Tabelle I seien nun für den Fachmann klar ersichtlich verschiedene 4-Piperazinyl-10H-thienodiazepine geoffenbart. Von besonderer Bedeutung sei dabei die Verbindung 11 mit R1 = H, R2 = Methyl, R3 = H, die zweifellos Olanzapin beschreibe. Demgemäß sei Olanzapin zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents (25. April 1990) bereits durch die Veröffentlichung von Schauzu et al. (1983; Beilage ./7) neuheitsschädlich vorweggenommen. Auch die antidopaminerge bzw antipsychotische Wirksamkeit und somit die Verwendung als Arzneimittel (Ansprüche 1 bis 4) sei zwingend vorweggenommen.
Insbesondere bei Zusammenschau der Beilagen ./7 und ./8 (US 4 115 574 B1) sei die Verwendung zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung einer Störung im Zentralnervensystem nahe gelegt. Schizophreniforme Krankheiten würden bekanntermaßen wie Schizophrenie behandelt (Beilage ./9).
Die auf Seiten der Antragstellerin dem Verfahren beigetretene Nebenintervenientin beantragt ebenfalls die gänzliche Nichtigerklärung sämtlicher Patentansprüche.
Die Antragsgegnerin beantragt die Abweisung des Antrags. Die Forschungsarbeit Beilage ./5 erwähne Olanzapin weder explizit noch implizit.
Eine Offenbarung „zwischen den Zeilen“ käme nur dann in Betracht, wenn eine „notorisch bekannte“ und vollständig identische Wirkung vorläge. Im vorliegenden Fall bestünde weder eine „notorische“ Kenntnis von Olanzapin noch eine notorische Kenntnis der Wirkung nicht getesteter Substituentenkombinationen. Hinzu käme, dass Beilage ./5 keine Grundlage für eine solche Kombination liefere, sondern nur tatsächlich getestete Stoffe und deren Versuchsergebnisse aufliste. Es sei vor dem Hintergrund des Verbots einer ex-post Betrachtung unzulässig, willkürlich einzelne Substituenten herauszulösen und zu kombinieren, um zu Olanzapin zu gelangen. Eine Markush-Formel in einer Patentschrift solle den Leser über alle möglichen Kombinationen informieren, die durch freie Wahl der Substituenten erzielt werden können. Beilage ./5 sei ein Testbericht. Der Leser werde nicht über frei kombinierbare Substituentenlisten über alle Unterkombinationen informiert. Allein die Untersuchungsergebnisse für 59 bestimmte Stoffe seien wiedergegeben. Andere Stoffe würden weder erwähnt noch hypothetisch diskutiert. Der Leser werde durch Beilage ./5 nicht angeregt, die Substituenten frei miteinander zu kombinieren.
Die Verwendungsansprüche 4 bis 9 seien ebenfalls rechtsbeständig: Eine Verwendung einer neuen Verbindung sei per se neu. Die Tierversuche seien für die Behandlung von Schizophrenie beim Menschen nicht aussagekräftig, unter anderem auch, weil Verbindung Nr 9 entgegen den Tierversuchsergebnissen erhöhte Enzymwerte sowie extrapyramidale Nebenwirkungen zeige. Beilage ./5 stelle nur erste Screening-Modelle dar, die keine Vorhersagen auf das Verhalten der getesteten Substanzen beim Menschen erlaubten und beschränke sich auf eine kleine Auswahl gestesteter Verbindungen als Ausgangspunkt für weitere Tests und weitere notwendige Erprobungen.
Die Patentansprüche 20 bis 22 bezögen sich auf die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindung und seien nicht expressis verbis in der Beilage ./5 offenbart.
Auch in Beilage ./7 sei Olanzapin nicht neuheitsschädlich offenbart. Einer fehlerhaften Darstellung in einer Druckschrift, die der Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkenne und richtig stelle, sei kein Offenbarungsgehalt beizumessen. Maßgeblich sei der wahre Gehalt einer Druckschrift, wie er sich dem Fachmann ohne Weiteres erschließe. Die selektiv durchgeführten Korrekturen der Antragstellerin erfolgten in rückschauender Betrachtung, seien praxisfern, naturwissenschaftlich unzutreffend und widersprächen der fachmännischen Arbeitsweise. Eine Free-Wilson Analyse sei ein mathematisches Verfahren und benötige immer ein „Trainingsset“ experimenteller Ergebnisse. Beilage ./7 vergleiche experimentelle Daten mit rechnerisch ermittelten Daten. Die Angaben in Beilage ./7 seien offensichtlich widersprüchlich, da der Titel nicht mit der Strukturformel übereinstimme. Der Fachmann könne dem Titel oder der Formel folgen. Beide Alternativen seien für den Fachmann theoretisch möglich und sinnvoll. Der Fachmann würde den Widerspruch dahin auflösen, dass er die einzig zitierte Referenzarbeit in der Fußnote zu Rate ziehe. Die zitierte Arbeit (Beilage ./D) löse den Widerspruch ohne Weiteres auf. Der Fachmann erkenne unmittelbar, dass die Formel sogar zwei Fehler aufweise. Der Widerspruch in Beilage ./7 sei daher im Sinne von Piperazinyl-Verbindungen mit einer Fluorsubstitution aufzulösen. Die vermeintlich neuheitsschädlich dargestellte Verbindung Nr 11 der Tabelle sei daher nichts anderes als die bereits bekannte Verbindung Flumezapin .
Beilage ./8 zeige eine „Continuation Application“ des US-Äquivalents der GB 1 533 235 (Beilage ./3) und eine Ethylflumezapin-Leitstruktur. Sie offenbare Olanzapin nicht, weshalb jedwede mögliche Information hinsichtlich therapeutischer Zwecke, Dosierung, Verabreichungsformen oder Verabreichungswege den Fachmann dennoch nicht in die Lage versetze, ohne erfinderische Tätigkeit zu den Olanzapin -umfassenden Zusammensetzungen zu gelangen.
Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag ab.
Sie vertrat mit ausführlicher Begründung zusammengefasst die Auffassung, dass die Patentansprüche durch die Dokumente Beilage ./3, 5, 7 und 8 weder vorweggenommen noch nahegelegt worden seien.
Gegen diese am 29. Juni 2010 zugestellte Entscheidung erhoben die Antragstellerin und die Nebenintervenientin am letzten Tag der Berufungsfrist (30. August 2010; siehe § 54 Abs 2 PatG) eine von Patentanwalt Dr. Alge unterfertigte Berufung , die lediglich einen Antrag auf Abänderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung samt Kostenverzeichnis und einen Verweis auf eine dem Schriftsatz angeschlossene Berufungsbegründung enthielt.
Da eine Berufungsbegründung im Schriftsatz tatsächlich fehlte, erteilte die Nichtigkeitsabteilung den dem Vertreter der Antragstellerin und der Nebenintervenientin am 17. September 2010 zugestellten Auftrag, binnen zwei Wochen die Berufungsbegründung vorzulegen.
Diesem Auftrag entsprach der Vertreter der Antragstellerin am letzten Tag der Verbesserungsfrist durch Vorlage einer von Patentanwalt Dipl.-Ing. Pawloy unterfertigten Berufungsbegründung.
Die Antragsgegnerin beantragt in ihrer Berufungsbeantwortung, die Berufung zurückzuweisen; hilfsweise, ihr nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Die Berufung ist nicht berechtigt.
1. Gemäß § 138 Abs 3 S 2 PatG hat die Berufung einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. § 139 Abs 2 PatG sieht in Anlehnung an § 474 Abs 2 ZPO iVm §§ 84, 85 ZPO ein Verbesserungsverfahren für rechtzeitig überreichte Berufungen vor, die einen – auch inhaltlichen – Mangel aufweisen. Wird allerdings eine Berufung bewusst nicht begründet, sondern etwa schon bei Einbringung der Berufung eine Frist für das Nachreichen der Begründung beantragt, so leidet die Berufung an keinem Mangel, der nur versehentlich oder durch Unkenntnis der gesetzlichen Vorschriften unterlaufen wäre. Ein verbesserungsfähiger Mangel liegt dann nicht vor (OPM Op 1/10 PBl 2010, 162).
Der Antragsgegnerin ist zuzugestehen, dass die Vorgangsweise der Rechtsmittelwerberinnen (Verweis auf eine separate „Berufungsbegründung“, die nicht angeschlossen war und am letzten Tag der von der Nichtigkeitsabteilung unüblich großzügig bemessenen Verbesserungsfrist vorgelegt wurde, wobei Berufung und Begründung von verschiedenen Personen unterfertigt wurden) durchaus Zweifel daran erweckt, dass das Fehlen der Begründung im ursprünglichen Schriftsatz auf einem bloßen Versehen beruhte. Die Begründung des Vertreters der Antragstellerin in der mündlichen Berufungsverhandlung (Verfassung der Begründung durch ihn; Unterfertigung des Berufungsantrags durch Dr. Alge während seiner urlaubsbedingter Abwesenheit; versehentliche Unterlassung, bereits verfasste Begründung anzuschließen) ist jedoch nicht mit Sicherheit zu widerlegen. Im Zweifel ist von einem bloßen Versehen auszugehen. Die Berufung ist daher inhaltlich zu behandeln.
2. Im Vordergrund der Berufungsausführungen steht die Behauptung der mangelnden Neuheit des Streitpatents gegenüber Beilage ./7 (G.H. Schauzu und P.P. Mager), einer Free-Wilson Analyse, die ein mathematischen Verfahren zur Aufarbeitung von Daten, nicht aber die experimentelle Ermittlung von Daten, behandelt.
2.1 Vorauszuschicken ist, dass sich die Antragstellerin in ihrem Nichtigkeitsantrag nur auf die mangelnde Neuheit der Ansprüche 1 - 4 gegenüber Beilage ./7 stützte. Auf die erstmals in der Berufung vorgebrachte mangelnde Neuheit auch der Unteransprüche 5-22 – die vor der Nichtigkeitsabteilung nur im Hinblick auf Beilage ./5 behauptet wurde – gegenüber Beilage ./7 ist daher nicht einzugehen.
2.2 Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann klar und eindeutig ( Weiser , Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz [2005] 110 mN zur Rsp des Patentamts) offenbart wird (4 Ob 214/04f –
