Kopf
Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Gerald PILZ, Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Gottfried MUSGER als rechtskundige Mitglieder sowie den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Kurt EHRENDORFER als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma M ***** K G , ***** vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Harald Schmidt, Mariahilfer Straße 1d, 1060 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma S *****, Frankreich, vertreten durch Patentanwälte Puchberger, Berger Partner, Reichsratsstraße 13, 1010 Wien, wegen Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr 710 319 für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragsstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 30. Juni 2010, Zl Nm 92/2006-10, entschieden:
Spruch
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 2.721,90 EUR bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens (darin 453,65 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text
G r ü n d e :
Die Antragstellerin ist Inhaberin der österreichischen Wortbildmarken Nr 127 107
und Nr 108 904
mit der Priorität vom 7. April 1989 bzw 7. November 1984, jeweils für mehrere Waren der Klasse 25, im ersteren Fall für „Damenbekleidungsstücke und Strickwaren (Bekleidungsstücke)“, im letzteren Fall für „Damenblusen, -westen, -pullover und -pullunder“.
Gestützt auf diese beiden Marken begehrt die Antragstellerin die Unwirksamerklärung der für die Antragsgegnerin aufrecht registrierten internationalen Wortbildmarke Nr 710 319
für das Gebiet der Republik Österreich, welche mit Priorität vom 23. Feber 1999 in Klasse 18, für „leather and imitation leather, goods made there-of not included in other classes; animal skin, pelts and hides, trunks and suitcases; bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery“ (Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Schrankkoffer und Koffer, Taschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren) eingetragen ist.
Neben dem nicht mehr aufrecht erhaltenen Löschungsgrund nach § 30 MSchG machte die Antragstellerin als weiteren Löschungsgrund § 33a MSchG (Nichtgebrauch der angefochtenen Marke innerhalb der letzten fünf Jahre) geltend. Die Antragsgegnerin habe das Zeichen nicht in der eingetragenen Form als Marke verwendet, sondern nur in davon wesentlich abweichenden Erscheinungsbildern, und das nur für Reise- und Handkoffer, Taschen, Schirme und Sonnenschirme.
Die Antragsgegnerin beantragte die kostenpflichtige Abweisung des Löschungsantrages.
Zum Löschungsgrund des behaupteten Nichtgebrauchs der Marke im Sinne des § 33a MSchG verwies die Antragsgegnerin auf die von ihr vorgelegten Urkunden (Firmenlisten, Warenkataloge und Rechnungen). Die Waren seien nach Österreich geliefert worden. Vorgelegt wurde eine Handtasche (D), welche an mehreren Stellen mit „David Jones“ gekennzeichnet sei. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin lediglich die beiden Wörter „David Jones“ (ohne „international“) verwende, sei ohne Bedeutung, da es sich dabei ohnehin nur um einen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil handle.
Auf den markierten Katalogseiten fänden sich Bestell- bzw. Warennummern, welche auch auf den jeweiligen Rechnungen auftauchten. Diese Waren seien nach Österreich geliefert worden. Durch die vorgelegten Urkunden sei belegt, dass die angefochtene Marke für Handtaschen benutzt worden sei. Damit seien jedoch auch die anderen in Klasse 18 aufscheinenden Waren wie Lederwaren, Lederimitationen, Koffer usw. abgedeckt.
Die Antragstellerin replizierte dazu, dass die Benutzung der angefochtenen Marke durch die Antragsgegnerin vor Antragstellung weder der Art nach noch dem Umfang nach rechtserhaltend gewesen sei. Die angeblich verwendeten Bezeichnungen „DAVIDJONES“ und „DAVIDJONES PARIS“ wichen von der eingetragenen Marke „DAVID-JONES INTERNATIONAL“ so weit ab, dass dadurch deren Unterscheidungskraft wesentlich beeinflusst werde. Es komme nämlich auf das Gesamterscheinungsbild, und nicht darauf an, ob der Zusatz „INTERNATIONAL“ weggelassen werde.
Es sei kein ausreichender Beweis für eine Benutzung der Marke im Inland vorgelegt worden. Lediglich zwei Rechnungen seien zu wenig. Außerdem sei das Zeichen in einer abweichenden Grafik benutzt worden.
Die Antragsgegnerin anerkannte das Begehren der Antragstellerin im folgenden Umfang: „animal skins, pelts and hides, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery“. Für alle weiteren Waren sei ein Benutzungsnachweis erbracht worden.
Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Löschungsantrag im Umfang des Anerkenntnisses statt und wies den Antrag im Übrigen, also in Ansehung der Waren „trunks and suitcases, bags“ (Schrankkoffer und Koffer, Taschen) ab.
Aufgrund der vorgelegten Kataloge (B1 bis B3) und Rechnungen (C1 bis C3) stellte die Nichtigkeitsabteilung unter detaillierter Anführung der Artikelnummern Warenverkäufe an in Österreich ansässige Unternehmen fest und zwar zusammengefasst folgende Verkäufe:
Mit Rechnung vom 19. Juli 2006 500 Stück Handtaschen um 5.420 EUR; mit Rechnung vom 7. Juli 2006 6.120 Stück Handtaschen um 51.960,86 EUR; mit Rechnung vom 15. Jänner 2002 5.342 Stück Handtaschen und einen Posten Reisekoffer (162 Stück) um 26.285,70 EUR.
In allen Katalogen sei auf jeder Seite der Hinweis „David Jones International“ bzw. „David Jones Collection“ angebracht gewesen. Bei den Abbildungen von Handtaschen bestimmter Serienbezeichnungen sei auf den Taschen auch der eingeprägte Schriftzug „David Jones“ erkennbar. Es sei daher nachgewiesen, dass nicht gänzlich unbedeutende Mengen (mehrere 1.000 Stück) an Damenhandtaschen bzw Reisetaschen und Reisekoffer unter der Bezeichnung „David Jones Collection“ und „David Jones International“ im Jänner 2002 bzw im Juli 2006 nach Österreich geliefert worden seien.
In rechtlicher Hinsicht führte die Nichtigkeitsabteilung zusammengefasst und mit Zitaten aus der Judikatur des EuGH belegt im Wesentlichen Folgendes aus:
Die Behauptungs- und Beweislast für den Markengebrauch im Beobachtungszeitraum (23. August 2001 bis 23. August 2006) treffe die Antragsgegnerin. Zweck des Zwangs zur kennzeichenmäßigen Benutzung der Marke (§ 33a Abs 1 MSchG iVm § 10a MSchG) sei die Reduzierung der das Markenregister belastenden, nicht benützten Marken. An den Gebrauch der Marke seien keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Die geforderte ernsthafte Benutzung liege vor, wenn die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen. Es seien sämtliche Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwendet wurde. Dem Umsatzgeschäft dürfe nicht nur symbolischer Charakter zukommen. Die Marke könne in branchenüblicher Form, also auch abweichend vom eingetragenen Wortlaut verwendet werden. Dabei müsse aber jedenfalls das die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnende Element der Marke verwendet werden. In quantitativer Hinsicht gebe es kein Mindestmaß einer Benutzung. Hier sei die nachgewiesene Benutzung ausreichend gewesen. Die Verwendung der Bezeichnungen „David Jones“, „David Jones Collection“ bzw „David Jones International“ anstelle der Marke „David-Jones International“ (also mit Bindestrich) schade nicht, weil es auf den für die Konsumenten maßgeblichen Gesamteindruck, nämlich den Namen „David Jones“ ankomme.
Mit ihrer Berufung beantragt die Antragstellerin die Abänderung dahin, dass dem Löschungsantrag zur Gänze stattgegeben werde, hilfsweise wird der Antrag gestellt, das Verfahren ab und einschließlich der Verhandlung vom 30. Juni 2010 für nichtig zu erklären. Die Antragstellerin erhebt ferner auch einen Kostenrekurs und beantragt den Zuspruch von weiteren 150 EUR Barauslagen.
Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Die Berufung ist nicht berechtigt.
I. Zur relevierten Nichtigkeit:
Die Berufungswerberin bekämpft die detaillierten, mit Bezug auf die Rechnungen und Kataloge getroffenen Feststellungen über Verkäufe der Waren in Österreich durch die Markeninhaberin sowie die resümierende Feststellung, dass mehrere 1.000 Stück an Damenhandtaschen bzw Reisetaschen und Reisekoffer unter den schon zitierten Bezeichnungen als Ergebnis eines nichtigen Verfahrens (§ 477 Abs 1 Z 4 ZPO), weil sich die in den verwerteten Rechnungen C1 bis C3 angeführten Handtaschen nicht in den dem Antragstellervertreter zugestellten Auszugskopien der Kataloge B1 bis B3 fänden. Es seien daher von den festgestellten Mengen der verkauften Waren aus der Rechnung C1 200 Stück Handtaschen und aus der Rechnung C2 2.180 Stück Handtaschen zu 18.630,20 EUR auszuscheiden, aus der Rechnung C3 würden (nach Ausscheidung) nur 1.500 Stück Handtaschen zu 8.775 EUR verbleiben. Nicht bestritten wird der festgestellte (einmalige) Verkauf von 162 Stück Handkoffer zu 2.000,70 EUR. Neben diesem Verkauf gesteht die Berufungswerberin also als richtig den Verkauf von 300 Stück Handtaschen zu 2.420 EUR (C1), von 3.940 Stück Handtaschen zu 33.325,66 EUR (C2) und 1.500 Stück Handtaschen zu 8.775 EUR (C3) zu.
Zur relevierten Nichtigkeit ist Folgendes auszuführen:
Nach einer Rechtsprechungslinie liegt der Nichtigkeitsgrund im Sinne des § 477 Abs 1 Z 4 ZPO nur bei Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, nicht aber schon dann, wenn ein Beteiligter zu einzelnen Beweisergebnissen nicht gehört wurde (RIS-Justiz RS0006002). Nach anderen Entscheidungen ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs mit Nichtigkeitssanktion auch dann zu bejahen, wenn der Entscheidung Tatsachen und Beweisergebnisse zugrunde gelegt werden, zu denen sich die Beteiligten nicht äußern konnten (RIS-Justiz RS0005915; RS0074920). Der Widerspruch braucht hier nicht aufgeklärt werden, weil auch bei Unterstellung der Richtigkeit des Berufungsvorbringens über die nur teilweise Urkundenübermittlung schon nach der von der Berufungswerberin als richtig eingeräumten Menge der in Österreich verkauften Waren – wie noch auszuführen sein wird – eine ernsthafte Markenbenutzung zu bejahen ist.
II. Zur gerügten Aktenwidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Verfahrens:
1. Unter den Berufungsgründen der Aktenwidrigkeit aber auch der Nichtigkeit (Seite 7 der Berufung) bekämpft die Berufungswerberin die Feststellung, dass die Waren in Österreich unter der Bezeichnung „David Jones Collection“ bzw „David Jones International“ verkauft wurden. Dazu biete die Aktenlage keinen Anhaltspunkt, noch sei von der Antragsgegnerin die konkrete Bezeichnung behauptet worden.