Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Carmen LOIBNER-PERGER, Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder sowie die Rätin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Maria KRENN als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma Z *****, Schweiz, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte KG, Parkring 12 Top 80c, 1010 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma K ***** C o . H a n d e l s – K G , *****Deutschland, vertreten durch Patentanwälte Puchberger, Berger Partner, Reichsratsstraße 13, 1010 Wien, wegen Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr 556 679 für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragstellerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 9. April 2010, Zl Nm 73/2006-12, entschieden:
Der Berufung wird in der Hauptsache nicht Folge gegeben. Hingegen wird der Berufung im Kostenpunkt Folge gegeben und die Kostenentscheidung der Nichtigkeitsabteilung dahin abgeändert, dass die Antragstellerin der Antragsgegnerin die mit 5.225,76 EUR (darin 870,96 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Verfahrenskosten erster Instanz binnen 14 Tagen zu ersetzen hat.
Die Antragstellerin hat der Antragsgegnerin die mit 1.814,60 EUR bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin die mit 208,98 EUR (darin 34,83 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten eines Kostenrekurses binnen 14 Tagen zu ersetzen.
G r ü n d e :
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr 556 679 „COOLWATER“, die mit Priorität vom 23. März 1990 für folgende Waren registriert wurde:
Klasse 25 „Vêtements et chaussures“ (Bekleidungsstücke und Schuhe).
Am 3. Juli 2006 beantragte die Antragstellerin die Unwirksamerklärung dieser Marke für das Gebiet der Republik Österreich gemäß § 33a MSchG. Die Marke sei in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung nicht kennzeichenmäßig benützt worden. Die Antragsgegnerin sei ein großes Unternehmen mit zahlreichen Filialen und rund 2.000 Arbeitnehmern in Deutschland. Sie habe aber in Österreich keine Filialen und vertreibe hier auch keine Bekleidungsstücke. Nach § 33a MSchG seien nur im Inland vorgenommene Benutzungshandlungen zur Rechtserhaltung geeignet. Die Benutzung der Marke in der Werbung reiche nicht aus, wenn nicht im Inland die Waren auch vertrieben werden. Eine ernsthafte Benutzung erfordere ernst zu nehmende Benutzungshandlungen. Die Antragsgegnerin nehme die Werbeeinschaltungen nur vor dem Hintergrund von zwischen den Parteien geführten internationalen Markenrechtsstreitigkeiten vor.
Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Löschungsantrags. Sie habe in den Jahren 2001 bis 2006 regelmäßig Prospekte den Tagesausgaben einer auflagenstarken Zeitung beigelegt. Zirka 20 bis 25 % ihres Umsatzes machten Kleidungsstücke der bekämpften Marke aus. An den Standorten in Bayern in der Nähe zur österreichischen Grenze bestehe eine hohe Frequenz österreichischer Kunden, im Jahr 2005 102.821 Kunden und im Jahr 2006 83.148. Der Umfang der Werbeeinschaltungen belege die Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung. Nach § 10a MSchG genüge die Verwendung des Zeichens in der Werbung.
Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag auf Unwirksamerklärung der internationalen Marke für das Gebiet der Republik Österreich ab. Von den getroffenen Feststellungen ist Folgendes hervorzuheben:
Im Beurteilungszeitraum 3. Juli 2001 bis 2. Juli 2006 hat die Antragsgegnerin in Tagesausgaben einer Zeitung für Salzburg und Oberösterreich regelmäßig Werbeeinschaltungen für Bekleidungsstücke unter der bekämpften Marke getätigt (140.000 Werbeprospekte jährlich), „zumindest in den Ausgaben zu den Saisonanfängen, also mindestens 2x pro Jahr“. Die grenznahen Filialen der Antragsgegnerin wurden von zahlreichen österreichischen Kunden besucht, im Jahr 2005 von 100.000 im Jahr 2006 von 80.000 Kunden. In den Filialen machten die Kleidungsstücke unter der strittigen Marke 20 bis 25 % des Umsatzes der Antragsgegnerin aus.
In rechtlicher Hinsicht führte die Nichtigkeitsabteilung aus, dass an den ernsthaften Markengebrauch im Sinne des § 33a MSchG keine all zu hohen Anforderungen zu stellen seien. Eine kennzeichenmäßige Benutzung liege nach § 10a Z 4 MSchG schon bei Benutzung des Zeichens in der Werbung vor, wenn dies entsprechend der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der Waren zu garantieren, geschehe, um den Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Es genüge auch die Verwendung der Marke über einen relativ kurzen Zeitraum. Hier sei die kennzeichenmäßige Benutzung nach Ausmaß und Umfang ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der Marke zu begründen. Eine Scheinbenutzung liege nicht vor.
Die Antragstellerin beantragt mit ihrer Berufung die Stattgebung ihres Löschungsantrags. Mit der Beweisrüge und Mängelrüge wendet sie sich gegen die Feststellungen zum Thema des Einkaufens von Österreichern in Geschäften der Antragsgegnerin in Deutschland. Mit der Rechtsrüge wiederholt sie ihren Standpunkt, dass das bloße Bewerben von Bekleidungsstücken unter der Marke „COOLWATER“ in Österreich deshalb keine rechtserhaltende Benutzung sein könne, weil die Ware in Österreich nicht in den Verkehr gebracht worden sei und hier auch keine Umsätze erzielt würden. Jedenfalls hätte die Werbung „speziell für den österreichischen Markt konzipiert gewesen sein“ müssen. Für eine ernsthafte Benutzungshandlung müssten ernsthafte Benutzungsgeschäfte vorliegen und zwar nach den Kriterien „Zahl der potenziellen Abnehmer; Aufnahmebereitschaft des Markts; Dauer der Benutzungshandlungen im Vergleich zum Zeitraum, in dem die Marke geschützt ist; Branchen- und Betriebsüblichkeit der Benutzungshandlung; Verhältnis zwischen Benutzungshandlung und Produktions- und Vertriebsprozess; Größe und Charakter des Unternehmens“. Zu diesem Thema vermisst die Berufungswerberin zahlreiche Feststellungen und bringt dazu beispielsweise vor, dass die Antragsgegnerin in Süddeutschland 50 Filialen betreibe, 15 Millionen Artikel produziere und 2.000 Arbeitnehmer beschäftige. Die Rechtsansicht der Berufungswerberin finde eine Stütze in der Entscheidung des BGH vom 13. Oktober 2004 (= GRUR 2005, 431), wonach die Versendung von Hotelprospekten von Dänemark nach Deutschland keinen ausreichenden Inlandsbezug begründe und daher keine rechtsverletzende Benutzungshandlung vorliege. Daraus sei zu folgern, dass die bloße Schaltung von Werbeinseraten nicht geeignet sei, eine rechtserhaltende Benutzung anzunehmen. In der Werbung der Antragsgegnerin werde auch kein konkreter Bezug zu den Waren hergestellt. Es seien nur Bekleidungsstücke anderer Marken beworben worden.
Die Berufungswerberin regt weiters die Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH zur Auslegung des Art 10 Z 1 der MarkenRL an. Mit ihrer Berufung im Kostenpunkt releviert die Antragstellerin schließlich, dass der Antragsgegnerin mehr Kosten als beantragt zugesprochen worden seien.
Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.
Die Berufung ist nicht berechtigt.
1. Mit der Mängel- und der Beweisrüge wendet sich die Berufungswerberin gegen notorische Tatsachen, dass nämlich eine Produktwerbung in einer österreichischen Tageszeitung in Salzburg und Oberösterreich dazu führt, dass auch österreichische Kunden grenznahe Geschäfte aufsuchen und auch die dort angebotenen, in Österreich beworbenen Produkte kaufen oder zumindest kaufen können. Auf den Erfolg einer Werbemaßnahme ist bei der Beurteilung der Benutzungshandlung nicht abzustellen. Die Feststellung über die Anzahl der Kunden aus Österreich in Filialen der Antragsgegnerin in Deutschland beruht auf unbedenklichem Urkundenbeweis.
2.1. § 33a Abs 1 MSchG verweist zum Begriff der kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke auf § 10a MSchG, nach dessen Z 4 als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung die Verwendung in der Werbung gilt. In Art 10 Abs 1 der MarkenRL (2008/95 EG) wird die ernsthafte Benutzung der Marke ebenso wenig näher definiert wie in Art 12. Art 10 Abs 2 normiert unter lit b, dass es auch als Benutzung der Marke gilt, wenn das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export erfolgt.
Diesen Rechtsquellen ist also nicht die von der Berufungswerberin angestrebte zusätzliche Voraussetzung zu entnehmen, dass über die Markenbenutzung hinaus (hier nur in der Werbung) auch das Inverkehrbringen der beworbenen Markenware im Inland erfolgen müsste. Nach dem Ausnahmetatbestand des Art 10 Abs 2 lit b MarkenRL ist sogar eine Markenbenutzung dann gegeben, wenn sie nach außen im Inland gar nicht in Erscheinung tritt, weil die Waren für den Export bestimmt sind und nur im Ausland vertrieben werden.
2.2. Bei der Verwendung einer Marke im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung einer Ware ist im Zweifel ein kennzeichenmäßiger Gebrauch im Sinne eines betrieblichen Herkunftsnachweises anzunehmen (17 Ob 7/07i mwN).
2.3. Nach der Rsp des EuGH ist Art 12 Abs 1 der MarkenRL dahin auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, und für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren und Dienstleistungen, die Merkmale des Markts sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH vom 11. März 2003, C-40/01 = GRUR 2003, 425). Auch aus diesen Grundsätzen lässt sich also der Standpunkt der Berufungswerberin nicht ableiten, dass der Vertrieb der Waren in Österreich erfolgen müsste.
2.4. Auch mit dem Hinweis auf die von der Berufungswerberin zitierte Entscheidung des BGH ist nichts zu gewinnen, einerseits weil es dort um eine Kennzeichenverletzung aufgrund einer Internetwerbung ging, also um einen anders gearteten Sachverhalt, und andererseits, weil deutsches Recht hier nicht maßgeblich ist, sondern die eindeutige Regelung des § 10a Z 4 MSchG. Im Übrigen wird aber auch in Deutschland die Ansicht vertreten, dass für die Erfüllung des Benutzungszwangs nach deutschem Recht (§ 26d MarkenG) auch die Benutzung in der Werbung ausreichen kann ( Ingerl/Rohnke , Markengesetz³ § 26 Rz 62f unter Hinweis auf die amtliche Begründung zu § 26; Ströbele in Ströbele ua Markengesetz9 § 26 Rz 27). Die Verwendung der Marke in der Werbung wird als funktionsgerechte Benutzungshandlung beurteilt ( Fezer, Markenrecht4 § 26 Rz 29 mwN), wenn die Werbung also herkunftskennzeichnend und produktidentifizierend ist ( Fezer aaO Rz 28 und 30 mwN aus der Judikatur des BGH). In keiner der Belegstellen findet sich das von der Berufungswerberin reklamierte Erfordernis, die Waren müssten im Inland auch vertrieben werden.
3. Die Nichtigkeitsabteilung hat zutreffend die Werbung der Antragsgegnerin als ernsthafte Markenbenutzung qualifiziert und eine bloße Scheinbenutzung (symbolische Benutzung) verneint:
3.1. Die Frage ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Die Markenbenutzung muss geschäftlich verwertet werden, um Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten (RIS Justiz RS0123519, zuletzt 17 Ob 26/09m; ebenso BGH GRUR 2009, 60). Auch wenn es nach der schon zitierten Entscheidung des EuGH (C-40/01) dabei ua auf den Umfang und die Häufigkeit der Markenbenutzung ankommt, so ist dem Berufungsvorbringen zur Unternehmensgröße der Antragsgegnerin auch die Rechtsprechung des EuGH (Entscheidung vom 11. Mai 2006, C-416/04 = GRUR 2006, 582) entgegen zu halten, dass auch eine geringfügige Benutzung der Marke, wenn sie wirtschaftlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden kann, um die Ernsthaftigkeit zu belegen.
3.2. Unabhängig von der Unternehmensgröße ist hier vom rechtfertigenden Grund der Markenbenutzung in der Werbung in Österreich zur Gewinnung neuer Kunden auszugehen. Die festgestellten Kosten der Prospekte (14.000 EUR jährlich), der angestrebte wirtschaftliche Zweck und der festgestellte Erfolg (Besuch von österreichischen Kunden in den deutschen Filialen) sprechen gegen eine Scheinbenutzung der Marke. Diese Beurteilung entspricht insbesondere auch dem Grundsatz, dass § 33a MSchG nach dem Willen des Gesetzgebers nicht besonders rigoros im Sinne einer möglichst weitgehenden Löschung von nicht benutzten Marken anzuwenden ist (RIS Justiz RS0066797) und dass jedenfalls im Zweifel an den Gebrauch der Marke keine allzu hohen Anforderungen zu stellen sind (4 Ob 7/96 = SZ 69/38).
4. Das Berufungsvorbringen, dass mit den festgestellten Werbebeilagen keine kennzeichenmäßige Bewerbung von Kleidungsstücken erfolgt sei, geht am Erscheinungsbild (zumindest eines Teils) der vorgelegten Urkunden vorbei.
5. Den Berufungsausführungen zum fehlenden Interesse der Antragsgegnerin an der Aufrechterhaltung der Marke stehen die getroffenen Feststellungen entgegen. Die Behauptungen über eine missbräuchliche systematische Markenanmeldung der Antragsgegnerin zum Nachteil anderer Markeninhaber sind spekulative Hypothesen ohne Grundlagen im festgestellten Sachverhalt.
6. Der Senat sieht sich im Hinblick auf die zitierte Rsp des EuGH und den Wortlaut der beiden angeführten Artikel der MarkenRL nicht veranlasst, eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen. Entscheidungswesentlich sind die im Sinne der schon vorliegenden Judikatur zu beurteilenden Umstände des Einzelfalls.
7. Zur Berufung im Kostenpunkt: Nach dem Verhandlungsprotokoll der Tagsatzung vom 11. März 2010 haben die Parteien am Schluss der Verhandlung Kostennoten gelegt. Im nicht vollständig journalisierten Akt findet sich ein handschriftlich ergänztes Kostenverzeichnis der Antragsgegnerin mit erkennbaren Kostenansprüchen für einen Schriftsatz und zwei Verhandlungen und einer ausgewiesenen Endsumme von 5.225,76 EUR, auf die sich die Antragstellerin mit ihrem Einwand bezieht, die Nichtigkeitsabteilung habe mit dem Zuspruch von 6.396,84 EUR mehr als beantragt zugesprochen. Da die Antragsgegnerin in ihrer Berufungsbeantwortung auf diesen Einwand nur mit dem für die Kostenentscheidung irrelevanten Hinweis eingeht, das Beweisverfahren habe „mit Stelligmachung von Zeugen aus Deutschland erhebliche Kosten bei der Markeninhaberin verursacht“, gilt die behauptete Antragsüberschreitung als zugestanden. Sie entspricht auch der Aktenlage. Der Antragsgegnerin steht grundsätzlich Kostenersatz für zwei Schriftsätze (ON 5 und 7) und zwei Tagsatzungen zu. Im Schriftsatz ON 7 wurden keine Kosten verzeichnet. Im ergänzten Kostenverzeichnis wird nur für einen Schriftsatz (erkennbar für den ersten Schriftsatz ON 5) und für zwei Tagsatzungen ein Kostenersatz begehrt. Mangels Verzeichnung von Kosten für den zweiten Schriftsatz liegt daher die gerügte Überschreitung des Kostenbegehrens vor. Der Berufung im Kostenpunkt ist daher stattzugeben.
Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO. Der Antragsgegnerin sind die verzeichneten Kosten der Berufungsbeantwortung von 1.814,60 EUR zu ersetzen (Umsatzsteuer wurde nicht verzeichnet). Sie hat ihrerseits der Antragstellerin die Kosten der erfolgreichen Anfechtung der Kostenentscheidung auf der Basis des ersiegten Betrags (1.171,08 EUR) zu ersetzen (§ 11 Abs 1 RATG; TP 3A Z5 lit b RATG).
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