Om7/10 – OPMS Entscheidung

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Gabriele JAGETSBERGER, Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder und den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Wolfram GÖRNER als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerinnen Firma   G *****,   S . A . ,   ***** Spanien und Firma   O*****,   S . A . ,  ***** Spanien, vertreten durch Hule | Bachmayr-Heyda | Nordberg Rechtsanwälte GmbH, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma   R *****  G m b H ,  ***** vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Tuchlauben 17, 1014 Wien, wegen Löschung der Marken Nr 179 727 und 179 728 über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 15. Okto-ber 2009, Zl Nm 61+62/2007, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst:

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Kostenentscheidung wird dahin abgeändert , dass die Entscheidung über die Verfahrenskosten der Endentscheidung über sämtliche Löschungsanträge der Antragstellerinnen vom 26. April 2007 vorbehalten wird.

Die Kosten des Berufungsverfahrens bilden weitere Verfahrenskosten.

G r ü n d e:

Die Antragstellerinnen brachten am 26. April 2007 einen Schriftsatz ein, in dem sie die Löschung folgender österreichischer Marken beantragten:

·        Nr 179 727 TORO ROSSO und Nr 179 728 TORO ROJO wegen Nichtgebrauchs gemäß § 33 a MSchG,

·        Nr 209 916 TORO ROJO und Nr 210 192 TORO ROSSO wegen Nichtgebrauchs gemäß § 33 a MSchG,

·        Nr 233 233 TORO ROJO, Nr 233 234 TORO NEGRO, Nr 233 235 TORO und Nr 234 397 TORO ROSSO wegen verwechslungsfähiger Ähnlichkeit gemäß § 30 Abs 1 MSchG mit den prioritätsälteren Marken der Antragstellerinnen, nämlich mit der Gemeinschaftsmarke Nr 1 319 185 TORO und der internationalen Marke IR 561 359 EL TORO.

Die Antragsgegnerin beantragte am 10. August 2007 (ON 2), die Frist für die Erstattung der Gegenschrift um sechs Monate zu erstrecken, weil gegen die Gemeinschaftsmarke Nr 1 319 185 durch Dritte ein Antrag auf Erklärung des Verfalls eingebracht wurde und der Bestand dieser Marke von wesentlicher Bedeutung für dieses Verfahren sei. Diesen Antrag bewilligte die Nichtigkeitsabteilung am 27. August 2007.

Am 29. August 2007 beantragte die Antragsgegnerin die Unterbrechung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des HABM über den Antrag auf Erklärung des Verfalls der Gemeinschaftsmarke Nr 1 319 185 (ON 3).

Mit Schriftsatz vom 14. September 2007 (ON 4) äußerten sich die Antragstellerinnen zum Unterbrechungsantrag. Der Unterbrechungsantrag sei allein in der Absicht gestellt worden, das Verfahren zu verzögern. Das von dritter Seite angestrengte Verfahren vor dem HABM sei bereits von Amts wegen beendet worden, weil der Antragsteller keine Gebühren entrichtet habe. Zum Beweis legten die Antragstellerinnen eine Bestätigung des HABM vom 2. Juli 2007 vor.

Mit Schriftsatz vom 21. September 2007 (ON 5) brachten die Antragstellerinnen eine „ergänzende Äußerung zum Unterbrechungsantrag“ ein. Die Antragsgegnerin habe – nach Einbringung des gegenständlichen Löschungsantrags – die Neuregistrierung der Marke TORO ROSSO am 4. Juli 2007 unter der Nr 239 472 beim Österreichischen Patentamt bewirkt. Auch gegen diese Marke werde ein Löschungsantrag eingebracht.

Mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2007 (ON 6) legten die Antragstellerinnen zur Bestätigung, dass kein Verfahren vor dem HABM zur Gemeinschaftsmarke Nr 1 319 185 anhängig sei, einen aktuellen Auszug aus der Online-Daten-bank des HABM vor (vom 28. September 2007).

Die Nichtigkeitsabteilung wies mit Beschluss vom 9. Oktober 2007 den Antrag der Antragsgegnerin auf Unterbrechung des Verfahrens ab. Ein Nichtigkeitsverfahren vor dem HABM sei zur Gemeinschaftsmarke Nr 1 319 185 nicht anhängig, weshalb keine die Unterbrechung des Verfahrens rechtfertigende Vorfrage vorliege.

Die Antragsgegnerin beantragte am 29. Oktober 2007 (ON 7), die für die Erstattung der Gegenschrift verlängerte Frist „zunächst“ um weitere zwei Monate zu erstrecken. Der Antrag wurde am 31. Oktober 2007 bewilligt.

Am 29. Oktober 2007 (ON 8) beantragte die Antragsgegnerin die Unterbrechung des gegenständlichen Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des HABM über den Verfall der Gemeinschaftsmarke Nr 1 319 185 und bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über die Unwirksamerklärung der IR 561 359. Die Antragsgegnerin habe die beiden Anträge am 24. Oktober 2007 eingebracht.

Die Antragsgegnerin beantragte am 21. Dezember 2007 (ON 9), die für die Erstattung der Gegenschrift am 31. Oktober 2007 verlängerte Frist um weitere zwei Monate zu erstrecken.

Auf Aufforderung durch die Nichtigkeitsabteilung erstatteten die Antragstellerinnen am 21. Jänner 2008 (ON 10) eine Äußerung zum Unterbrechungsantrag und beantragten, dem Antrag auf Unterbrechung weder für die Verfahren Nm 61/2007 bis Nm 68/2007 noch gesondert für die Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 bis zur rechtskräftigen Entscheidung des HABM bzw. des Österreichischen Patentamtes stattzugeben. Die beiden älteren Marken seien für die Verfahren Nm 61/2007 bis Nm 64/2007 irrelevant, weil der Löschungsgrund des § 33a MSchG geltend gemacht worden sei. Weiters sei der Antrag auf Fristerstreckung für die Erstattung der Gegenschrift abzuweisen und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Mit Beschluss vom 25. Jänner 2008 (ON 10) wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Unterbrechung und den Antrag auf Fristerstreckung für die Einbringung der Gegenschrift ab. Die Marken Nr 179 727 und Nr 179 728 sowie die Marken Nr 209 916 und Nr 210 192 seien wegen nicht ausreichender Benutzung angegriffen worden, sodass der Ausgang der beiden anhängigen Löschungsverfahren keine Relevanz für diese Verfahren habe. Die Marken Nr 233 233, Nr 233 234, Nr 233 235 und Nr 234 397 seien wegen der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit mit den Marken der Antragstellerinnen angegriffen worden. Eine Unterbrechung sei nicht gerechtfertigt, weil die Antragstellerinnen die Benutzung durch die Vorlage von Unterlagen glaubhaft gemacht hätten. Die Nichtigkeitsabteilung räumte der Antragsgegnerin eine nicht erstreckbare Frist von zwei Wochen für die Einbringung der Gegenschrift ein.

Mit Beschluss vom 11. Jänner 2008 (ON 11) stellte die Rechtsabteilung Österreichische Marken fest, dass die Marken Nr 233 233, Nr 233 234, Nr 233 235 und Nr 234 397 mit Wirksamkeit vom 14. November 2007 gemäß § 29 Abs 1 Z 1 MSchG teilweise gelöscht wurden, nämlich durch die Einschränkung der Klasse 33 auf „alkoholische Getränke (ausgenommen Bier und Weine) gemischt mit Energy Drinks oder anderen mit Koffein versetzten nicht alkoholischen Getränken“.

Die Antragsgegnerin brachte am 20. Feber 2008 (ON 12) fristgerecht die Gegenschrift ein und beantragte, die Löschungsanträge der Antragstellerinnen abzuweisen. Die Marken TORO ROSSO/TORO ROJO seien als spanische/italienische Übersetzung von Red Bull durch die Verwendung der berühmten Marke RED BULL ausreichend benutzt worden. TORO ROSSO werde auch durch das Formel 1 Team Scuderia TORO ROSSO (italienisch für RED BULL) Team mit Zustimmung der Antragsgegnerin ausreichend verwendet.

Mit Schriftsatz vom 13. Mai 2008 (ON 13) teilten die Antragstellerinnen mit, dass zu den Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 hinsichtlich der österreichischen Marken Nr 179 727 und Nr 179 728 eine mündliche Verhandlung über den Löschungsgrund nach § 33a MSchG durchgeführt werden könne, während im Hinblick auf den Löschungsgrund nach § 30 MSchG nicht auf einer mündlichen Verhandlung beharrt werde.

Die Nichtigkeitsabteilung beraumte für den 27. August 2008 eine mündliche Verhandlung in den Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 an (ON 12-14).

Mit der „Ergänzenden Mitteilung“ vom 16. Juni 2008 (ON 14) teilten die Antragstellerinnen mit, dass in den Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 betreffend die beiden Marken Nr 179 727 und Nr 179 728 der Löschungsgrund des § 30 MSchG fallen gelassen werde.

Am 20. August 2008 (ON 15) teilte die Antragsgegnerin zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 mit, dass sie die freiwillige Löschung der Marken Nr 179 727 und Nr 179 728 beantragt habe, weshalb die beiden Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 einzustellen wären.

Mit Beschlüssen (ON 16) der Rechtsabteilung Österreichische Marken vom 21. August 2008 wurden die Marken Nr 179 727 und Nr 179 728 gemäß § 29 Abs 1 Z 1 MSchG mit Wirksamkeit vom 20. August 2008 gelöscht.

Am 22. August 2008 (ON 17) brachten die Antragstellerinnen vor, sie hätten ein rechtliches Interesse an der Durchführung der Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007, weil die Löschung der beiden Marken lediglich ex nunc erfolge, während durch den Löschungsantrag nach § 33a MSchG eine Löschung rückwirkend zum 23. Dezember 2003 angestrebt werde, was für das Verfahren T-165/07 vor dem HABM von Bedeutung sei.

Am 25. August 2008 (ON 18) brachte die Antragsgegnerin eine „Replik zur Äußerung der Antragstellerin vom 22. August 2008“ ein. Ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen auf Durchführung der Verfahren bestehe nicht, weil auch im Verfahren T-165/07 die beiden gelöschten Marken bereits vom Verfahren ausgenommen worden seien.

Die Nichtigkeitsabteilung verfügte am 26. August 2008 die Abberaumung der mündlichen Verhandlung (ON 15-18) zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 wegen der Löschung der beiden Marken und stellte fest, dass nach dem bisherigen Vorbringen ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen auf Durchführung des Verfahrens nicht vorliege.

Die Antragstellerinnen legten mit Schriftsatz vom 12. September 2008 (ON 19) ein Kostenverzeichnis zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 vor und führten aus, im gegenständlichen Fall seien zwei Marken betroffen, sodass als Bemessungsgrundlage für jede Marke im Sinne der Bestimmungen der AHK jeweils ein Streitwert von 36.000 EUR heranzuziehen sei. Die Leistungen seien daher auf Basis eines Gesamtstreitwertes von 72.000 EUR zu verzeichnen gewesen.

Die Antragstellerinnen brachten am 3. Oktober 2008 (ON 20) eine „ergänzende Äußerung“ ein. Die mündliche Verhandlung vor dem EuG am 24. September 2008 (T-165/07) habe bestätigt, dass die Antragstellerinnen ein rechtliches Interesse an der Durchführung der beiden Verfahren hätten, weil die rückwirkende Löschung der beiden Marken tatsächlich auch eine Bedeutung für das Verfahren T-165/07 habe und sich daraus auch die Unzulässigkeit der Neuregistrierung der Marken TORO ROSSO und TORO ROJO ergebe. Deshalb beharrten die Antragstellerinnen auf der Durchführung der beiden Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007. Hinsichtlich der übrigen Marken stützten die Antragstellerinnen ihre Anträge nun auch auf § 34 MSchG.

Die Nichtigkeitsabteilung teilte mit amtlicher Mitteilung vom 28. November 2008 zu Nm 61-68/2007 (ON 20) ua mit, dass hinsichtlich der Marken Nr 179 727 und Nr 179 728 der Löschungsgrund des § 30 MSchG fallen gelassen worden sei und beide Marken mit Wirksamkeit vom 20. August 2008 gelöscht wurden. Ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen an der Durchführung der beiden Verfahren bestehe nicht, beide Marken seien die Basismarken für IR 711 210 und IR 711 157, die am 31. März 1999 registriert wurden und somit im Zeitpunkt der Antragstellung länger als 5 Jahre registriert gewesen seien, sodass eine rückwirkende Löschung der Basismarken keine Auswirkungen auf die internationalen Marken habe.

Mit Schriftsatz vom 20. Feber 2009 (ON 21) brachte die Antragsgegnerin eine „Replik auf die Äußerung der Antragstellerinnen vom 30. September 2008“ ein. Die Antragsgegnerin habe die Klage zu T-165/07 zurückgenommen, sodass kein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen an der Durchführung des Verfahrens Nm 61/2007 und Nm 62/2007 bestehe. Weiters liege keine Umgehung des Benutzungszwanges durch die Neuregistrierung der beiden Marken TORO ROJO und TORO ROSSO vor, weil mit diesen Registrierungen Schutz für weitere Waren- und Dienstleistungsbereiche erlangt worden sei.

Am 23. Feber 2009 (ON 22) brachten die Antragstellerinnen einen weiteren Schriftsatz („Vorlage eines ergänzenden Kostenverzeichnisses“) ein. Die Antragstellerinnen beharrten auf der Durchführung des Verfahrens, weil die Feststellung der mangelnden Benutzung der beiden Marken auch für die anderen Marken des Verfahrens (Nr 210 916 und Nr 210 192) dienlich sei.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2009 (ON 21-22) verfügte die Nichtigkeitsabteilung zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 die Einstellung des Verfahrens auf Löschung der Marken Nr 179 727 und Nr 179 728. Die Antragsgegnerin sei schuldig, den Antragstellerinnen die Kosten des Verfahrens und der Vertretung in der Höhe von 7.910,31 EUR (darin enthalten 1.168,38 EUR Umsatzsteuer und 900 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen. Die Mar-keninhaberin habe die beiden Marken nach Ablauf der Frist für die Erstattung der Gegenschrift freiwillig gelöscht, sodass das Verfahren gemäß § 42 Abs 1 MSchG iVm § 117 PatG einzustellen sei. Ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen auf Durchführung des Verfahrens habe nicht glaubhaft gemacht werden können. Die Antragstellerinnen hätten – da die Marken nach Erstattung der Gegenschrift weggefallen seien – einen Anspruch auf Kostenersatz. Die Kostenentscheidung orientiere sich am RATG unter Zugrundelegung eines Streitwerts gemäß § 5 Z 14 AHK, wobei die beiden Streitwerte für die beiden angefochtenen Marken zusammen zu rechnen seien. Der Schriftsatz vom 19. September 2007 sei als gesonderte Eingabe nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich gewesen. Dafür seien daher keine Kosten zuzusprechen. Für Urkundenvorlagen und für die Vorlage des Kostenverzeichnisses seien nur Kosten nach TP 1 zuzusprechen und für einfache Schriftsätze, die weder unter TP 1 noch unter TP 3A fallen, nur Kosten nach TP 2. Es sei der jeweils zum Zeitpunkt des Verfahrensschritts geltende Rechtsanwaltstarif anzuwenden.

Gegen die Kostenentscheidung dieses Beschlusses mit Ausnahme der Zuerkennung der Barauslagen von 900 EUR richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin. Sie beantragt, ihr Kosten von 2.311,26 EUR (darin enthalten 480,86 EUR Umsatzsteuer) zuzusprechen.

Die Antragstellerinnen beantragen, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist teilweise berechtigt.

Die Antragstellerinnen brachten einen gemeinsamen Antrag auf Löschung von acht für die Antragsgegnerin registrierten Marken (TORO ROSSO, TORO ROJO, TORO NEGRO), gestützt auf § 33a und § 30 Abs 1 MSchG ein. Die Nichtigkeitsabteilung führte die Verfahren von Anfang an durch die Anlage eines Aktes gemeinsam. Die Parteien brachten ihre Schriftsätze bis ON 14 in Form gemeinsamer Schriftsätze unter Bezugnahme auf alle Marken ein. Die Nichtigkeitsabteilung traf mit Ausnahme des angefochtenen Einstellungsbeschlusses und der Anberaumung der mündlichen Verhandlung, die nur zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 erging, alle Verfügungen mittels einer Verfügung. Eine ausdrückliche Verbindung der Verfahren erfolgte zwar nicht, alle Verfahren wurden aber gemeinsam geführt, sodass mehrere in einem Antrag geltend gemachte Ansprüche vorliegen, die daher zur Ermittlung der Kostenbemessungsgrundlage zusammenzurechnen sind (§ 12 Abs 1 RATG).

Über den Ersatz der Verfahrenskosten ist gemäß § 42 MSchG iVm § 122 PatG - vorbehaltlich der Regelung der § 122 Abs 2 und § 117 PatG - in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu entscheiden. Wenn eine Partei teils obsiegt, teils unterliegt, sind gemäß § 43 Abs 1 ZPO die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Handelt es sich um Ansprüche, die nicht in Geld bestehen, ist das Verhältnis des erfolgreichen und des abgewiesenen Begehrens nach freiem Ermessen auszumitteln. Als Maßstab dafür, inwieweit die eine Partei als obsiegend, die andere als unterliegend anzusehen ist, ist primär auf den Gesamtstreitwert abzustellen. Hat das Gericht hiebei nicht über Geldforderungen, sondern über andere Ansprüche zu erkennen, dann ist bei teilweisem Obsiegen und teilweisem Unterliegen das Verhältnis der einzelnen Begehren zueinander abzuwägen, wobei dem Gericht ein größerer Beurteilungsspielraum zukommt. Dabei ist vor allem die unterschiedliche rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Teilbegehren von Bedeutung, aber auch der jeweilige Verfahrensaufwand ( M. Bydlinsky in Fasching/Konecny2 § 43 ZPO Rz 2). Kommt es zu einer Änderung des Streitgegenstands im Verfahren, ist zur Ermittlung des zustehenden Kostenersatzes für jeden Verfahrensabschnitt der Prozesserfolg zu ermitteln ( M. Bydlinski Rz 11).

Hier hat die Antragsgegnerin zwei der acht angegriffenen Marken freiwillig gelöscht, das Verfahren über die verbliebenen sechs Marken ist noch bei der Nichtigkeitsabteilung anhängig. Eine endgültige Kostenentscheidung kann erst nach Beendigung des Verfahrens getroffen werden, weil es sonst zu einer mehrfachen Honorierung derselben Leistungen käme. Bis zur Löschung der beiden Marken Nr 179 727 und Nr 179 728, sind die Antragstellerinnen gemäß § 42 Abs 1 MSchG iVm § 117 PatG als obsiegend anzusehen. Der Antragsgegnerin können daher insoweit keine Kosten zuerkannt werden.