Kopf
Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Brigitte SCHENK, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Wilfried KYSELKA, Dr. Manfred VOGEL und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder und den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dipl.-Ing. Christian KÖGL als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache des Antragstellers I *****, vertreten durch Eisenberger Herzog Rechtsanwalts GmbH, Hilmgasse 10, 8010 Graz, wider die Antragsgegnerin T ********** A B , ***** Schweden, vertreten durch Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Partnerschaft von Rechtsanwälten, Parkring 2, 1010 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 125 365 über die Berufung des Antragstellers gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 18. Feber 2009, Nm 4/2008-7,8 entschieden:
Spruch
Der Berufung des Antragstellers wird nicht Folge gegeben.
Der Antragsteller ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit EUR 2.721,90 bestimmten Kosten des Verfahrens (hierin enthalten EUR 453,65 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text
G r ü n d e :
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin folgender österreichischen Marke (Nr. 125 365, Priorität vom 6. Juni 1988):
Die Marke ist für folgende Waren registriert.
Klasse 7: Förderbänder, Transportvorrichtungen; Teile und Zubehör (nicht in anderen Klassen enthalten) für alle vorgenannten Waren;
Klasse 12: Landfahrzeuge einschließlich Lastkraftfahrzeuge mit Ladevorrichtungen; Teile und Zubehör (nicht in anderen Klassen enthalten) für alle vorgenannten Waren.
Der Antragsteller beantragte die Löschung der oben genannten Marke gemäß § 30a MSchG. Die Antragsgegnerin habe sie innerhalb der letzten fünf Jahre nicht oder nicht in ihrer registrierten Form verwendet.
Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Löschungsantrags. Die Marke werde seit 1988 ernsthaft kennzeichenmäßig am österreichischen Markt benutzt. Eine solche Benutzung liege auch bei Verwendung einer bloß ähnlichen Form der Marke vor, wenn diese von der eingetragenen Marke nur in Bestandteilen abweiche, ohne dadurch die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinträchtigen. Die Marke werde insbesondere für automationsunterstützte Lagersysteme wie zB das so genannte „Radio Shuttle“ - Konzept benutzt.
Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Löschungsantrag aus dem Grunde des § 30a MSchG teilweise statt. Die angefochtene Marke Nr 125 365 wurde mit Wirkung vom 11. Jänner 2003 durch Einschränkung auf folgende Waren:
Klasse 7: Transportvorrichtungen für Warenlagerhaltung in Regalsystemen ; Teile und Zubehör (nicht in anderen Klassen enthalten) für alle vorgenannten Waren;
Klasse 12: Landfahrzeuge, nämlich Flurförderzeuge einschließlich Hubstapler und Hubwägen ; Teile und Zubehör (nicht in anderen Klassen enthalten) für alle vorgenannten Waren teilweise gelöscht. Im Umfang der Einschränkung wurde der Löschungsantrag abgewiesen.
Die Abweichung der tatsächlich verwendeten Zeichenausführung von der registrierten Marke sei nicht von einem solchen Ausmaß, dass die Unterscheidungskraft beeinflusst wäre. Im Wesentlichen entspreche die graphische Gestaltung - abgesehen von der Farbgebung - vollkommen der Marke in der registrierten Form. Das Zeichen sei auch ernsthaft benutzt worden. Auch wenn die Antragsgegnerin vom so genannten „Radio Shuttle“ - System im relevanten Zeitraum nur 10 Stück verkauft habe, sei dies als ernsthafte Benutzung zu qualifizieren, weil das Produkt ein Nischenprodukt auf dem Markt sei.
Die Benutzung erfolge jedoch nicht in vollem Umfang für alle eingetragenen Waren. Für den Umfang der Aufrechterhaltung einer Marke sei von den konkret benutzen Waren und Dienstleistungen auszugehen, doch müsse die Benutzung im Interesse einer nicht übermäßigen Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Markeninhabers auch für solche Waren und Dienstleistungen anerkannt werden, die in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen mit den benutzten Waren und Dienstleistungen übereinstimmen würden. Auch unter diesen Voraussetzungen habe die Antragsgegnerin eine Benutzung nicht für alle beanspruchten Waren nachgewiesen, sodass das Warenverzeichnis im oben angeführten Sinn einzuschränken gewesen sei.
Zur Einordnung des so genannten „Radio Shuttle“ - Systems führte die Nichtigkeitsabteilung aus, derartige Systeme seien von der Warenart Hebegeräten und Kränen gleichzusetzen, sie fielen daher in die Klasse 7. Der Umstand, dass sich das „Radio Shuttle“ - System selbständig im Regal bewege, führe noch nicht zu dessen Einordnung in die Klasse 12. Durch die lokale Begrenzung des Schienesystems, welches nicht als Verkehrsnetz betrachtet werden könne, ergebe sich eine stationäre Komponente des „Radio Shuttle“ - Systems. Es diene dem Transport in einem geschlossenen Regalsystem für die Warenlagerung und könne sich bei zweckentsprechender Verwendung über das Regal nicht selbständig hinausbewegen. Es könne daher als Transportvorrichtung für Warenlagerhaltung in Regalsystemen im Sinne eines stationären Hubgerätes angesehen werden.
Gegen den abweisenden Teil der Entscheidung richtet sich die Berufung des Antragstellers mit dem Antrag, die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung dahin abzuändern, dass die Marke Nr 125 365 der Antragsgegnerin in der Klasse 7 zur Gänze gelöscht werde.
Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Die Berufung ist nicht berechtigt.
In der Berufung strebt der Antragsteller lediglich die Löschung der Waren der Klasse 7 der Marke Nr 125 365 an. Im Hinblick auf die Ausführungen in der Berufung, die ausschließlich auf die Warengattung „Radio Shuttles“ Bezug nimmt, ist daher (nur) die Frage zu klären, ob so genannte „Radio Shuttles“ in die Klasse 7 und/oder in die Klasse 12 im Sinne der Nizzaer Klassifikation von Waren und Dienstleistungen einzuordnen sind, andererseits ob der nachgewiesene Vertrieb der „Radio Shuttles“ einen ernsthaften Gebrauch der gegenständlichen Marke bildet. Nicht Gegenstand der Berufung sind die Waren der Klasse 12 der angefochtenen Marke und auch nicht die von der Vorinstanz erörterte Problematik, ob die Marke in ihrer registrierten Form im geschäftlichen Verkehr verwendet wurde oder in einer hievon abweichenden Form. Auch auf die von der Nichtigkeitsabteilung vorgenommene Einschränkung des Warenverzeichnisses wird in der Berufung nicht Bezug genommen.
Der Antragsteller stützt seinen Antrag auf Löschung der Marke Nr 125 365 auf § 33a MSchG.
Gemäß § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs 2 MSchG in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, gleich (§ 33a Abs 4 MSchG). Gemäß § 33a Abs 5 MSchG ist die Benutzung vom Markeninhaber nachzuweisen.
Die mindestens fünfjährige Registrierung der angefochtenen Marke ergibt sich aus dem Registerstand. Der für die Beurteilung des angemessenen kennzeichenmäßigen Gebrauchs maßgebliche Zeitraum liegt im vorliegenden Fall zwischen dem 11. Jänner 2003 und dem 10. Jänner 2008.
Zur Frage, wann eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt, verweist § 33a Abs 1 MSchG auf die Definition des § 10a MSchG. Der Nachweis der Benutzung ist sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu erbringen. In qualitativer Hinsicht fordert § 33a MSchG die „ernsthafte“ kennzeichenmäßige Benutzung. Ob die Benutzung als ernsthaft zu werten ist, muss nach den vom Obersten Patent- und Markensenat im Einklang mit der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs vertretenen Grundsätzen jeweils im Einzelfall entschieden werden. Bei dieser Beurteilung sind alle Tatsachen und Umstände zu prüfen, welche die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen. Die Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (Om 14/06 = PBl 2007/140 – Dreher mwN zur Rechtsprechung des EuGH).