Kopf
Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden, die Richterin Mag. Tscherner und den fachkundigen Laienrichter Hofrat DI Dr. Schmelzer in der Patentsache der Antragstellerin H***** , vertreten durch die Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH in Wien, gegen die Antragsgegnerin A***** , vertreten durch die Kliment Henhapel Patentanwälte OG in Wien, wegen Nichtigkeit des Patents E 492239 („Lumenspitze mit Linseneinspritzung für die Wundenversorgung“) über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 28.9.2022, N 2/2019-11, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Spruch
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 2.580,10 bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.
Entscheidungsgründ e
Text
Der Antrag wendet sich gegen den österreichischen Teil E 492239 des europäischen Patents EP 2002803 B1 (in der Folge „Streitpatent“), angemeldet am 29.2.2008 unter Beanspruchung der Priorität der Anmeldung US 11/761457 vom 12.6.2007.
Die Antragsgegnerin hatte ursprünglich folgendes Patent angemeldet :
1. An intraocular lens injector cartridge (10), comprising:
a) a body (12) having an internal lumen (15);
b) a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18), the nozzle projecting distally from the body, the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body; characterized by
c) a canopy (20) projecting distally from the opening (18); and
d) at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the outer wall of the nozzle proximally from the opening.
2. The cartridge of claim 1, wherein the canopy (20’) partially surrounds the opening (18’) between approximately a 10 o’clock position to approximately a 2 o’clock position.
3. The cartridge of claim 1, wherein the canopy (20") partially surrounds the opening (18 ") between approximately a 9 o’clock position to approximately a 3 o’clock position.
4. The cartridge of claim 1, wherein the canopy (20) entirely surrounds the opening (18).
5. The cartridge of any one of claims 1 to 4, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a plurality of protrusions.
6. The cartridge of any one of claims 1 to 4, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a continuous protrusion encircling the nozzle (14).
7. The cartridge of any one of claims 1 to 6, wherein the peripheral protrusion (22) comprises an angled distal face (23).
8. The cartridge of any one of claims 1 to 6, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a flange.
9. The cartridge of any one of claims 1 to 6, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a stop.
Das erteilte Patent enthält folgende Ansprüche:
1. An intraocular lens injector cartridge (10), comprising:
a) a body (12) having an internal lumen (15);
b) a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18), the nozzle projecting distally from the body, the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body;
c) at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the outer wall of the nozzle proximally from the opening;
characterized in that
the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full insertion of the cartridge tip, in use, and wherein the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20’, 20") projecting distally from a plane of the opening (18, 18’, 18") at least partially encircling the opening.
2. The cartridge of claim 1, wherein the canopy (20’) partially surrounds the opening (18’) between approximately a 10 o’clock position to approximately a 2 o’clock position.
3. The cartridge of claim 1, wherein the canopy (20") partially surrounds the opening (18") between approximately a 9 o’clock position to approximately a 3 o’clock position.
4. The cartridge of claim 1, wherein the canopy (20) entirely surrounds the opening (18).
5. The cartridge of any one of claims 1 to 4, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a plurality of protrusions.
6. The cartridge of any one of claims 1 to 4, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a continuous protrusion encircling the nozzle (14).
7. The cartridge of any one of claims 1 to 6, wherein the peripheral protrusion (22) comprises an angled distal face (23).
8. The cartridge of any one of claims 1 to 6, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a flange.
9. The cartridge of any one of claims 1 to 6, wherein the peripheral protrusion (22) comprises a stop.
Die deutsche Übersetzung lautet:
1. Intraokularlinsen-Einführpatrone (10), die aufweist:
a) einen Körper (12) mit einem internen Lumen (15);
b) eine röhrenförmige Düse (14) mit einer Außenwand (16) und einer Öffnung (18), wobei die Düse distal von dem Körper vorsteht, wobei die Öffnung in Fluidverbindung mit dem internen Lumen des Körpers besteht;
c) wenigstens einen peripheren Vorsprung (22), der sich seitlich von der Außenwand der Düse proximal von der Öffnung erstreckt;
dadurch gekennzeichnet, dass
der wenigstens eine periphere Vorsprung (22) proximal von der Ebene der Öffnung beabstandet ist, um eine Begrenzung der Einführtiefe bereit zu stellen und im Gebrauch die komplette Einführung der Patronenspitze zu verhindern , und wobei die Düsenöffnung durch ein erweitertes Dach (20, 20‘, 20‘‘) definiert ist, das distal von einer Ebene der Öffnung (18, 18‘, 18‘‘) vorsteht und die Öffnung wenigstens teilweise umgibt.
2. Patrone nach Anspruch 1, wobei das Dach (20‘) die Öffnung (18‘) zwischen etwa einer 10-Uhr-Position und etwa einer 2-Uhr-Position teilweise umgibt.
3. Patrone nach Anspruch 1, wobei das Dach (20‘‘) die Öffnung (18‘‘) zwischen etwa einer 9-Uhr-Position und etwa einer 3-Uhr-Position teilweise umgibt.
4. Patrone nach Anspruch 1, wobei das Dach (20) die Öffnung (18) vollkommen umgibt.
5. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der periphere Vorsprung (20) eine Vielzahl von Vorsprüngen aufweist.
6. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der periphere Vorsprung (22) einen kontinuierlichen Vorsprung aufweist, der die Düse (14) umgibt.
7. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der periphere Vorsprung (22) eine abgewinkelte distale Fläche (23) aufweist.
8. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der periphere Vorsprung (22) einen Flansch aufweist.
9. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der periphere Vorsprung (22) einen Anschlag aufweist.
Anspruch 1 enthält somit folgende Merkmale:
1.1 Intraokularlinsen-Einführpatrone (10), die aufweist:
1.2 einen Körper (12) mit einem internen Lumen (15);
1.3 eine röhrenförmige Düse (14) mit einer Außenwand (16) und einer Öffnung (18);
1.3.1 wobei die Düse distal von dem Körper vorsteht;
1.3.2 wobei die Öffnung in Fluidverbindung mit dem internen Lumen des Körpers steht;
1.3.3 und wobei die Düsenöffnung durch ein erweitertes Dach (20, 20‘, 20‘‘) definiert ist, das distal von einer Ebene der Öffnung (18, 18‘, 18‘‘) vorsteht und die Öffnung wenigstens teilweise umgibt.
1.4 wenigstens einen peripheren Vorsprung (22), der sich seitlich von der Außenwand der Düse proximal von der Öffnung erstreckt;
1.4.1 der wenigstens eine periphere Vorsprung (22) ist proximal von der Ebene der Öffnung beabstandet, um eine Begrenzung der Einführtiefe bereitzustellen und im Gebrauch die komplette Einführung der Patronenspitze zu verhindern .
[Hervorhebungen jeweils nicht im Original.]
Die Ansprüche 2 bis 9 definieren dazu jeweils einzelne ergänzende Merkmale.
Das Streitpatent wird zusammengefasst dahin beschrieben, dass dieses die Technik der schon bisher praktizierten Einführung von IOLs (intra ocular lenses, künstlichen Linsen) mit Hilfe einer Einführpatrone verbessert, die ein erweitertes Dach zur Öffnung und Abstützung der Wunde sowie zum zielgerichteten Einführen der gefalteten Linse durch das geöffnete Auge und eine Vorrichtung aufweist, die eine Einführtiefenbeschränkung bietet und die komplette Einführung der Patronenspitze verhindert.
Adressat des Streitpatents ist eine Fachperson, die eine Ausbildung zum Diplomingenieur der Medizintechnik absolviert hat und Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Instrumenten für die Augenheilkunde, insbesondere medizinischen Implantationsgeräten für die IOLs und spezielle Kenntnisse von Operationstechniken und den dabei auftretenden Problemen aufweist.
Die Einführpatrone sieht etwa wie folgt aus (Figur 3 aus der Patentschrift):
Die Antragstellerin beantragt die Nichtigerklärung des Streitpatents wegen Fehlens der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit und weil der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.
Die Patentinhaberin beantragt, den Antrag abzuweisen.
Das Streitpatent sei neu und erfinderisch. Die Merkmale des erteilten Hauptanspruchs seien bereits in der Anmeldung offenbart.
Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts gab dem Antrag statt und erklärte das Patent im vollen Umfang für nichtig. Sie begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass das Merkmal „der wenigstens eine periphere Vorsprung (22) ist proximal von der Ebene der Öffnung beabstandet“ von der ursprünglichen Offenbarung nicht gedeckt sei. Damit gehe der Gegenstand des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Der Anspruch 1 und auch die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 9 seien daher zu versagen und nicht aufrecht zu erhalten. Den Hilfsanträgen sei nicht stattzugeben, weil diese unabhängige Ansprüche zum Gegenstand hätten, die das ursprünglich nicht offenbarte Merkmal umfassen würden, sodass diese ebenfalls über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen würden. Neu und erfinderisch sei der Gegenstand des Anspruchs 1.
Dagegen richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung. Sie beantragt, die Entscheidung dahin abzuändern, dass das angefochtene Patent aufrecht bleibe.
Die Antragstellerin beantragt, der Berufung nicht stattzugeben.
Rechtliche Beurteilung
Die Berufung ist nicht berechtigt.
1. Das Patentamt begründete seine Entscheidung damit, dass das im erteilten Patent enthaltene Merkmal, „ der wenigstens eine periphere Vorsprung (22) ist proximal von der Ebene der Öffnung beabstandet “, von der ursprünglichen Offenbarung nicht gedeckt sei.
Der wenigstens eine periphere Vorsprung (22), der sich seitlich von der Außenwand der Düse proximal von der Öffnung erstreckt, war schon als ein die Intraokularlinsen-Einführpatrone kennzeichnendes Merkmal im angemeldeten Anspruch 1 enthalten. Im Laufe des Verfahrens änderte die Patentinhaberin die Patentansprüche; der erteilte Patentanspruch 1 enthält als kennzeichnendes Merkmal der Intraokularlinsen-Einführpatrone nicht nur wie bisher den wenigstens einen peripheren Vorsprung, der sich seitlich von der Außenwand der Düse proximal von der Öffnung erstreckt, sondern auch das Merkmal, dass dieser periphere Vorsprung proximal von der Ebene der Öffnung beabstandet ist, um eine Begrenzung der Einführtiefe bereitzustellen und im Gebrauch die komplette Einführung der Patronenspitze zu verhindern.
2. Nach § 48 Abs 1 Z 3 PatG wird das Patent für nichtig erklärt, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht (vgl Art 123 Abs 2 EPÜ). Diese Vorschrift stellt sicher, dass die beanspruchte Erfindung bereits am Anmeldetag vorgelegen haben muss ( Stadler/Puchberger/Alge/Brunner in Stadler/Koller , PatG (2019) § 48 Rz 6). Nach § 91 Abs 3 PatG dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses abgeändert werden. Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden. Das bedeutet, dass die während des Verfahrens erlaubten Änderungen das Wesen der Erfindung nicht berühren dürfen. Unter dem Wesen der Erfindung versteht man die technische Lösung der jeweiligen erfindungsgemäßen Problemstellung. Diese Lösung ist, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, am Anmeldetag explizit und durch ihre wesentlichen Merkmale genau und unterscheidend gekennzeichnet zu charakterisieren. Bei den wesentlichen Merkmalen handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung um die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe erforderlichen Merkmale. Unzulässig sind Abänderungen im Erteilungsverfahren, wenn sie den Offenbarungsgehalt erweitern, die Fachperson also Angaben erhält, die sie den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, das heißt der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen, nicht unmittelbar und eindeutig als eine mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (Op 2/09; Op 2/10; Puchberger in Stadler/Koller , PatG (2019) § 91 Rz 23, 78, 81, 83).