Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke Nr. 312892 über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 1.3.2023, WM 101/2021-7 in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Dem Rekurs wird Folge gegeben.
Die angefochtene Entscheidung wird geändert und lautet:
„Dem Widerspruch gegen die Marke Nr. 312892 wird stattgegeben und ihre Registrierung mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt der Registrierung aufgehoben.“
Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Begründung
Im Widerspruchsverfahren stehen einander folgende Marken gegenüber:
Die ältere Marke des Antragstellers wurde zunächst wegen Nichtzahlung der Erneuerungsgebühren gelöscht. Die Wiedereinsetzung wurde mit Beschluss des Patentamts vom 5.5.2021 bewilligt, sodass die Marke weiterhin aufrecht ist. Ihre Schutzdauer wurde bis 22.7.2030 verlängert.
Der Antragsteller brachte in seinem Widerspruch gegen die jüngere Marke vor, er sei seit 2010 Markeninhaber. Durch interne Differenzen im Verein des Antragsgegners [Anm.: Der Antragsgegner ist ein Verein] sei er als Obmann ausgewechselt worden. Der nunmehrige Obmann und sein Stellvertreter hätten irrtümlich, möglicherweise auch bösgläubig, die Marke des Antragstellers für den Antragsgegner angemeldet. Sowohl die Marken als auch die unter den Marken eingetragenen Waren/ Dienstleistungen der Klasse 38 seien ident. Der Antragsteller weise die älteren Rechte auf.
Der Antragsgegner beantragte ua die Abweisung des Widerspruchs und die Bescheinigung der Benutzung der Marke durch den Antragsteller. Aufgrund vereinsinterner Differenzen und gegen den Antragsteller gerichteter Vorwürfe strafrechtlich relevanter Verhaltensweisen sei dieser in einer außerordentlichen Generalversammlung im April 2021 seiner Funktion als Vereinsobmann enthoben und ein neuer Vorstand gewählt worden. In der Generalversammlung sei infolge des Umstands, dass die Marke des Antragstellers im Patentregister als „gelöscht“ eingetragen gewesen sei, auch beschlossen worden, „OKiTALK“ als Wortmarke für den Antragsgegner anzumelden und damit für den seit mehr als fünf Jahren bestehenden Verein zu sichern. Der Antragsgegner habe daher nicht bösgläubig gehandelt. Dass der Antragsteller seine Wortmarke nicht persönlich benutzt habe, ergebe sich aus ihrer Benutzung durch den Antragsgegner selbst. Zunächst habe der Antragsteller die Marke selbst benutzt, weil er die Website OKiTALK.com persönlich und privat betrieben habe. Mit der Vereinsgründung vor mehr als fünf Jahren habe er alle privaten „OKiTALK-bezogenen“ Tätigkeiten eingestellt. Diese seien dann vom Antragsgegner ausgeführt worden, dessen Obmann der Antragsteller gewesen sei. Somit habe der Antragsgegner und nicht der Antragsteller die Marke benutzt.
Mit Schreiben vom 13.12.2021 forderte die Rechtsabteilung den Antragsgegner auf, seine Äußerung zu präzisieren. Das Widerspruchsverfahren beschränke sich auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken. Eventuelle strafrechtliche oder vereinsinterne Problematiken seien nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Der Antragsgegner ließ die ihm erteilte Frist zur Präzisierung ungenützt verstreichen.
Der Antragsteller brachte unaufgefordert mit 18.2.2022 vor, die Wortmarke verwendet und nur kurzfristig die Gebühr für die Verlängerung nicht gezahlt zu haben; Letzteres sei in der Zwischenzeit nachgeholt worden. Ohne sein Einverständnis habe der Antragsgegner die Wortmarke nun aber für sich okkupiert.
Mit Schreiben vom 16.3.2022 forderte die Rechtsabteilung den Antragsteller auf, auf den Nichtbenutzungseinwand des Antragsgegners hin Nachweise der Benutzung seiner Marke zu übermitteln. Würden keine Benutzungsunterlagen eingereicht, werde der Widerspruch sofort zurückgewiesen.
Daraufhin teilte der Antragsteller in seiner Stellungnahme vom 17.5.2022 mit, dass er sechs Monate im Ausland tätig sei und daher nur telefonisch erreicht werden könne. Er habe zum Nachweis der Benutzung der Marke keine Unterlagen parat. Allerdings ergebe sich aus dem vorgelegten Auszug aus dem Markenregister, dass er seine Wortmarke bereits am 22.7.2010 habe registrieren lassen und seitdem auch verwende. Er habe sie dem Antragsgegner bis auf Widerruf zur Verfügung gestellt, jedoch handle es sich nicht um die Marke des Antragsgegners.
Diese Äußerung stellte die Rechtsabteilung dem Antragsgegner unter Anschluss einer Rechtsbelehrung iSd § 29b Abs 3 iVm § 33a MSchG zu. Sie wies ihn darauf hin, dass bei Unterbleiben einer Stellungnahme das Verfahren nach Aktenlage fortgesetzt werde.
Der Antragsgegner wies daraufhin nicht nach, einen auf § 33a MSchG gestützten Antrag auf Löschung der Widerspruchsmarke infolge Nichtbenutzung bei der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes eingebracht zu haben. Er äußerte sich auch sonst nicht zu den ihm übermittelten Stellungnahmen des Antragstellers.
Mit Schreiben vom 21.12.2022 erinnerte die Rechtsabteilung den Antragsteller nochmals an seine Pflicht, die Benutzung seiner Marke nachzuweisen. Sie forderte ihn auf, die Gebühren für seinen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zu zahlen und die Beweisthemen für die Verhandlung bekanntzugeben. Dabei erwähnte sie, dass eine Verhandlung nicht notwendig erscheine, weil es sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach ständiger Rechtsprechung um eine reine Rechtsfrage handle. Der Antragsgegner hielt daraufhin seinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung aufrecht, zahlte die Antragsgebühr aber nicht ein.
Mit dem angefochtenen Beschluss wies die Rechtsabteilung den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit der Begründung zurück, dass der Antragsteller die Verhandlungsgebühr nicht eingezahlt habe und es sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich um eine Rechtsfrage handle, die keinem Beweisverfahren zugänglich sei. Den Widerspruch des Antragstellers wies sie ebenfalls zurück. Der Antragsteller habe keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung seiner Wortmarke vorgelegt. Ihn treffe allerdings die Behauptungs- und Bescheinigungslast dafür; allfällige Zweifel gingen zu seinen Lasten. Seine Behauptung, er habe dem Antragsgegner die Wortmarke zur Verfügung gestellt, werde weder durch weiteres Vorbringen untermauert, noch durch Beweise gestützt. Der Hinweis auf das Markenregister sei zur Glaubhaftmachung der kennzeichenmäßigen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr für die konkreten Waren und Dienstleistungen nicht ausreichend. Mangels Benutzungsnachweis gelte die Marke des Antragstellers als nicht eingetragen.
Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den Beschluss abzuändern und dem Widerspruch stattzugeben. Hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Soweit für das Rekursverfahren relevant beantragt der Antragsgegner sinngemäß, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist berechtigt.
1. Dem Rekurs zufolge sei aus der Eintragung der älteren Marke für die Dienstleistungen der Klasse 38 abzuleiten, dass auf einer Website Dienstleistungen zur Verfügung gestellt würden. Damit sei bereits im Sinne eines Benutzungsnachweises glaubhaft gemacht worden, dass unter der Marke im Internet Audio-, Video- und Multimedia-Inhalte zu geschäftlichen Zwecken verbreitet würden. Die Marke sei stets auf der Website angebracht gewesen; mit ihr seien die Dienstleistungen des Antragstellers (Internetradio) vermarktet worden.
2. Zur Einrede der Nichtbenutzung:
2.1 Sofern ein Widerspruch auf eine am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die er sich richtet, seit mehr als fünf Jahren registrierte Marke gestützt ist, kann ihm nur stattgegeben werden, wenn auf Verlangen des Markeninhabers innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, dass ein § 33a MSchG entsprechender Verfallsgrund zum Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke nicht vorliegt (§ 29b Abs 3 Satz 1 MSchG). Gemäß § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs 2 in Österreich Schutz genießenden Marke beantragen, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig iSd § 10a benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.
2.2 Hier hat der Antragsteller zur Glaubhaftmachung der Benutzung seiner Wortmarke zwar nur auf den vorliegenden Markenregisterauszug hingewiesen, jedoch auch vorgebracht, dass er die Marke dem Verein (= Antragsgegner) bis auf Widerruf zur Verfügung gestellt habe. Damit bestätigte er aber das Vorbringen des Antragsgegners in der Äußerung vom 18.10.2021, wonach die Wortmarke deshalb über mehr als fünf Jahre nicht vom Antragsteller persönlich benutzt worden sei, weil er sie als Vereinsobmann dem Antragsgegner zur Benutzung überlassen habe. Dieses übereinstimmende Vorbringen der Parteien hat der Antragsgegner auch nach der Äußerung des Antragstellers zum Nichtbenutzungseinwand nicht weiter bestritten. Unstrittig ist außerdem die Benutzung der Marke zur Ausstrahlung und Verbreitung medialer Inhalte im Internet auch durch den Antragsgegner (siehe dessen Beilagen zur Äußerung vom 18.10.2021). Folglich geht die Einrede der Nichtbenutzung schon deshalb ins Leere, weil der Antragsgegner selbst zugesteht, die Marke als „Dritter“ mit Zustimmung des Antragstellers in den letzten fünf Jahren benutzt zu haben. Dass er die Marke ernsthaft und kennzeichenmäßig benutzt hat, hat er dabei nie in Frage gestellt. Dessen ungeachtet reichen die zugestandenen Tatsachen, für die es entgegen der Begründung der Rechtsabteilung keiner Bescheinigungsmittel bedarf – nur strittige Tatsachen bedürfen eines Beweises – und auf die auch im Rechtsmittelverfahren Bedacht zu nehmen ist (vgl für das Außerstreitverfahren RS0083785; 1 Ob 12/22d [Rz 1.1] mwN), aus, um auch in rechtlicher Hinsicht eine ernsthafte, kennzeichenmäßige und geltungserhaltende Benutzung zu bejahen. So liegt eine kennzeichenmäßige Benutzung jedenfalls vor, wenn – wie hier – auf einer Website unter der Marke Waren oder Dienstleistungen entsprechend ihrer Eintragung angeboten werden (vgl RS0066671, insb [T17]). Des Weiteren genügt es beispielsweise zur Erzielung einer rechtserhaltenden Wirkung einer Markenbenutzung, wenn die Firma, deren Geschäftsführer der Markeninhaber ist, die Marke benutzt; es ist dann von einer konkludenten Zustimmung des Markeninhabers auszugehen (vgl
3. Zur Frage der Verwechslungsgefahr:
3.1 Nunmehr ist gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG zu prüfen, ob aufgrund des Widerspruchs des Antragstellers als Inhaber der früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung der jüngeren Marke erfolgen soll, weil die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine Rechtsfrage (RS0043640, RW0000786). Dass die Rechtsabteilung nach der Aktenlage auch über die Verwechslungsgefahr entscheiden würde, hat sie den Parteien in ihren amtlichen Schreiben mitgeteilt, sodass insofern auch keine Überraschungsentscheidung durch das Rekursgericht ergehen kann.
3.2 Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RW0000786, RW0000810). Daher sind die gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden. Für das Registerverfahren irrelevant sind daher die in der Rekursbeantwortung enthaltenen Anträge des Antragsgegners auf „Bekämpfung“ des Beschlusses, mit dem dem Antragsteller die Wiedereinsetzung in die Verlängerung der Schutzdauer für seine Wortmarke bewilligt wurde, sowie auf „Klarstellung“, ob das Patentamt die Gebühr für die Verlängerung der Schutzdauer, die der Antragsteller unbefugt vom Vereinskonto überwiesen hätte, an den Antragsgegner zurückzahlen dürfe.
3.3 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken, auf ihre Unterscheidungskraft und auf die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl RS0121482). Entscheidend ist der Gesamteindruck auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen (vgl RS0117324). Bei ausschließlich aus Worten bestehenden Zeichen ist für die Ähnlichkeitsprüfung auf Wortklang, -bild und -sinn Bedacht zu nehmen. Für das Bejahen von Verwechslungsgefahr genügt in der Regel eine Übereinstimmung in einem der drei genannten Kriterien (vgl RS0079190 [T22]; RS0066753 [T9]).
3.4 Diesen Grundsätzen folgend liegt hier beinahe Zeichenidentität vor. Die beiden Wortmarken unterscheiden sich lediglich in einem Buchstaben. Während das „I“ in der älteren Wortmarke groß geschrieben ist, enthält das jüngere Wortzeichen ein „kleines i“. Abgesehen davon liegt bildliche und klangliche Zeichenidentität vor, sodass sich daraus schon die Verwechslungsgefahr ableiten lässt. Dieser hohe Ähnlichkeitsgrad könnte nur durch einen großen „Dienstleistungsabstand“ (vgl RS0116294) ausgeglichen werden, was hier aber auch nicht der Fall ist. Die Benutzung der Marken bezieht sich ua auf die Ausstrahlung und Verbreitung medialer Inhalte in Kommunikationsnetzen. Die Überschneidungen in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 38 sind damit eindeutig. Die ältere Marke des Antragstellers erfasst vom Wortlaut – neben der „Ausstrahlung von Rundfunksendungen“ – zwar nur Dienstleistungen der „Telekommunikation“. Darunter ist aber auch die Datenkommunikation via Internet zu verstehen, wie sie sich in der „Ausstrahlung von Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten im Internet“ laut den unter der jüngeren Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 wiederfindet. Letztere erfassen im Übrigen auch die Ausstrahlung solcher Inhalte in anderen Kommunikationsnetzen (wie etwa dem „traditionellen“ Rundfunk), sodass es abseits der Verbreitung im Internet wiederum hochgradige Übereinstimmungen mit den unter der älteren Marke eingetragenen Dienstleistungen gibt.
3.5 Folglich ist hier von einer Verwechslungsgefahr auszugehen; die Entscheidung der Rechtsabteilung erweist sich als korrekturbedürftig. Die Registrierung der jüngeren Marke war aufzuheben.
4. Ob eine Marke rechtserhaltend benutzt wurde, betrifft eine Frage des spezifischen Einzelfalls (vgl RS0123519; 133 R 86/17w). Da die Entscheidung auch sonst keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RS0111880; RS0112739), ist der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig. In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.
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