Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT307203 über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss des Patentamts vom 23.09.2022, WM 68/2020-7, in nicht öffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Dem Rekurs wird Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird geändert und lautet:
„Dem Widerspruch gegen die Marke AT307203 wird stattgegeben und die Registrierung mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt der Registrierung aufgehoben.“
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Begründung
1. Im Widerspruchsverfahren stehen einander folgende Wortmarken gegenüber:
2. Die Antragstellerin brachte zusammengefasst vor, die jüngere Marke und die ältere Marke seien hochgradig ähnlich und die jeweiligen Waren und Dienstleistungen teils identisch oder hochgradig ähnlich und teils verwechselbar ähnlich. Für das relevante Publikum bestehe eine erhebliche Verwechslungsgefahr iSd § 30 Abs 1 MSchG. Die ältere Marke DA sei vollständig in der jüngeren Marke DA Professional enthalten. Dadurch ergebe sich eine hochgradige visuelle und phonetische Ähnlichkeit, aus der der weitere Bestandteil „Professional“ nicht herausführe. Die Hinzufügung führe zu keiner unterschiedlichen Bedeutung im Sinngehalt der übereinstimmenden Zeichen „DA“, sondern lasse darauf schließen, dass die beiden Marken für zwei unterschiedliche Versionen der selben Dienstleistungen stehen. Die Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Klasse 35 der älteren Marke mit den Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 der jüngeren Marke ergebe sich, weil alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Personalberatungs- und Bewertungsdienstleistungen oder Unternehmensdienstleistungen für Dritte stehen würden. Auch die Waren der Klasse 16 der jüngeren Marke, vordringlich Lehr– und Unterrichtsmaterial, würden im Zusammenhang mit den hier relevanten Dienstleistungen der älteren Marke stehen und seien ebenfalls als ähnlich zu beurteilen. Aus der hochgradigen Zeichenähnlichkeit zwischen der älteren Marke und dem Zeichen der jüngeren Marke und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr.
3. Die Antragsgegnerin brachte im Wesentlichen vor, die ältere Marke sei nur für die Dienstleistungen der Klasse 35 registriert und dort nur für unternehmensbezogene Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsführung und Projektleitung. Die jüngere Marke begehre Schutz in den Klassen 16 und 41, die zu diesen Dienstleistungen der Klasse 35 durchgreifend verschieden seien. Selbst in der Klasse 35 seien die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen als unterschiedlich zu beurteilen, weil die Dienstleistungen der älteren Marke auf allgemeine Personaldienstleistungen Bezug nehmen, damit andere Kundenkreise ansprechen und auch sonst keinerlei Überschneidung oder auch nur Ergänzung aufweisen würden.
4. Mit dem angefochtenen Beschluss gab das Patentamt dem Widerspruch teilweise Folge und hob die Registrierung der angegriffen Marke in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35,
Arbeits- und Personalvermittlung; Auskünfte über Personalanwerbung; Auswahl von Personal mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Beratung auf dem Gebiet des Personalwesens; Beratung bei Unternehmensorganisation und Geschäftsführung einschließlich Personalverwaltung; Beratung bei der Personalanwerbung; Beratung bei der Personaleinstellung; Ermittlung der Anforderungen an das Personal; Ermittlung des Personalbedarfs; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement; Hilfe [Beratung] bei der Verwaltung von Personal; Hilfe bei der Anwerbung und Vermittlung von Personal; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten [Personalmanagementberatung]; Personal-, Stellenvermittlung; Personaldienstleistungen [Personal-, Stellenvermittlung]
auf (siehe Unterstreichung in der Tabelle oben). Die Antragsgegnerin habe die ältere Marke vollständig übernommen, an den im Blickpunkt stehenden Anfang gesetzt und das nicht unterscheidungskräftige Wort „Professional“ hinten angefügt. „DA“ komme in der jüngeren Marke eine prägende Rolle zu, und die Dienstleistungen seien teilweise vergleichbar. Die Konsumenten würden somit bei der jüngeren Marke davon ausgehen, dass es sich um eine Marke handle, die der älteren Marke unmittelbar zuzuordnen sei oder mittelbar insofern, als die jüngere Marke als Fortentwicklung der älteren Marke betrachtet werde. Zwischen den Waren der Klasse 16 und den Dienstleistungen der Klasse 35 der älteren Marke sei aufgrund des unterschiedlichen Geschäftsbereichs und Verwendungszwecks keine Überschneidung im Sinne der Ähnlichkeit/Identität feststellbar. Bei den Produkten der jüngeren Marke handle es sich um Unterrichtsmaterialien, während im Rahmen der Dienstleistungen Personaltests (nicht Schultests) angeboten würden. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 der jüngeren Marke und den Dienstleistungen der Klasse 35 der älteren Marke würden teilweise Ähnlichkeiten bestehen, und zwar soweit beide Dienstleistungen den Branchenbereich des Personalwesens betreffen, den selben Zweck, die Mobilisierung von Personal, verfolgen und zwangsläufig das selbe Zielpublikum, die Arbeitgeber, haben. Diesbezüglich sei dem Widerspruch stattzugeben. Die übrigen Dienstleistungen würden völlig andere Geschäftsbereiche, diverse Dienstleistungen im Bereich Werbung, Handelsdienstleistungen mit Unterrichtsmitteln sowie Karriere-Beratungsdienstleistungen, betreffen. Letztere würden Durchschnittsverbraucher ansprechen, die in Fragen des beruflichen Fortkommens beraten werden möchten. Demgegenüber würden hinter der älteren Marke Dienstleistung stehen, die vor allem von Arbeitgebern nachgefragt werden, die sich dadurch eine Feststellung der Kompetenz von (potentiellem) Personal erhoffen. Es würden somit Divergenzen im Zielpublikum und im Verwendungszweck vorliegen. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke und den Dienstleistungen der Klasse 35 der älteren Marke ließen sich keine Überschneidungen feststellen; diese würden weder zu einem Geschäftsbereich gehören, noch über einen ergänzenden Charakter verfügen. Die spezifischen Dienstleistungen hinter der älteren Marke im Bereich der Personalbeurteilung würden in der Regel von Unternehmen nachgefragt werden, die Dienstleistungen in der Klasse 41 würden hingegen im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen enthalten, die vor allem auf Durchschnittsverbraucher ausgerichtet seien.
5. Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, dem Widerspruch gegen die Marke AT307203 vollumfänglich stattzugeben.
Die Antragsgegnerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist berechtigt.
6. Gemäß § 29a in Verbindung mit § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.
6.1. Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus dem selben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (stRSpr EuGH C-39/97, Canon Rz 29; 17 Ob 18/11p, Junkerschinken; RS0078978).
6.2. Für den Begriff der Verwechslungsgefahr gilt unionsweit ein einheitlicher Maßstab. Nach der Rechtsprechung des EuGH und der ständigen Rechtsprechung in Österreich ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, wobei die fraglichen Marken jeweils in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen sind und die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren entscheidend ist (RS0117324; RS0121482; 17 Ob 18/11p, Junkerschinken ).
6.3. Umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft sowie Bekanntheitsgrad auf dem Markt und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistung, Bedacht zu nehmen ist. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (17 Ob 18/11p, Junkerschinken ; RS0121500; RS0121482; RS0116295). Die Folge dieser Wechselwirkungen ist, dass bei Warenidentität und hochgradiger Warenähnlichkeit ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand (17 Ob 36/08f, Cobra) .
6.4. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist eine Rechtsfrage und daher grundsätzlich keinem Beweisverfahren zugänglich (RW0000786; OLG Wien 33 R 39/20b). Im Widerspruchsverfahren ist zudem in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RW0000786).
7. Zur Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Zeichen :
7.1. Bei ausschließlich aus Worten bestehenden Zeichen ist beim Ähnlichkeitsvergleich auf Wortklang, Wortbild und Wortsinn Bedacht zu nehmen; in der Regel genügt die Verwechslungsgefahr nach einem dieser Gesichtspunkte (RS0066753 [insb T9]).
Die Verwechslungsgefahr im Hinblick auf das Zeichen ist in der Regel schon dazu zu bejahen, wenn eine Übereinstimmung in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (4 Ob 55/04y; RS0079190 [T22]). Ob das verwendete Zeichen der Marke des Konkurrenten in Bild, Klang oder Bedeutung ähnlich ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den Marke und Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (RS0117324). Für die Beurteilung der Ähnlichkeit einer zusammengesetzten Marke kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind (C-193/06 P, Quick/Quicky ). Auch hier kommt es auf den Gesamteindruck und die Wirkung auf einen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen an (RS0117324; 4 Ob 124/06y, Hotel Harmonie/Harmony Hotels ).
7.2. Wird eine Marke vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig – und zwar auch dann, wenn auch andere Bestandteile vorhanden sind – Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b, gotv ; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel ; 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spann Max ; 4 Ob 199/18w, Granny‘s ; RS0079033). Bei der Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (RS0079033 [T20]; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel ; Om 15/01, Jack Jones ; 17 Ob 32/08t, Jukebox) .
7.3. Nach den dargelegten Grundsätzen besteht zwischen den Marken DA und DA Professional Verwechslungsgefahr. Die ältere Marke wurde vollständig in das Zeichen der Antragsgegnerin aufgenommen. Der weitere Markenbestandteil „Professional“ hat keine eigenständige, die jüngere Marke in irgendeiner Form eine prägende Bedeutung; der Beisatz weist keine Unterscheidungskraft auf, sondern dient nur einer Beschreibung der Marke und der dahinter stehenden Dienstleistungen als „professionell“.
8. Zur Dienstleistungsähnlichkeit :
8.1. Eine Marke muss geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und ihre Herkunftsfunktion zu gewährleisten. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen kann, muss sie Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt und erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (EuGH C-39/97, Canon , RN 26 ff; vgl 17 Ob 18/11p; RS0106989).
8.2. Ob Waren oder Dienstleistungen einander ähnlich sind, ist anhand objektiver, auf die Waren selbst bezogener Kriterien zu beurteilen. Dabei sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistung. Maßgeblich ist bei der Prüfung das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen. Die dort verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch und objektiven Verkehrsverständnis auszulegen (RS0116295; 17 Ob 18/11p, Junkerschinken ; 17 Ob 36/08f, Cobra; C-39/97, Canon ). Für welche Waren und Dienstleistung die Marken tatsächlich verwendet werden, spielt im Rahmen dieser abstrakten Prüfung keine Rolle (vgl RS0066553 [T13]; Schumacher in Kucsco/Schumacher , Marken.Schutz³ § 30 Rz 10f).
8.3. Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise nach der Rechtsprechung als zusammengehörig betrachten, weil sie der Meinung sein können, sie würden vom selben Unternehmen erbracht, wenn die Dienstleistungen nicht völlig gegensätzlicher Natur sind und sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verrichtung eng berühren. Gehören mit ähnlichen Zeichen gekennzeichnete Dienstleistungen zu einem gemeinsamen Geschäftsbereich, besteht eine enge Verbindung beim Verwendungszweck, und die fraglichen Dienstleistungen haben ergänzenden Charakter. Daraus ist dann zu schließen, dass sie ähnlich sind ( Schumacher in Kucsko/Schumacher , Markenschutz³ § 10 Rz 455 mwN). Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist nach den selben Grundsätzen zu beurteilen ( Schumacher aaO Rz 456).
8.4. Da die Zeichen der Parteien eine große Ähnlichkeit aufweisen uns sich nur durch einen in der jüngeren Marke enthaltenen, nicht unterscheidungskräftigen Zusatz unterscheiden, werden die angesprochenen Verkehrskreise nach den dargelegten Grundsätzen sämtliche hinter den beiden Marken stehenden Waren und Dienstleistungen der Inhaberin der älteren Marke zuordnen; die Verwechslungsgefahr ist gegeben :
8.4.1. Die Dienstleistungen hinter der älteren Marke beziehen sich im Wesentlichen auf die Auswahl und Bewertung von gehobenem Personal und richten sich an Unternehmen. Die Waren und Dienstleistungen, für die die jüngere Marke steht, wenden sich teilweise an Unternehmen, teilweise an (Privat)Personen, die Arbeitnehmer sind oder auf den Arbeitsmarkt streben.
8.4.2. Die im Rekursverfahren noch relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 sind im Bereich der Berufsberatung, der Durchführung und Organisation von (geschäftlichen) Veranstaltungen, Schauen und Messen auch zu Werbezwecken und der Veröffentlichung, Herausgabe und Verteilung von Werbematerial, der Erfassung von Personaldaten (Büroarbeiten), Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit Unterrichtsmitteln und der organisatorischen Beratung bei der Bestellung von Büromaterial angesiedelt.
Bei den Waren der Klasse 16 handelt es sich um Druckereierzeugnisse und Lern- und Unterrichtsmaterial im weitesten Sinne.
Die Dienstleistungen der Klasse 41 sind in den Bereichen Bildung samt Bereitstellung von Lernmaterial, Berufsberatung und Durchführung und Organisation von Veranstaltungen angesiedelt.
8.4.3. Die angesprochenen Dienstleistungen sind im Vergleich zu den Dienstleistungen hinter der älteren Marke nicht völlig gegensätzlicher Natur und berühren einander in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verrichtung:
Es liegt nahe, dass ein Unternehmen oder ein (potentieller) Arbeitnehmer, das/der die Antragstellerin im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich der Personalauswahl und Personalbewertung kennt und unter der Marke „DA Professional“ das Angebot einer der genannten Dienstleistungen der Antragsgegnerin sieht, annimmt, dass die Dienstleistungen vom selben Unternehmen angeboten werden. Die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Auswahl von Mitarbeitern berühren sich – quasi gespiegelt – eng mit Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Karriereplanung für potentielle Arbeitnehmer erbracht werden. Eine Berührung besteht auch mit Dienstleistungen, die das Ziel haben, das Unternehmen auf dem (Arbeits)Markt bekannt machen. Das betrifft alle Arten von Veranstaltungen und die Bereitstellung von Werbematerial. Die Erfassung von Personaldaten (Büroarbeiten) ist eine Tätigkeit, die eng, wenn nicht sogar zwingend, mit den Dienstleistungen im Bereich der Personalbewertung zusammenhängt. Auch die organisatorische Beratung bei der Bestellung von Büromaterial ist eine Unternehmensdienstleistung für Dritte, die zu den hinter der älteren Marke stehenden nicht völlig gegensätzlich ist und von den angesprochenen Unternehmern als von der Antragstellerin stammend wahrgenommen werden kann.
Die Dienstleistungen im Bereich Personalauswahl und Personalbewertung stehen aber auch in einem engen logischen Zusammenhang mit sämtlichen (Aus)bildungs- und Schulungsmaßnahmen samt Erstellung und Bereitstellung von Materialien dafür. Es liegt auf der Hand, dass ein Unternehmensberater, der im Bereich Mitarbeiterrekrutierung und -bewertung bekannt ist, auch Bildung und Lernmaterial anbietet (Klasse 16).
Dem Rekurs war Folge zu geben.
9. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen der von § 62 Abs 1 AußStrG geforderten Qualität aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (vgl RS0111880; RS0066779), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.
10. In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der wie hier rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.
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