33R41/21y – OLG Wien Entscheidung

2.3. Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (RS0079038). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ursprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C 108/97, Chiemsee; C 104/00 P, EuG T 471/07, Tame it, Rn 15 mwN; RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix; 4 Ob 49/14f, My TAXI ) .

2.4. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11, OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a, Shopping City mwN; RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft die Eintragung verhindert, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (OBm 3/12, Lounge.at, unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11, Starsat; OBm 1/13, Malzmeister mwN; ähnlich RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl C 104/01, Orange, Rn 58 und 59; C 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit ).

2.5. Ob die Unterscheidungskraft vorliegt, ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde, nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit zu prüfen ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 3 § 4 Rz 57; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (C 104/01, Orange, Rn 46 und 63; RS0079038 [T1]; RS0114366 [T5]).

2.6. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RS0066644).

2.7. Die Eintragung einer Marke, die aus mehreren Worten zusammengesetzt ist, ist nach den selben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RS0122385 [T1]). Sie ist dann nicht schützbar, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Dienstleistung enthält (vgl 17 Ob 21/11d, echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (vgl Obm 1/12, Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s, we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020, Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen). Im Falle eines zusammengesetzten Zeichens ist zu prüfen, ob die Wortverbindung ein zusätzliches Merkmal – eine grafische oder inhaltliche Änderung – aufweist, das das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen lässt, die betroffenen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (C 104/00 P, Companyline , Rn 23).

2.8. Durch die Verbindung zwischen Markenwort und Waren oder Dienstleistungen können geografische Angaben beim Konsumenten positiv besetzte Vorstellungen über die Herkunft der Waren und Rohstoffe oder der Personen, die die Dienstleistungen erbringen, erwecken. Kommt eine geografische Herkunft nicht in Frage, kann die Ortsangabe unter Umständen als werbemäßige Anpreisung der Unterscheidungskraft entbehren. Es genügt für die Schutzausschließung gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MschG, dass eine Ortsbezeichnung von einer Art ist, welche die Vorlieben der Verbraucher beeinflussen kann, zB wenn etwa eine ideelle Beziehung zwischen den bei der Markenanmeldung geoffenbarten Waren oder Dienstleistungen und dem Ort besteht, wenn vom Nimbus eines (bekannten) Orts profitiert wird ( Newerkla in K ucsko/Schumacher , marken.schutz 3 § 4 Rz 284 ff).

3.1. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann (§ 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

3.2. Die Antragstellerin stützt sich im Rekurs zusammengefasst darauf, dass das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig sei. Bei der Überprüfung sei nicht auf den allgemeinen Sprachgebrauch abzustellen, sondern auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise. Zwar könne der erste Bestandteil „SCHWEIZER KAPITAL“ als Hinweis auf den Sitz des Inhabers oder die Herkunft der Dienstleistungen verstanden werden, der Bestandteil „IMMOBILIENFORMEN“ sei aber eine Phantasiebezeichnung und daher schutzfähig.

3.3. Beteiligte Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall alle Personen, die als Adressaten der Dienstleistungen in Betracht kommen, also der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher dieser Dienstleistungen (vgl auch RS0079038 [T1]).

Es kann bereits das Verständnis eines von mehreren angesprochenen Verkehrskreisen entscheidend sein und das Registrierungshindernis bewirken. Dies auch ungeachtet des Umstands, dass es sich um den kleineren Teil der beteiligten Verkehrskreise handelt. Das Eintragungshindernis darf somit in keinem dieser Kreise vorliegen (vgl 4 Ob 77/15z).

3.4. Die Wortmarke „SCHWEIZER KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN“ setzt sich zusammen aus den Begriffen „SCHWEIZER“, „KAPITAL“ und „IMMOBILIENFORMEN“. Wie die Antragstellerin im Rekurs zugesteht, deutet der Begriff „SCHWEIZER“ daraufhin, dass etwas aus der Schweiz stammt. Der Begriff ist daher nur eine beschreibende Angabe der Herkunft oder des Gebiets der jeweiligen Dienstleistungen.

Der Begriff „KAPITAL“ meint im alltäglichen Sprachgebrauch das Geld- oder Sachvermögen. Der Begriff darf jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern seine Bedeutung ist in Verbindung mit dem Begriff „IMMOBILIENFORMEN“ zu verstehen. Unter „IMMOBILIENFORMEN“ kann einerseits die Beteiligung an Immobilienfonds oder die Nutzung von Immobilien verstanden werden.

Die beiden Begriffe „KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN“ als Gesamtbegriff bedeuten – unbeschadet des Fehlens eines Bindestrichs nach „KAPITAL“ –, dass es sich bei den beiden Begriffen um Gesellschaften oder Anlageformen handelt. Ausgehend von den angemeldeten Dienstleistungen werden die beteiligten Verkehrskreise davon ausgehen, dass diese Dienstleistungen Kapitalanlagen und Immobilien in der Schweiz betreffen oder dass die Dienstleistungen von Schweizer Unternehmen erbracht werden. Sie werden das angemeldete Zeichen als Ganzes nur als Hinweis auf ein Angebot im oder des Kapital- und Immobilienbereichs aus der Schweiz sehen.

Soweit die Antragstellerin moniert, das Patentamt habe den Schutz des Zeichens pauschal für alle angemeldeten Dienstleistungen verweigert, so ist sie auf die detaillierte rechtliche Beurteilung im Schreiben vom 23.11.2020 zu verweisen.

Die Antragstellerin moniert weiters, dass bei den Dienstleistungen der Klasse 35 (Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit, gewerbliche Lobbyarbeit etc), der Klasse 38 (Telekommunikation), der Klasse 39 (Transportwesen, Logistikdienstleistungen etc), der Klasse 41 (Aus- und Fortbildung, Erziehung, Unterhaltung, Sport, Organisation und Durchführung von Events und Konferenzen) und der Klasse 42 (Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Forschungsarbeiten, Entwicklung von Software) kein Zusammenhang mit dem angemeldeten Zeichen herzustellen sei.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Antragstellerin in allen Klassen die beanspruchten Dienstleistungen auf „ all the aforesaid services of Swiss origin “ eingeschränkt hat. Der Markenschutz wird daher für sämtliche Dienstleistungen begehrt, wenn diese Dienstleistungen Schweizer Ursprungs sind. Die beteiligten Verkehrskreise werden im Zusammenhalt mit dem angemeldeten Zeichen daher zwanglos erwarten, dass diese Dienstleistungen von Unternehmen aus der Schweiz erbracht werden. Die bloße Aneinanderreihung zweier beschreibender Wörter verleiht keine Unterscheidungskraft.(vgl Asperger in Kucsko/Schumacher , marken.schutz 3 § 4 Rz 283; EuG 23.1.2018, T 869/16, SWISSGEAR ).

4. Dem Argument, dass bereits ähnliche Marken durch das EUIPO oder WIPO oder in Staaten wie der Schweiz oder Israel eingetragen worden seien, ist entgegenzuhalten, dass eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RS0125405; C 37/03 P, BioID, Rn 47; C 39/08 und C 43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rn 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 3 § 4 Rz 75  mwN).

5. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwirft, die über einen Einzelfall hinaus bedeutsam sind (RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.