33R40/21a – OLG Wien Entscheidung

5.4. Die dargelegten Grundsätze gelten auch im Anwendungsbereich des § 4 Abs 1 Z 8 MSchG. Eine Täuschung über die geografische Herkunft einer Ware oder Dienstleistung setzt demnach zumindest die Möglichkeit voraus, dass ein rechtlich nicht völlig unbeachtlicher Teil des Publikums ein Zeichen als solches oder einen seiner Bestandteile als Herkunftshinweis versteht. Der OGH sah vor diesem Hintergrund die Wort-Bild-Marke Karadeniz (ua „Schwarzes Meer“) samt der Darstellung eines Samowars als nicht schützbar an (4 Ob 80/93): Da es im Ostteil der türkischen Schwarzmeerregion ein Anbaugebiet für Schwarztee gebe, verstehe das angesprochene türkischsprachige Publikum das Zeichen im Zusammenhang mit der daneben aufscheinenden Produktbezeichnung „Tee“ als Herkunftsangabe. Da das Zeichen nicht für türkischen Tee, sondern für Tee aus Ceylon registriert werden sollte, sei es zur Täuschung des Publikums geeignet. Ähnlich argumentierte der OPM zur Wort-Bild-Marke Old Bourbon Street (Om 2/00, PBl 2001, 200): Diese Wortfolge, die als Bezeichnung einer durch zahlreiche Jazzlokale berühmten Straße in New Orleans auch in Europa ein Begriff sei, schaffe einen Zusammenhang mit den USA. Dieser Eindruck werde durch den Bildbestandteil des Zeichens verstärkt. Der sich über einen gestreiften Wappenschild beugende Adler erinnere an amerikanische Wappen und Embleme, auch wenn keine Ähnlichkeit mit einem bestimmten Wappen oder Emblem bestehe. Das Zeichen lasse den Betrachter an die USA denken und annehmen, dass die damit bezeichnete Ware aus den USA stamme. Dagegen sei Reno für Schuhe weder beschreibend noch zur Täuschung geeignet, weil das Publikum Schuhe nicht mit der amerikanischen Stadt Reno verbinde (Om 13/86, PBl 1989, 56).

5.5. Für Wortverbindungen, die geografische Begriffe enthalten, ist die folgende Passage aus der Begründung der Entscheidung des OGH zum Zeichen Miss Broadway aufschlussreich, das der OGH für nicht zur Täuschung des Publikums geeignet ansah (4 Ob 369/80; Kürzungen zur besseren Lesbarkeit nicht kenntlich gemacht):

«Da bekannte Straßennamen nach der Auffassung des Publikums meist als Angaben über den Ort der Herstellung angesehen werden, könnte dies auch für die alleinige Verwendung der Bezeichnung „Broadway“ gelten. Für die nicht zergliedernd, sondern in ihrer Gesamtheit zu beurteilende Wortverbindung „Miss Broadway“ gilt dies jedoch nicht. Für die mit dieser Wortmarke in Berührung kommenden Verkehrskreise liegt es nahe, den geographischen Bestandteil der Wortverbindung als Attribut seiner Trägerin in dem Sinne zu verstehen, wie dies für ähnliche Wortverbindungen (zB „Miss Österreich“; „Miss Europa“) gilt. Damit hat aber die Wortverbindung „Miss Broadway“ überwiegend den Charakter einer Phantasiebezeichnung, wogegen die daneben vorhandene geographische Bedeutung des einen Bestandteils stark zurücktritt. Wegen dieses überwiegenden Phantasiecharakters ist aber auch nicht zu befürchten, daß maßgebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise darin einen Hinweis auf die Herkunft der unter dieser Marke vertriebenen Kosmetikprodukte aus Amerika (bzw den Vereinigten Staaten) sehen oder gar vermuten werden, diese Waren würden direkt am Broadway erzeugt. Die Marke ist daher auch nicht zur Täuschung des Publikums geeignet.»

6.1. Im vorliegenden Fall ist somit primär zu klären, ob die Gefahr besteht, dass das Publikum das Zeichen American Eagle als Herkunftsangabe versteht – ob es ihm also den Inhalt beimisst, dass die damit bezeichneten Waren in den Vereinigten Staaten oder von einem amerikanischen Unternehmen hergestellt wurden, und dadurch die Möglichkeit der Täuschung über die Herkunft der Waren besteht. Unter Anwendung der dargelegten Grundsätze kommt das Rekursgericht im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose zum selben Ergebnis wie die Rechtsabteilung:

6.2. American Eagle ist eine der englischen Bezeichnungen für den Weißkopfseeadler. Dem Großteil des Publikums wird dies nicht bekannt sein, sodass eine rein zoologische Deutung des Zeichens ausscheidet. Das Publikum wird das Zeichen überwiegend wörtlich mit „Amerikanischer Adler“ übersetzen und so einen Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten herstellen. Dieser Zusammenhang wird dadurch verstärkt, dass der Adler – konkret der Weißkopfseeadler, der in freier Wildbahn nur in Nordamerika vorkommt – allgemein als Wappentier der Vereinigten Staaten bekannt ist. Im Gegensatz zu Miss Broadway tritt die geographische Bedeutung von American daher nicht in den Hintergrund, sondern wird durch den Bestandteil Eagle sogar noch verstärkt. Anders als beim Zeichen Reno bringt das Publikum die Vereinigten Staaten auch allgemein mit den von der Anmeldung umfassten Waren in Verbindung. Damit sieht der Großteil des Publikums, ähnlich wie beim Zeichen Old Bourbon Street , einen engen Zusammenhang mit den USA – zum einen schon aufgrund des Bestandteils American , zum anderen aufgrund des Zeichens in seiner Gesamtheit. Das Zeichen ist daher geeignet, das Publikum an die Vereinigten Staaten und daran denken zu lassen, dass die damit bezeichneten Waren dort produziert wurden oder von einem amerikanischen Unternehmen stammen. Die von der Antragstellerin angesprochene Praxis im Geschäftsleben, dass Waren weltweit produziert werden und Unternehmen auf länderübergreifender Basis operieren, kann daran nichts ändern.

6.3. Zusammengefasst bedarf somit die Ansicht der Rechtsabteilung, das angemeldete Zeichen sei zur Täuschung über die Herkunft der Waren geeignet (§ 4 Abs 1 Z 8 MSchG), keiner Korrektur.

7.1. Die Antragstellerin beantragt erstmals im Rekursverfahren hilfsweise die Schutzgewährung für die folgenden Waren:

Alcoholic beverages (except beers); spirits; the aforesaid goods produced and conditioned in the United States.

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Dabei kann offen bleiben, ob eine Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der beim Internationalen Büro der WIPO vorgenommenen Registrierung einer internationalen Marke im Verfahren über die Schutzgewährung oder -verweigerung in einem Vertragsstaat zulässig ist, wenn sie sich nicht in der bloßen Streichung einzelner Waren und Dienstleistungen erschöpft, und ob das Warenverzeichnis in der Fassung des Eventualantrags Art 3 Abs 2 PMMA und § 16 Abs 3 MSchG iVm § 25 PAV, jeweils iVm der Nizzaer Klassifikation, entspricht, weil die Antragstellerin den Eventualantrag erstmals im Rekursverfahren gestellt hat und damit jedenfalls gegen das Neuerungsverbot verstößt:

7.2. Auf das Rekursverfahren gegen die Entscheidungen der Rechtsabteilung sind die Bestimmungen des AußStrG mit Ausnahme der §§ 44, 49 AußStrG und den in § 139 PatG geregelten Besonderheiten anzuwenden (§ 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 PatG). Eine dieser Besonderheiten ist die Einschränkung der Neuerungserlaubnis im außerstreitigen Rechtsmittelverfahren (§ 139 Z 3 PatG). Unverändert gilt zudem, dass die Partei nichts anderes im Rechtsmittelwege begehren kann, als sie in der ersten Instanz selbst beantragt hat ( G. Kodek in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG 2 § 49 Rz 5). Neue Sachanträge sind im Rekursverfahren ausgeschlossen (RS0006796, insb [T7]; Fucik, ÖJZ 2010, 483; Klicka in Rechberger, AußStrG² § 49 Rz 1; G. Kodek, aaO). Dasselbe gilt für Eventualanträge (3 Ob 70/08b). Auch im Anwendungsbereich des § 139 Z 3 PatG sind daher neue, im Rekursverfahren erstmals gestellte Sachanträge unzulässig, unabhängig davon, ob es sich um Haupt- oder Eventualanträge handelt ( Koller in Stadler/Koller, PatG §§ 138, 139 Rz 11). Die Bestimmungen des MSchG bieten keine Anhaltspunkte für eine Derogation des generellen Verbots von materiellrechtlichen Eventualanträgen im allgemeinen Außerstreitverfahren nach dem Spezialitätsgrundsatz (so zum patentrechtlichen Einspruchsverfahren OLG Wien 34 R 16/15w, Bodenbearbeitungsgerät ), ganz im Gegenteil: Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung einer Markenanmeldung, dass gegen die Zulässigkeit der Registrierung des Zeichens Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern (§ 20 Abs 2 MSchG). Diese Aufforderung gibt dem Antragsteller die Gelegenheit, seinen Standpunkt zu überdenken und allenfalls auch neue Sachanträge, insbesondere Eventualanträge, zu stellen. Zumindest soweit das in § 20 Abs 2 MSchG vorgesehene Verfahren eingehalten wurde, gibt es daher im Verfahren über eine Markenanmeldung keinen Anlass für die Zulassung neuer Sachanträge im Rekursverfahren. Dasselbe gilt im Verfahren über die Schutzgewährung oder -verweigerung einer internationalen Registrierung: Hier ist die vorläufige Schutzverweigerung samt Äußerungsmöglichkeit als Verbesserungsauftrag an den Anmelder zu sehen ( Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 2 MSchG Rz 95). Selbst wenn man daher von der Zulässigkeit der entsprechenden Änderung des Warenverzeichnisses ausgehen wollte, läge ein Verstoß gegen das Neuerungsverbot vor. Dem Rekurs ist daher auch insofern nicht Folge zu geben.

7.3. Unerörtert kann daher auch bleiben, ob eine Antragstellerin bei der Benennung der Waren, für deren Bezeichnung der Markenschutz begehrt wird, auch die Herkunft der Waren zum ein- oder ausschließenden Schutzkriterium erheben kann, oder ob dies dem Abkommen von Nizza über die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken grundsätzlich widerspricht.

8. Die Bewertung des Entscheidungsgegenstands beruht auf § 59 Abs 2 AußStrG iVm § 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 PatG und der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben.

9. Der Ausspruch über die Unzulässigkeit des ordentlichen Revisionsrekurses beruht auf den §§ 59 Abs 2, 62 Abs 1 AußStrG iVm § 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 PatG. Rechtsfragen von der in § 62 Abs 1 AußStrG geforderten Qualität waren nicht zu beantworten. Das Rekursgericht hat sich an der Rechtsprechung des OGH orientiert. § 37 Abs 1 MSchG verweist auf § 139 PatG und dieser wiederum auf die Bestimmungen des AußStrG. Der Umstand allein, dass der OGH die Frage der Zulässigkeit neuer Sachanträge im Rechtsmittelverfahren noch nicht für das besondere Außerstreitverfahren über eine Markenanmeldung oder die Schutzgewährung einer internationalen Registrierung zu beantworten hatte, begründet daher keine erhebliche Rechtsfrage.

[Der Oberste Gerichtshof hat den außerordentlichen Revisionsrekurs am 23.2.2022 zurückgewiesen, 4 Ob 154/21g.]