Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Stiefsohn und den fachkundigen Laienrichter Hofrat Mag. Förster in der Markenschutzsache der Antragstellerin H***** , vertreten durch die Korn Rechtsanwälte OG in Wien, wider die Antragsgegnerin B***** , vertreten durch die CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen teilweiser Unwirksamerklärung der internationalen Registrierung 1132742 für das Gebiet der Republik Österreich über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes vom 17.12.2020, Nm 14/2017 12, in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.
Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit EUR 1.831,77 (darin EUR 292,47 USt) bestimmten Kosten des Rekursverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig.
Begründung
1. Die Antragsgegnerin ist die Inhaberin der internationalen Registrierung 1132742 mit Priorität vom 29.3.2012: [Bild].
Die Basismarke der internationalen Registrierung ist die deutsche Marke Nr 302012022812.7/25. Die nachträgliche Benennung Österreichs erfolgte am 29.6.2015 und wurde am 16.7.2015 veröffentlicht. Der Schutz der internationalen Registrierung in Österreich umfasst die folgenden Waren der Klassen 10, 18 und 25:
10
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; suture materials for operations; orthopaedic footwear, including orthopaedic footwear for rehabilitation, foot physiotherapy, therapy and other medical purposes, and parts therefor, including orthopaedic shoes, including orthopaedic shoes with footbeds or with orthopaedic foot supports and foot and shoe inserts, including orthopaedic foot supports and shoe inserts and parts therefor, including in the form of rigid thermoplastic inserts; shoe components and shoe fittings for orthopaedic shoe adaptation, in particular fittings, wedges, pads, inner soles, foam padding, foam pads and moulded shoe soles, including in the form of fully plastic inserts with orthopaedic footbeds of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; orthopaedic foot and shoe inserts; orthopaedic foot and shoe supports; orthopaedic footwear, in particular orthopaedic sandals and slippers; orthopaedic insoles, inserts, including inserts of plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures.
18
Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and included in this class; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; change purses; bags; handbags; document cases; waist pouches; garment bags for travel; key cases (leatherwear); beauty cases; toilet bags, vanity cases; travelling bags; rucksacks.
25
Clothing, headgear, footwear, including comfort footwear and footwear for work, leisure, health and sports, including sandals, gymnastic sandals, flip-flops, slippers, clogs, including with footbeds, in particular with anatomically moulded deep footbeds, foot supports and foot and shoe inserts, protective inserts; parts and fittings for the aforesaid footwear, namely footwear uppers, heel pieces, outsoles, inner soles, shoe bottom parts, including footbeds, foot supports; foot and shoe inserts, in particular with anatomically moulded deep footbeds, in particular of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including of elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; inner soles; footwear, namely shoes and sandals, boots, and parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class; belts; shawls; neckerchiefs.
2. Die Antragstellerin beantragte – gestützt auf § 33 Abs 1 MSchG – die teilweise Unwirksamerklärung der internationalen Registrierung für das Gebiet der Republik Österreich in sämtlichen Klassen mit Ausnahme der Waren „künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne“, „chirurgisches Nahtmaterial; Nahtmaterial für operative Zwecke“ (Klasse 10) sowie „Häute und Felle“ (Klasse 18). Sie brachte vor, die angegriffene Marke sei insofern nicht unterscheidungskräftig (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG).
3. Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Löschungsantrags mit der Begründung, die angegriffene Marke sei unterscheidungskräftig.
4. Mit Beschluss vom 15.10.2020 teilte die NA den Parteien mit, dass gegen die deutsche Basismarke der angegriffenen internationalen Registrierung mehrere Löschungsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) anhängig seien, und dass sie eine Unterbrechung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung in den deutschen Verfahren erwäge. Sie räumte den Parteien eine zweiwöchige Frist zur Stellungnahme ein. Die Antragstellerin sprach sich gegen die Unterbrechung aus. Die Antragsgegnerin erklärte, der Unterbrechung nicht entgegenzutreten.
5. Mit dem angefochtenen Beschluss unterbrach die NA das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die vor dem DPMA anhängigen Löschungsanträge gegen die deutsche Basismarke der angefochtenen internationalen Registrierung. Das vorliegende Verfahren hänge von der zentralen Frage ab, ob die Basismarke der angegriffenen internationalen Registrierung rechtsbeständig sei. Die Löschung der Basismarke würde zum Untergang der angegriffenen Registrierung ex tunc führen. Diesfalls würde sich jede Beweisaufnahme erübrigen. Die Unterbrechung sei daher verfahrensökonomisch. Die Möglichkeit der Antragsgegnerin, die Umwandlung der internationalen Registrierung in eine nationale Marke zu beantragen, spreche nicht gegen die Unterbrechung, weil ein solcher Antrag wie eine nationale Markenanmeldung zu behandeln sei und zu einer neuen Marke führe.
6. Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den Unterbrechungsbeschluss ersatzlos zu beheben und der NA die Fortführung des Verfahrens aufzutragen.
Die Antragsgegnerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist nicht berechtigt.
7. Im Verfahren der NA ist nach § 35 Abs 5 MSchG iVm § 119 Abs 1 PatG 1970 ua § 190 ZPO sinngemäß anzuwenden. Danach kann das Gericht die Unterbrechung eines Rechtsstreits anordnen, wenn die Entscheidung ganz oder zum Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits ist. Die Unterbrechung setzt daher zunächst voraus, dass das andere Verfahren für den Rechtsstreit ganz oder teilweise präjudiziell ist; die Entscheidung im anderen Verfahren muss eine Vorfrage des Rechtsstreits mit bindender Wirkung erledigen. Trifft das zu, ist weiters zu unterscheiden: Im Allgemeinen kann das Gericht die Vorfrage auch bei Anhängigkeit eines präjudiziellen Verfahrens selbständig beurteilen ( Fucik in Rechberger/Klicka, ZPO 5 § 190 Rz 2; Höllwerth in Fasching / Konecny, Zivilprozessgesetze 3 § 190 ZPO Rz 77 ff, 81 f; beide mwN); ob es stattdessen den Rechtsstreit unterbricht, steht in seinem – pflichtgemäß zu übenden – Ermessen ( RS0036765 ). Anderes gilt, wenn Sondervorschriften ausdrücklich eine Unterbrechung anordnen (vgl die Beispiele bei Fucik, aaO Rz 3) oder die inzidente Beurteilung einer präjudiziellen Rechtsfrage aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, etwa dann, wenn das Gericht bis zu einer rechtsgestaltenden Entscheidung – zB in Bezug auf den Personenstand ( RS0105123 ) – vom Bestehen eines Rechtsverhältnisses auszugehen hat.
8. Zur Präjudizialität:
8.1 Eine nationale Basismarke (oder Basisanmeldung) ist nicht nur die Voraussetzung für die Registrierung einer internationalen Marke, sondern auch für deren Bestand: Innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der internationalen Registrierung bleibt die internationale Marke von ihrer Basis abhängig (Art 6 MMA/PMMA, „Akzessorietät“). Der Schutz der internationalen Registrierung fällt weg, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die nationale Eintragung (oder Anmeldung), auf die sie gestützt war, aus einem beliebigen Grund gelöscht (oder zurückgewiesen) wird. Die Fünfjahresfrist ist auch gewahrt, wenn die Basis erst nach dem Ablauf dieser Frist als Ergebnis eines Verfahrens wegfällt, das innerhalb der Frist begonnen hat (Art 6 Abs 3 MMA/PMMA). Die internationale Registrierung kann somit innerhalb der Frist für alle Staaten, in denen sie Schutz genießt, mit einem einzigen gegen die Basismarke gerichteten Vorgehen zu Fall gebracht werden („Zentralangriff“). Erst mit dem Ablauf der Fünfjahresfrist wird die internationale Registrierung von der Basismarke unabhängig (
8.2 Die Antragstellerin stützt sich auf den Löschungsgrund des § 33 Abs 1 MSchG und bringt vor, die angegriffene Marke sei nicht unterscheidungskräftig (iSd § 4 Abs 1 Z 3 MSchG). Die Hauptfrage des Verfahrens ist, ob dieses Vorbringen zutrifft. Die Frage des Rechtsbestands der angegriffenen Registrierung wiederum - mit anderen Worten: ob sie den „Zentralangriff“ auf die deutsche Basismarke „übersteht“ – ist eine Vorfrage des Verfahrens. Fällt die Registrierung infolge eines erfolgreichen „Zentralangriffs“ weg, kann sie nicht mehr für unwirksam erklärt werden. Der Gegenstand des Löschungsverfahrens kann nur eine registrierte Marke sein ( Kernthaler, aaO § 29 MSchG Rz 13); der Wegfall der angegriffenen Marke führt zur nachträglichen Unzulässigkeit des Löschungsantrags (so schon OLG Wien 34 R 73/16d, VAVIENO/ViVino, zum Widerspruch). Die vor dem DPMA anhängigen Verfahren sind somit entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht nur „bedingt von Relevanz“, sondern präjudiziell für das vorliegende Verfahren. Dass, wie die Antragstellerin richtig aufzeigt, auch die Vorfrage des Rechtsbestands der Registrierung von der Beurteilung der Unterscheidungskraft der Basismarke abhängt, macht diese Frage noch nicht zur Hauptfrage des vorliegenden Löschungsverfahrens. Die deutsche Spruchpraxis zur Unterscheidungskraft, mit der sich die Antragstellerin im Rekurs ausführlich auseinandersetzt, ist für die Beurteilung der Präjudizialität unerheblich.
9. Zur Zweckmäßigkeit der Unterbrechung:
9.1 Zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Verfahrensunterbrechung kann auf die in Om 12/12, Flügel, entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden: Zu berücksichtigen sind demnach zusammengefasst insbesondere die Erfolgsaussichten der geltend gemachten Löschungsgründe, der insofern erforderliche Verfahrensaufwand und der Stand im präjudiziellen Verfahren; Verfahrensverzögerungen durch die Unterbrechung sind gegen den dadurch möglicherweise ersparten Verfahrensaufwand abzuwägen.
9.2 Ausgehend davon begegnet die Ermessensausübung der NA keinen Bedenken: Zwar könnte die Frage der originären Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke ohne weiteres Beweisverfahren beurteilt werden (wobei eine Auseinandersetzung mit den Entscheidungen des EuG zu T 579/14 und des EuGH zu C 26/17P erforderlich wäre). Die Antragsgegnerin stützt sich aber auch auf eine erworbene Unterscheidungskraft infolge Benützung (Verkehrsgeltung, § 4 Abs 2 MSchG). Träfe dieses Vorbringen zu, würde der Löschungsantrag erfolglos bleiben (§ 33 Abs 2 MSchG). Das darüber zu führende Beweisverfahren ist aufwändig: Nach der ständigen Rechtsprechung ist die Verkehrsgeltung primär nicht durch die Vernehmung von Parteien und Zeugen, sondern durch Kammergutachten oder Sachverständigenbeweis, allenfalls auch durch demoskopische Gutachten, nachzuweisen (RS0066839; OLG Wien 133 R 33/19d, COYOTE) . Die Einholung des von der Antragsgegnerin beantragten Sachverständigengutachtens wird daher unumgänglich sein; wäre kein solcher Antrag gestellt worden, müsste die NA amtswegig die Einholung eines Sachverständigengutachtens anordnen (§ 35 Abs 5 MSchG iVm § 119 Abs 1 PatG iVm § 183 Abs 1 Z 4 ZPO; RS0037154; OLG Wien 133 R 33/19d, Coyote) . Das Ergebnis dieses Gutachtens – und damit die Erfolgsaussichten des Löschungsgrunds der fehlenden Unterscheidungskraft – sind derzeit nicht abschätzbar, ebensowenig die Dauer des Löschungsverfahrens bis zu seinem rechtskräftigen Abschluss. Letzteres gilt zwar auch für das präjudizielle deutsche Verfahren; dieses behängt aber, wie dem Beschluss der NA vom 15.10.2020 (ON 10) zu entnehmen ist, immerhin schon in der zweiten Instanz, während das vorliegende Löschungsverfahren erst im Anfangsstadium steht. Sollte aber der „Zentralangriff“ erfolgreich sein, würde sich wegen der Akzessorietät der hier zu beurteilenden internationalen Registrierung jedes Beweisverfahren erübrigen. Die Ermessensausübung der NA, das Löschungsverfahren zu unterbrechen, bedarf vor diesem Hintergrund keiner Korrektur.
9.3 Die im Rekurs vorgebrachten Argumente der Antragstellerin überzeugen das Rekursgericht nicht: Natürlich wäre mit der Unterbrechung eine Verfahrensverzögerung verbunden, wenn der „Zentralangriff“ erfolglos bleiben sollte. Umgekehrt würde die Unterbrechung den Parteien aber ein aufwändiges Beweisverfahren ersparen, sollte der „Zentralangriff“ erfolgreich sein. Die Antragstellerin trägt im Rekurs, in dem sie sich ausführlich mit der Entscheidung des DPMA auseinandersetzt, auch selbst Argumente dafür vor, und erachtet die Löschung der Basismarke infolge der Rechtsprechung des EuGH sogar für „unausweichlich“. Der Ausgang des deutschen Verfahrens ist derzeit allerdings noch nicht absehbar. Die von der Antragstellerin angesprochene Rechtsunsicherheit durch die angegriffene Registrierung und das offene Löschungsverfahren betrifft beide Parteien gleichermaßen. Ihr steht der mögliche verfahrensökonomische Vorteil nach einem erfolgreichen Vorgehen gegen die Basismarke gegenüber. Auch die Befürchtung der Antragstellerin, es könnte zu weiteren Gerichtsverfahren wie jenem zu 43 Cg 48/17w des HG Wien kommen, spricht nicht gegen die Unterbrechung: Zum einen gibt es derzeit keinen konkreten Hinweis dafür, dass es zu weiteren solchen Verfahren kommen werde. Zum anderen wird die unterlegene Partei der obsiegenden Partei in einem solchen Verfahren idR ohnehin kostenersatzpflichtig. Mit dem abschließenden Argument der Antragstellerin, die internationale Registrierung könne nach dem Wegfall der Basismarke in eine nationale Marke umgewandelt werden (Art 9 quinquies PMMA, § 70 MSchG), hat sich die NA schon überzeugend auseinandergesetzt. Ob es zu einem Umwandlungsantrag kommt, ist derzeit offen. Richtig ist, dass ein solcher ein neues Verfahren zur Folge hätte. Die Zweckmäßigkeitsprüfung ist aber rein verfahrensbezogen; entscheidend ist eine tendenziell verfahrensökonomische Verbesserung der Situation in dem zu unterbrechenden Verfahren ( Höllwerth, aaO Rz 77). Allfällige künftige Verfahren zwischen den Parteien können nicht in die Zweckmäßigkeitsprüfung einbezogen werden.
10. Der angefochtene Beschluss bedarf damit keiner Korrektur.
11. Die Kostenentscheidung gründet auf §§ 41, 50 ZPO iVm § 41 Abs 3 MSchG und § 142 Abs 3 PatG 1970 und das Vorliegen eines echten Zwischenstreits. Da die Antragsgegnerin ihren Sitz in Deutschland hat, unterliegen die Leistungen ihrer Vertreterin der deutschen USt in der Höhe von 19 %. Der Antragsgegnerin sind daher nicht wie verzeichnet 20 %, sondern nur 19 % USt zuzusprechen.
12. Der Ausspruch über die Unzulässigkeit des Revisionsrekurses gründet auf § 528 Abs 2 Z 2 ZPO iVm § 42 MSchG. Der angefochtene Beschluss der NA wurde zur Gänze bestätigt. § 528 Abs 2 Z 2 ZPO gilt auch für bestätigte Unterbrechungsbeschlüsse (RS0037059).
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