Rückverweise
Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Stiefsohn und den fachmännischen Laienrichter Hofrat MMag. (FH) Ledermüller in der Markenschutzsache der Antragstellerin SCC UK Holdings Limited , James House, Warwick Road, B11 2LE Birmingham, Vereinigtes Königreich, vertreten durch die Sonn Partner Patentanwälte (OG) in Wien, wider die Antragsgegnerin VIVO IT Beratung und Dienstleistungs GmbH , Marc-Aurel-Straße 10-12/1. OG, 1010 Wien, vertreten durch Dr. Karl-Heinz Plankel, Rechtsanwalt in Wien, wegen des Widerspruchs gegen die Schutzzulassung der österreichischen Marke Nr. 300609 (Wortmarke „SCC SOFTCOM CONSULTING“) über den Rekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 18.5.2020, WM 41/2019-4, -5 und -6, in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.
Die Parteien haben die Kosten des Rekursverfahrens selbst zu tragen.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Begründung
Die im Beschlusskopf angeführte Anschrift der Antragsgegnerin ist dem Firmenbuch entnommen.
1. Im Widerspruchsverfahren stehen einander insbesondere folgende Wortmarken gegenüber:
2. Die Antragstellerin brachte in ihrem Widerspruch vor, dass zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sowie den angegebenen Waren und Dienstleistungen beider Marken Verwechslungsgefahr bestehe. Darüber hinaus stützte sie ihren Widerspruch auf zwei weitere Marken, nämlich UM 3063138 (Bildmarke „SCC“) und UM 14012249 (Wortmarke „SCC Capital“).
3. Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Widerspruchs und bestritt die Verwechslungsgefahr.
4. Mit dem angefochtenen Beschluss gab die Rechtsabteilung dem Widerspruch aufgrund der eingangs bezeichneten Widerspruchsmarke statt und hob die Registrierung der angegriffenen Marke auf. Die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke seien großteils identisch und im Übrigen zumindest ähnlich. Aufgrund der übereinstimmenden Buchstabenfolge SCC, die in die angegriffene Marke übernommen worden sei und dort eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte, bestehe zwischen den beiden Marken Verwechslungsgefahr. Auf die Marken UM 3063138 und UM 14012249 ging die Rechtsabteilung folglich nicht mehr näher ein.
5. Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem (erkennbaren) Antrag, den Beschluss zu ändern und den Widerspruch zur Gänze abzuweisen; hilfsweise stellt die Antragsgegnerin einen Aufhebungsantrag.
Die Antragstellerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Die Rechtsabteilung ging aufgrund ihrer Erhebungen bei der Antragsgegnerin davon aus, dass diese den angefochtenen Beschluss erst am 2.6.2020 zugestellt erhalten habe, und wertete den am 31.7.2020 eingebrachten Rekurs als rechtzeitig. Über den für den Fall der Verspätung des Rekurses hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag entschied sie folglich nicht. Die Antragstellerin greift die Frage der allfälligen Verspätung des Rekurses in ihrer Rekursbeantwortung nicht auf. Das Rekursgericht behandelt den Rekurs vor diesem Hintergrund als rechtzeitig.
Der Rekurs ist nicht berechtigt.
6. Gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.
6.1. Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (C 191/11 P, Yorma’s, Rz 43; EuG T 599/10, Eurocool, Rz 97); dem folgt auch die ständige österreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159, T One mwN; ÖBl 2003, 182, Kleiner Feigling ua; RS0121500 [T4]; RS0121482; RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k; 17 Ob 1/08h; 17 Ob 32/08t; 4 Ob 7/12a; 4 Ob 139/13i; Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 10 Rz 397 ff mwN).
Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken, auf ihre Kennzeichnungskraft und auf die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen ist (RS0121482). So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (C 39/97, Cannon/Canon, Rz 17).
Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Waren- oder Dienstleistungsabstand (RS0116294; 4 Ob 36/04d, FIRN; 17 Ob 36/08f, KOBRA/cobra-couture.at; Koppensteiner, Markenrecht 4 111 mwN). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (C 39/97, Cannon/Canon, Rz 23; Koppensteiner, Markenrecht 4 117 mwN bei FN 108).
6.2. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (C
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6.3. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RS0066779). Für die Ähnlichkeitsprüfung ist damit insbesondere auf Wortklang, Wortbild und Wortsinn Bedacht zu nehmen (RS0117324, RS0066753 [T9]; C 251/95, Sabel/Puma).
Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn eine Übereinstimmung in einem der Kriterien Klang, Bild oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a, GO; 4 Ob 55/04y = RS0079190 [T22], RS0108039, RS0117324, RS0079571; 4 Ob 57/14g, Ionit/Isonit ). Entscheidend ist der Gesamteindruck, den Marke und Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (4 Ob 124/06y, Hotel Harmonie/Harmony Hotels; RS0117324). Zu berücksichtigen ist weiters der Umstand, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (stRsp, ua ÖBl 1993, 156, Loctite mwN; ÖBl 1996, 279, Bacardi/Baccara; ÖBl 1999, 82, AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I 6191 = ÖBl 1998, 106, Sabel/Puma, Rz 23; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; ecolex 2003, 608, More; RS0117324; RS0066753; C 120/04, Thomson life, Rn 28; C 591/12 P, Doghnuts/Bimbo Doughnuts, Rn 21) .
Dem Durchschnittsverbraucher bietet sich nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (C 342/97, Lloyd, Rn 26; C 291/00, Slg 2003, I 2799, LTJ Diffusion, Rn 52; C 104/01, Orange, Rn 64; 17 Ob 23/07t, Henson ; Om 6/11, revölution ; RS0117324 [T7]; 4 Ob 25/05p, Zorro ; Om 9/04, McCruise ). Schutzunfähige oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 334/74, Pregnex/Pregtest; RS0066749, RS0066753; 17 Ob 18/11p, Junkerschinken ).
6.4. Wird eine Marke vollständig in ein Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig – und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind – Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b, gotv ; 17 Ob /08h, Feeling/Feel ; 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax ; zuletzt 4 Ob 199/18w, Granny‘s ; RS0079033). Bei der Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr nur dann nicht, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens eine untergeordnete Rolle spielt und gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (Om 15/01, Jack Jones ; RS0079033 [T20], 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel ; 17 Ob 32/08t, Jukebox; RS0079033 [T26]).
6.5. Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RS0066553 [T13]; RW0000786; RW0000810). Daher sind die Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden ( Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 30 Rz 10 f mwN). Die Verwechslungsgefahr ist somit eine Rechtsfrage und grundsätzlich keinem Beweisverfahren zugänglich (ÖBl 1994, 227, Ritter/Knight; RW0000786).
7. In Anwendung dieser Grundsätze teilt das Rekursgericht die Ansicht der Rechtsabteilung, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr besteht.
7.1. Die Widerspruchsmarke besteht aus drei Buchstaben und wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abkürzung wahrgenommen. Sie wurde zur Gänze in die angegriffene Marke aufgenommen, wo sie gleich am Beginn steht. Das übernommene Zeichen spielt innerhalb des übernehmenden Zeichens nicht nur deshalb keine untergeordnete Rolle: Es bezweckt augenscheinlich, der etwas sperrigen Bezeichnung SOFTCOM CONSULTING eine Abkürzung voranzustellen, die leicht über die Lippen geht und damit „publikumswirksam“ ist, sich also in den Köpfen der angesprochenen Verkehrskreise festsetzt. Die an den Beginn gestellte Abkürzung SCC prägt damit den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens. Da die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke, wie schon die Rechtsabteilung herausgearbeitet hat, identisch oder zumindest hochgradig ähnlich sind – es handelt sich durchwegs um Waren und Dienstleistungen im Bereich Computer, Software und IT –, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
7.2. Die Argumente der Antragsgegnerin im Rekurs überzeugen das Rekursgericht nicht: Dem pauschalen Vorbringen, es fehle an der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, ist mit einem bloßen Verweis auf die einleitende Gegenüberstellung der Waren und Dienstleistungen zu begegnen. Träfe das Argument der Antragsgegnerin zu, dass die angegriffene Marke überwiegend durch den „leicht aussprechbaren“ Teil SOFTCOM CONSULTING geprägt würde, während SCC nur ein marginaler Zusatz ohne selbständig kennzeichnende Bedeutung wäre, wäre nicht zu erklären, warum SCC überhaupt in den Wortlaut der angegriffenen Marke aufgenommen wurde (und dort gleich an den Beginn gestellt wurde). Wegen der alleinigen Maßgeblichkeit der Registereintragung (vgl oben 6.5.) kommt es schließlich weder darauf an, welche Waren und Dienstleistungen die Antragstellerin auf dem österreichischen Markt anbietet, noch darauf, ob die Widerspruchsmarke in Österreich bekannt ist oder nicht.
7.3. Die Entscheidung der Rechtsabteilung bedarf daher zusammengefasst keiner Korrektur. Auf die Marken UM 3063138 (Bildmarke „SCC“) und UM 14012249 (Wortmarke „SCC Capital“) muss nicht mehr eingegangen werden.
8. Die Antragsgegnerin verzeichnet für ihren Rekurs Kosten. Gemäß § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG findet aber jedenfalls kein Kostenersatz statt.
9. Aufgrund der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben war auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstandes EUR 30.000 übersteigt (§ 59 Abs 2 AußStrG iVm § 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG).
10. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RS0111880 [Ermessensspielraum]; RS0066779 [T24]), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.
[Der Oberste Gerichtshof wies den außerordentlichen Revisionsrekurs am 23.2.2021 zurück, 4 Ob 25/21m.]
