33R42/20v – OLG Wien Entscheidung

Seit der Aufstellung der Maschine in der Werkshalle der Fa. G. im Frühjahr 2009 gab es regelmäßig Führungen, bei denen Besuchergruppen aller Art durchgeführt wurden. Eine Führung hielt sich ca. 20-30 Minuten in der Halle auf […]. Auch Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten konnten den Hauptweg frei betreten und an die Maschine herantreten […].»

Die „Ersatzfeststellung“ besteht bei näherer Betrachtung aus vier Teilen:

1.2.1. Zum ersten Teil (betreffend die bauliche Trennung der Maschine vom Weg) ist auf die folgende unbekämpfte Feststellung der NA zu verweisen, aus der sich ohnehin ergibt, dass die Maschine vom Weg zunächst nicht durch einen Zaun baulich getrennt war (Hervorhebung durch das Berufungsgericht):

«Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]»

Der Antragstellerin ist zuzugeben, dass die NA den Zeitpunkt der Errichtung des Zauns nicht festgestellt hat. Wäre diese ergänzende Feststellung für die rechtliche Beurteilung wesentlich, würde ein sekundärer Feststellungsmangel vorliegen (§ 496 Abs 1 Z 3 ZPO), der bei der Behandlung der Rechtsrüge aufzugreifen wäre.

1.2.2. Zum zweiten Teil der begehrten „Ersatzfeststellung“ (zu den Führungen und deren Dauer) ist zunächst auf die unbekämpfte Feststellung der NA zu verweisen, dass es Führungen für Besuchergruppen aller Art gab. Davon abgesehen widerspricht der zweite Teil der begehrten „Ersatzfeststellung“ den folgenden unbekämpften Feststellungen der NA (Hervorhebung durch das Berufungsgericht):

«In der Werkshalle der Fa. G. wurde Führungen für Schulklassen u. dgl. gemacht, wobei der genaue Ablauf der Führungen, konkrete Führungstermine/ -teilnehmer sowie was genau erklärt wurde nicht festgestellt werden konnten . […] Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]»

Die NA hat zusammengefasst ausdrücklich festgehalten, nicht feststellen zu können, wie die Führungen genau abliefen, was genau erklärt wurde und ob einzelne Besucher überhaupt an die Maschine herantreten durften. Dass sich eine Führung ca 20-30 Minuten in der Halle aufgehalten hätte, steht mit diesen Negativfeststellungen in Widerspruch. Die Antragstellerin setzt sich mit diesen und der Beweiswürdigung der NA, die zu diesen Negativfeststellungen geführt hat, aber gar nicht auseinander, sondern führt (in Klammer) nur jene Beweismittel an, auf die die NA aus ihrer Sicht die abweichende Feststellung stützen hätten können. Die Beweisrüge ist auch insofern nicht gesetzmäßig ausgeführt und damit nicht näher zu behandeln.

1.2.3. Der dritte Teil der begehrten „Ersatzfeststellung“ (zur Zugänglichkeit der Maschine für „Geschäftspartner“ und „Kunden“) steht nicht im Widerspruch zu den Feststellungen [F1] . Die NA hat ausdrücklich festgestellt:

«Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Die Berufung bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragstellerin mit den in der „Ersatzfeststellung“ genannten „Geschäftspartnern“ und „Kunden“ einen anderen Besucherkreis vor Augen hätte als den von der NA mit dem allgemeinen Begriff „Besucher der Geschäftsleitung“ gemeinten. Das Berufungsgericht sieht somit auch insofern keinen Widerspruch zwischen den bekämpften Feststellungen und der begehrten „Ersatzfeststellung“).

1.2.4. Zum vierten Teil der „Ersatzfeststellung“ (Zugänglichkeit der Maschine für „Lieferanten“ der G. GmbH) ist wiederum auf die folgenden Feststellungen der NA zu verweisen:

«Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]

Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Die NA hat damit im Ergebnis festgestellt, dass Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure Einblick in die Maschine hatten, und zu allen anderen Besuchern des Werksgeländes (worunter naturgemäß auch „Lieferanten“ fallen) eine Negativfeststellung getroffen. Die Antragstellerin setzt sich damit und der Beweiswürdigung der NA, die zu diesen (Negativ-)Feststellungen geführt hat, gar nicht auseinander, sodass die Beweisrüge auch insofern nicht näher behandelt werden kann.

1.3. Die Antragstellerin tritt auch den oben mit [F2] bezeichneten Feststellungen entgegen:

«Aus dieser Distanz (4 m entfernt von der Maschine) sind die Details des Werkstückträgers durch die Fenster nicht erkennbar [...]

Eine Sicht auf technische Details aus der Zaundistanz oder sogar vom Weg aus ist auch dann nicht möglich, man muss an die Sichtfenster der Bearbeitungsmaschine herantreten um die Details ausmachen zu können […].

Aus der Wegdistanz [sind] kaum Details zu erkennen, man müsste näher herantreten (ca. 2 m […]). […] Aus dieser Distanz [können] die Bohrungen in den Werkstücken nicht präzise erkennbar sein […].

Direkt einsichtig von der Durchfahrt war die Maschine auch am ersten Aufstellungsort nicht, […]

Die in der Station 4 vorgesehenen Bearbeitungsstellungen sehen kein Drehen des Werkstückträgers vor, […]

Selbst wenn keine Geheimhaltungsverpflichtungen bestanden hätten, war vom normalen Weg der Führung aus (mindestens 4 m Distanz) bestenfalls die Beladeluke in Pausenzeiten einsichtig und sogar hier waren aus der Distanz kaum Details zu erkennen, […]

Sogar wenn – was nicht bewiesen wurde – in einzelnen Fällen an die Beladeluke herangetreten wurde, wären weder der Verfahrensablauf noch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 13 ersichtlich gewesen, […]

Für den Betrieb der Maschine bei W. am Standort M1 (in der Nähe der Durchfahrt) gilt bezüglich der Erkennbarkeit von technischen Details sowohl betreffend die Ladeluke als auch betreffend das Fenster das zum Betrieb bei G. Gesagte. […]»

Die Antragstellerin strebt folgende „zusätzliche Feststellungen“ an:

«An verschiedenen Aufstellorten bei der Firma W. war es Dritten über einen Zeitraum von zumindest 1,5 Jahren (Ende 2007 oder Mitte 2007 bis Anfang 2009) möglich, an die Maschine heranzutreten und in die Beladeluke und bei offen stehender Tür in die Bearbeitungsstationen Einsicht zu nehmen […].

Ferner war es am Aufstellort der Maschine bei der Firma G., am zentralen Durchgangsweg der Werkshalle, über einen Zeitraum von zumindest 3 Jahren Dritten möglich, an die Maschine heranzutreten und in die Beladeluke Einsicht zu nehmen […].

Zudem konnte jeder Dritte auch herumliegende Werkstücke, jeweils vor und nach der Bearbeitung durch die Maschine, betrachten. Für die Fachperson war daher jedenfalls ersichtlich, dass die Maschine dazu dient, die Werkstücke von 5 Seiten zu bearbeiten. Daher war allein aus der Betrachtung der Maschine im Stillstand, auch ohne deren Betriebsweise zu sehen, für jede Fachperson ohne weiteres erkennbar, dass zwischen den Bearbeitungsschritten eine Drehung der Werkstücke erfolgt […].»

Dass die Antragstellerin wörtlich „zusätzliche Feststellungen“ anstrebt, würde nahelegen, dass sie den Feststellungen [F2] inhaltlich gar nicht entgegentreten will. Dies trifft aber in dieser Allgemeinheit nicht zu. Die begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ bestehen bei näherer Betrachtung aus drei Teilen, die in der Folge differenziert zu behandeln sind.

1.3.1. Der erste Teil (wonach es Dritten bei W. möglich gewesen sei, an die Maschine heranzutreten), widerspricht der folgenden Formulierung der NA, die als Negativfeststellung zu lesen ist (Hervorhebung durch das Berufungsgericht):

«Für eine Besichtigung durch zufällig in der Halle anwesende Personen an diesem Aufstellungsort gibt es keine Hinweise .»

Die Antragstellerin setzt sich mit dieser Negativfeststellung aber nicht auseinander, sodass die Beweisrüge auch insofern nicht gesetzmäßig ausgeführt ist.

1.3.2. Zum zweiten Teil der begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ (wonach es Dritten bei G. möglich gewesen sei, an die Maschine heranzutreten) ist auf die unbekämpften Feststellungen der NA zum Einblick in die Maschine durch Dritte bei G. zu verweisen:

« Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]

Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Mit diesen Feststellungen, denen der zweite Teil der begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ widerspricht, setzt sich die Antragstellerin ebensowenig auseinander wie mit der Beweiswürdigung der NA, sodass sie die Beweisrüge auch insofern nicht gesetzmäßig ausführt.

1.3.3. Für den dritten Teil der begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ (Ableitbarkeit der Funktionsweise der Maschine aus den herumliegenden Werkstücken) käme es wiederum darauf an, dass an die Maschine herangetreten werden konnte, zumindest so nahe, um die herumliegenden Werkstücke betrachten zu können (nach den Feststellungen nicht weiter als 2 m von der Maschine entfernt). In diesem Zusammenhang ist wiederum auf die zu 1.3.2. zitierten Feststellungen der NA und darauf zu verweisen, dass sich die Antragstellerin mit diesen und der Beweiswürdigung der NA nicht auseinandersetzt.

1.3.4. Die Antragstellerin kritisiert schließlich ausführlich die folgende Feststellung als unrichtig:

«Sogar wenn – was nicht bewiesen wurde – in einzelnen Fällen an die Beladeluke herangetreten wurde, wären weder der Verfahrensablauf noch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 13 ersichtlich gewesen, […]»

In den begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ findet sich aber keine davon abweichende Ersatzfeststellung, sodass die Beweisrüge auch insofern keiner näheren Behandlung zugänglich ist.

1.4. Das Berufungsgericht legt daher seiner Entscheidung die Feststellungen der NA zu Grunde (§ 498 Abs 1 ZPO iVm § 141 Abs 2 PatG).

2. Zur Rechtsrüge:

2.1. Die Rechtsrüge hat von den Feststellungen der NA auszugehen (RS0043312; RS0043603). Entfernt sie sich vom konkret festgestellten Sachverhalt, ist sie nicht gesetzmäßig ausgeführt und nicht weiter zu behandeln (RS0043603 [T8]; RS0043352 [T12, T16, T20, T29]; A. Kodek in Rechberger/Klicka, ZPO 5 § 471 Rz 16). Soweit die Antragstellerin daher in ihrer Rechtsrüge nicht vom festgestellten Sachverhalt ausgeht, sondern beweiswürdigende Erwägungen anstellen und an einen „Wunschsachverhalt“ anknüpfen will, kann das Berufungsgericht die Rechtsrüge mangels gesetzmäßiger Ausführung nicht weiter behandeln.

2.2. Ein Patent ist für nichtig zu erklären, wenn der Anspruch nicht patentierbar war (§ 48 Abs 1 Z 1 PatG; 4 Ob 228/18k, Glatirameracetat ).

2.3. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (§ 3 Abs 1 PatG). Die tatsächliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis lässt diese noch nicht zum Stand der Technik werden. Sie muss der Öffentlichkeit auch objektiv zugänglich gemacht werden (OPM OBp 2/13, Schraubensicherung; Horkl/Poth in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 27). Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist eine technische Lehre dann, wenn eine nicht entfernt liegende Möglichkeit besteht, dass andere Fachleute ausreichende Kenntnis davon erlangen. Für die öffentliche Zugänglichkeit reicht es aus, dass ein nicht begrenzter Personenkreis nach den gegebenen Umständen in der Lage war, die Kenntnis zu erlangen; auf die tatsächliche Kenntnis kommt es nicht an (BGH X ZR 81/11, Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; X ZR 93/17, Seitenaufprall-Schutzeinrichtung; Nägerl in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts 2 § 4 Rz 106 ff mwN). Entscheidend ist die Zugriffsmöglichkeit einer fachkundigen Allgemeinheit, also eines unbestimmten, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Erfindungsbesitzer nicht mehr kontrollierbaren Personenkreises (OPM Op 2/12, Heizgerät) .

2.4. Die Antragstellerin argumentiert zunächst, schon durch das Aufstellen der Maschine bei der Herstellerin W. GmbH sei ihre Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

2.4.1. Die maßgeblichen Feststellungen zum Betrieb der Maschine beim Hersteller lauten (Hervorhebungen durch das Berufungsgericht):

«Vor der Lieferung an G. und damit auch vor dem Anmeldetag des Streitpatents wurde die Maschine einige Zeit bei W. betrieben, wobei es 2 Aufstellungsorte gab, einen in der Nähe der Durchfahrt während eines Prob e betriebs und einen im hinteren Bereich der Halle während einer Umbauphase […], wobei in der Skizze auf Seite 35 des Protokolls mit M1 der Aufstellungsort während des Probebetriebs und mit M2 der Aufstellungsort in der Umbauphase bezeichnet sind. In der Umbauphase ist die Maschine […] gelegentlich ohne Kühlmittel gelaufen […]. In dieser Phase ist die Maschine jedoch im hinteren Bereich der Halle gestanden. Für eine Besichtigung durch zufällig in der Halle anwesende Personen an diesem Aufstellungsort gibt es keine Hinweise .

Die Maschine wurde von 2 Mitarbeitern bedient […].

Direkt einsichtig von der Durchfahrt war die Maschine auch am ersten Aufstellungsort nicht, […]

Geradeaus […] waren die Beladeluke und das Fenster zur Bearbeitungsstation 4 zu sehen […].

Die in der Station 4 vorgesehenen Bearbeitungsstellungen sehen kein Drehen des Werkstückträgers vor, […]»

2.4.2. Wesentlich ist zunächst, dass die Maschine beim Hersteller festgestelltermaßen nur für den Probebetrieb und eine anschließende Umbauphase aufgestellt war. Diese Zeit diente offenkundig der laufenden Entwicklung und Erprobung der Maschine anhand der Bedürfnisse des Kunden (G.) mit entsprechendem Informationsaustausch zwischen den Beteiligten. Die Rechtsprechung verneint für eine solche gewerbliche Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit regelmäßig die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Erkenntnisse. Der BGH argumentiert in diesem Zusammenhang wie folgt (X ZR 93/17, Seitenaufprall-Schutzeinrichtung, unter Verweis auf BGH X ZR 137/94, Herzklappenprothese ):

«Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu verneinen. Dies gilt jedenfalls solange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind.»

Zum gleichen Ergebnis kommt das EPA, das unter diesen Umständen von einer stillschweigende Geheimhaltungspflicht ausgeht (T 1686/06, Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs für Werkzeugmaschinen ):

«Wenn bei Geschäftskontakten für den Erfolg des Geschäfts notwendige Informationen von beiden Seiten eingebracht werden, besteht nach der Lebenserfahrung in der Regel ein erhebliches Bedürfnis nach Vertraulichkeit. Dieses ergibt sich zum einen aus der eindeutigen, allen Beteiligten bewussten jeweiligen Interessenlage, zum anderen im Hinblick auf die vor- und außervertraglichen Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns im Rechtssinne, als welche die beteiligten Firmen zu gelten haben, und ist im geschäftlichen Verkehr nicht davon abhängig, ob ein Vertrag tatsächlich zustande kommt oder nicht und ob sich die handelnden Personen dieser Verpflichtung bewusst sind oder nicht. […]

Abweichungen von dieser regelmäßig angenommenen Vertraulichkeit müssen sich danach entweder eindeutig aus den Umständen ergeben oder konkret bewiesen werden.»

Der OPM schloss sich dieser Ansicht an und sprach aus (OBp 2/09, fließfähiges selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial) :

«Eine Geheimhaltungspflicht kann sich auch aus einer konkludenten Vereinbarung ergeben. Eine solche Vereinbarung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen technischen Verfahrens zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Damit können die Beteiligten wechselseitig darauf vertrauen, dass auch die anderen Mitwirkenden keine neuheitsschädliche Offenbarung gegenüber Dritten vornehmen werden […].»

2.4.3. Für die Zeit des Probebetriebs und des Umbaus der Maschine beim Hersteller ist vor diesem Hintergrund nicht von deren öffentlicher Zugänglichkeit auszugehen. Das Berufungsgericht teilt die Ansicht des BGH, dass in dieser Phase ein beiderseitiges betriebliches Interesse bestand, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, sodass die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Erkenntnisse schon aus diesem Grund zu verneinen ist. Die Feststellungen bieten keine Anhaltspunkte für besondere Umstände, die für eine abweichende Beurteilung sprechen könnten, ganz im Gegenteil: Für die Umbauphase steht unbekämpft fest, dass es für eine Besichtigung der Maschine durch zufällig in der Halle anwesende Personen „keine Hinweise“ gibt. Für den (vorgelagerten) Probebetrieb wiederum ergibt sich aus den Feststellungen, dass die Maschine von der Durchfahrt aus nicht direkt einsehbar war. Anhaltspunkte dafür, dass Fachleute (oder andere Personen, die die Information an Fachleute weitergeben hätten können) direkten und aufschlussreichen Einblick in die Maschine gehabt hätten, bieten die Feststellung nicht.

2.4.4. Mit ihrem ausführlichen Vorbringen, was „für jeglichen Beobachter der Maschine“ gelten solle (BS 18-19), und mit ihrer nicht minder ausführlichen Auseinandersetzung mit diversen Ergebnissen des Beweisverfahrens (BS 20-21) entfernt sich die Antragstellerin ebenso vom festgestellten Sachverhalt wie mit ihrer Annahme, die Maschine sei „leicht einsehbar positioniert“ gewesen. Sie führt die Rechtsrüge insoweit nicht gesetzmäßig aus, sodass sie einer weiteren Behandlung nicht zugeführt werden kann.

2.5. Die Antragstellerin sieht weiters die Offenkundigkeit der Vorbenutzung durch die Lieferung der Maschine an die G. GmbH begründet.

2.5.1. Nach der ständigen Rechtsprechung des EPA zu Art 54 Abs 2 EPÜ genügt ein einziger Verkauf, um den verkauften Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde (zuletzt etwa T 0783/12, Glastür mit in das Glas integrierter elektrischer Einrichtung; T 0064/13, Windenergieanlage mit im Turm vormontierten Stromleitungsmittel; T 1687/15, Mehrstufiges Sauggebläse ). Die Geheimhaltungspflicht könne dem Käufer ausdrücklich oder stillschweigend auferlegt werden (zuletzt etwa T 1451/08, Einfüllstutzen; T 0274/12, Gerät mit evakuierbarer Kammer; T 0201/13, Dämpfer mit elastischer Führungs-/Dämpfungs-Einheit) .

2.5.2. Der OPM vertrat eine ähnliche Ansicht (Op 2/12, Heizgerät) :

«Der Gesetzeswortlaut ‚der Öffentlichkeit zugänglich gemacht‘ beschränkt die Neuheitsschädlichkeit nicht auf den der Allgemeinheit tatsächlich bekannten Stand der Technik, sondern er bezieht jede offenbarte Lehre ein, auf die die fachkundige Allgemeinheit, dh ein unbestimmter, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Erfindungsbesitzer nicht mehr kontrollierbaren Personenkreis, zugreifen könnte […]. Das ist beim vorbehaltlosen Überlassen – etwa dem Verkauf – eines Erzeugnisses, das einen bestimmten Stand der Technik verkörpert, regelmäßig der Fall […]. Denn damit wird – anders als etwa bei der Verwendung eines Gegenstands auf einer Baustelle […] – die Untersuchung durch einen Fachmann ermöglicht.»

2.5.3. Der BGH wiederum hat die Grundsätze seiner Rechtsprechung zur Vorveröffentlichung durch eine Lieferung in der Leitentscheidung vom 15.3.2013 zusammengefasst (X ZR 81/11, Messelektronik für Corialisdurchflussmesser, unter Verweis auf die Vorentscheidungen X ZB 13/92, Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, und X ZR 189/03, Schalungsteil):

«Durch die Lieferung einer Vorrichtung oder die Übersendung deren schriftlicher Beschreibung werden der Aufbau und die maßgeblichen technischen Merkmale der Vorrichtung grundsätzlich preisgegeben und damit offenkundig. Voraussetzung für die Annahme, dass Dritte von der technischen Information Kenntnis erlangen konnten, ist jedoch, dass die Weiterverbreitung an beliebige Dritte durch den Empfänger nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat […]. Maßgeblich für die Beurteilung dieser Frage sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der technischen Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung, nicht jedoch die besonderen Gegebenheiten in dem die Information empfangenden Unternehmen , beispielsweise eine bestimmte Übung, wie und unter welchen Voraussetzungen Besucher in die einzelnen Abteilungen des Unternehmens gelangen und von dessen Einrichtungen Kenntnis nehmen können, oder interne Gepflogenheiten bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen des Unternehmens. Bei der Lieferung einer Vorrichtung oder […] der Überlassung einer schriftlichen Beschreibung oder Begleitunterlage an einen einzelnen Abnehmer kommt es sonach darauf an, ob bei der Lieferung eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wurde oder sich aus Treu und Glauben ergibt oder ob zu erwarten war, dass der Empfänger der Information diese wegen eines eigenen geschäftlichen [oder sonstigen] Interesses geheim halten werde […].»

Diese Grundsätze wurden in einigen Folgeentscheidungen aufrechterhalten (zB X ZR 41/11, Bildanzeigegerät; X ZR 132/13, Drahtlegekopf; X ZR 116/14, Wärmespeicher) .

2.5.4. Die von der NA festgestellte Lieferung der Maschine an die G. GmbH hätte damit, wie die Antragstellerin zutreffend aufzeigt, an sich geeignet sein können, die öffentliche Zugänglichkeit der Vorrichtung herzustellen. Es bleibt zu klären, ob die G. GmbH zur Geheimhaltung der technischen Funktionsweise der Maschine verpflichtet wurde oder ob für die W. GmbH zumindest zu erwarten war, dass sie die Technik der Maschine aus Eigeninteresse geheim halten werde. Die NA hat in diesem Zusammenhang insbesondere festgestellt:

«Sowohl bei G. als auch bei W. ist ein Bewusstsein für die Existenz von Geschäftsgeheimnissen vorhanden. Bezüglich Geheimhaltungsverpflichtung für Lieferanten u. dgl. Personen, mit denen eine Geschäftsbeziehung bestand, […] [hat] es Einkaufsbedingungen und Geheimhaltungsbedingungen seitens G. gegeben […] und [ist] auch ein Bewusstsein für Vertraulichkeit bezüglich Know How von Partnerfirmen vorhanden […]. […] Eine völlige Geheimhaltungsfreiheit [hat] wohl nicht existiert […] und zwar für beide Vertragsparteien […]. […] Diesbezüglich [konnten] keine näheren Feststellungen getroffen werden [...].»

2.5.5. Eine ausdrückliche Geheimhaltungspflicht wurde damit nicht festgestellt. Die Frage, ob eine Geheimhaltungspflicht stillschweigend vereinbart wurde, ist eine anhand der Feststellungen zu klärende Rechtsfrage, die hier zu verneinen ist. Die Antragstellerin zeigt in ihrer Berufung nachvollziehbar auf, dass es vielmehr im ureigenen Interesse der Herstellerin einer Maschine (hier: der W. GmbH) liegt, dass Dritte darüber in Kenntnis gesetzt werden, was die Maschine kann, damit sie weitere Maschinen verkaufen kann. Dafür wäre es kontraproduktiv, dem Kunden eine Geheimhaltungspflicht aufzuerlegen. Das festgestellte Vorhandensein eines „Bewusstseins für die Existenz von Geschäftsgeheimnissen“ und von „Geheimhaltungsbedingungen“ für Personen, mit denen eine Geschäftsbeziehung bestand“, reicht dafür nach Ansicht des Berufungsgerichts nicht aus. Eine Geheimhaltungs pflicht der G. GmbH bestand damit nicht.

2.5.6. Allerdings war aus der nach der Rechtsprechung des BGH maßgeblichen Sicht der Herstellerin W. GmbH zu erwarten, dass die G. GmbH die genaue technische Funktionsweise der Maschine wegen eines eigenen geschäftlichen Interesses geheim halten werde: Das technische Verfahren der für sie entwickelten Maschine war geeignet, ihnen in der Produktion einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber Mitbewerbern zu sichern. Durch die Offenlegung des technischen Verfahrens wäre dieser Wettbewerbsvorsprung verloren gegangen. Vor diesem Hintergrund geht das Berufungsgericht davon aus, dass die Weiterverbreitung der technischen Funktionsweise der Maschine an beliebige Dritte durch die G. GmbH als Empfängerin nach der Lebenserfahrung nicht nahegelegen hat. Auch durch die Lieferung der Maschine an die G. GmbH wurde somit ihre Technik nicht öffentlich zugänglich gemacht (iSd § 3 Abs 1 PatG).

2.6. Die Antragstellerin sieht die Offenkundigkeit weiters durch das Aufstellen der Maschine bei der G. GmbH begründet und will sich dafür zunächst auf die Werksführungen stützen.

2.6.1. Die NA hat dazu unbekämpft festgestellt (Hervorhebungen durch das Berufungsgericht):

«In der Werkshalle der Fa. G. wurde Führungen für Schulklassen u. dgl. gemacht, wobei der genaue Ablauf der Führungen, konkrete Führungstermine/ teilnehmer sowie was genau erklärt wurde nicht festgestellt werden konnten. Für die Werkshalle galt ein Fotografierverbot. Die Teilnehmer wurden in Listen erfasst, ob für sie eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. […] Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]»

2.6.2. Nach den Feststellung bleibt somit offen, ob Besucher von Führungen in der Lage gewesen wären, die Details der Maschine zu erkennen (insbesondere weil offen blieb, ob sie überhaupt an die Maschine herantreten durften). Damit kann noch nicht von einer öffentlichen Zugänglichkeit ausgegangen werden. Die Antragstellerin entfernt sich von diesen Feststellungen: Zum ersten will sie annehmen, dass die Besucher vor der Installation des Zaunes bis an die Maschine herantreten und durch die Sichtfenster oder die Beladeluke sehen hätten können. Dies widerspricht der ausdrücklichen Negativfeststellung der NA zur Frage, inwieweit einzelne Besucher vor der Errichtung des Zaunes tatsächlich an die Maschine herantreten durften. Zum zweiten will sie davon ausgehen, dass bei den Führungen Fragen der Besucher zu dem Verfahren und zu der Maschine möglich gewesen seien. Zum Dritten schließlich will sie der rechtlichen Beurteilung zu Grunde legen, dass die G. GmbH die Maschine im Rahmen der Führungen tatsächlich vorgeführt hat. Damit entfernt sie sich von der ausdrückliche Negativfeststellung der NA zum genauen Ablauf und Inhalt der Führungen. Mangels gesetzmäßiger Ausführung ist die Rechtsrüge insofern nicht weiter zu behandeln.

2.7. Zutreffend zeigt die Antragstellerin aber auf, dass die Offenkundigkeit im Zusammenhang mit dem Aufstellen der Maschine bei der G. GmbH dadurch hergestellt wurde, dass weitere Besucher der G. GmbH (etwa Geschäftspartner, Monteure, potenzielle Kunden) das bei der Maschine zum Einsatz kommende Verfahren erkennen und verstehen hätten können. Zu Recht verweist sie auf die folgende Feststellung der NA (S 33 der angefochtenen Entscheidung):

«Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Da diese Feststellung von keiner Partei bekämpft wurde, ist sie der Berufungsentscheidung ungeprüft zu Grunde zu legen (§ 498 Abs 1 ZPO iVm § 141 Abs 2 PatG). Aufgrund der allgemeinen Zugänglichkeit der Maschine für Besucher der Geschäftsleitung bestand die allgemeine Möglichkeit, dass andere Fachleute von deren Technik Kenntnis erlangen. Der Personenkreis, der die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hatte, war insofern unbegrenzt. Die Zusammensetzung des Personenkreises „Besucher der Geschäftsleitung“ war für den Erfinder nicht mehr kontrollierbar. Im Sinne des eingangs Gesagten (vgl oben 2.3.) wurde die Maschine damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (§ 3 Abs 1 PatG): Dafür reicht es aus, dass ein nicht begrenzter Personenkreis nach den gegebenen Umständen in der Lage war, die Kenntnis zu erlangen; auf die tatsächliche Kenntnis kommt es nicht an (BGH X ZR 81/11, Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; X ZR 93/17, Seitenaufprall-Schutzeinrichtung; Nägerl in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts 2 § 4 Rz 106 ff mwN). Auch das EPA stellt für die Beurteilung der offenkundigen Vorbenutzung regelmäßig auf die Frage der allgemeinen Zugänglichkeit ab (T 2210/12: Aufstellung auf einem geschlossenen Werksgelände ist schon neuheitsschädlich; T 245/88: Aufstellung auf einem umzäunten Werksgelände, das dem Publikum nicht zugänglich ist, genügt nicht; T 901/95: Einbau in Schiffe, die in nicht frei zugänglichen Schiffswerften liegen, genügt nicht). Zusammengefasst verneint es die offenkundige Vorbenutzung nur dann, wenn erhebliche Hindernisse zur Wahrnehmung der fraglichen Sache bestanden haben. Derartige Hindernisse ergeben sich hier aus den Feststellungen nicht.

Ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Besucher der Geschäftsleitung eine (ausdrückliche oder konkludente) Geheimhaltungsverpflichtung eingegangen wären, bieten die Feststellungen nicht, ganz im Gegenteil: Die NA hat nur festgestellt, dass es für Personen, mit denen eine „Geschäftsbeziehung“ bestand, „Geheimhaltungsbedingungen“ gegeben hat, und dass ein „Bewusstsein für Geschäftsgeheimnisse“ vorhanden war.

Dies reicht für die Annahme einer Geheimhaltungspflicht in Bezug auf die Technik der Maschine nicht aus: Mit einem Besucher der Geschäftsleitung muss (noch) nicht zwangsläufig eine „Geschäftsbeziehung“ bestehen. Mit nicht näher konkretisierten „Geheimhaltungsbedingungen“ ist noch nichts darüber gesagt, dass sich die Besucher konkret verpflichtet hätten, die Technik der Maschine geheim zu halten. Dasselbe gilt für das nicht näher konkretisierte „Bewusstsein für Geschäftsgeheimnisse“. Es ist daher davon auszugehen, dass mit dem direkten Einblick der Besucher der Geschäftsleitung die Zugriffs möglichkeit der fachkundigen Allgemeinheit auf die Maschine, wie die Antragstellerin richtig aufzeigt, gegeben war. Im Übrigen spricht schon der Umstand, dass Besucher der Geschäftsleitung uneingeschränkt die Möglichkeit zum Einblick in die Maschine hatten, gegen ein ausgeprägtes Geheimhaltungsinteresse.

Die angefochtene Entscheidung ist daher zu ändern und das angefochtene Patent für nichtig zu erklären. Auf die von der Antragstellerin geltend gemachten sekundären Feststellungsmängel kommt es nicht mehr an.

Kosten:

Die Kostenentscheidung für das Verfahren vor der NA gründet auf die §§ 122 Abs 1 PatG iVm §§ 41, 54 Abs 1a ZPO. Die Antragsgegnerin wendet gegen das Kostenverzeichnis der Antragstellerin zutreffend ein, dass die ZPO neben dem verfahrenseinleitenden Schriftsatz nur einen vorbereitenden Schriftsatz vorsieht (§ 257 Abs 3 ZPO: „durch besonderen [...] vorbereitenden Schriftsatz“). Die Antragstellerin verzeichnet neben dem Nichtigkeitsantrag insgesamt fünf vorbereitende Schriftsätze (TP 3A: 11.1.2019, 21.1.2019 und 23.8.2019; TP 1: 8.3.2019 und 13.8.2019). Die Aktenlage bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass das darin enthaltene Vorbringen und die darin gestellten Beweisanträge nicht schon im Nichtigkeitsantrag oder in einem einzigen, nach dem Einlangen der Gegenschrift der Antragsgegnerin eingebrachten Schriftsatz zusammengefasst hätten werden können. Die Antragsgegnerin wendet sich weiters zu Recht gegen die Ersatzfähigkeit der Kosten des „Fristgesuchs“ vom 14.1.2019 und des „Widerspruchs gegen die Verlegung der Tagsatzung“ vom 30.8.2019: Die ZPO sieht weder einen Antrag auf Bestimmung einer Frist für die Erstattung eines eigenen vorbereitenden Schriftsatzes noch eine Äußerung zu einem Antrag des Gegners auf (erstmalige) Verlegung einer Tagsatzung vor (vgl zu letzterem insb die §§ 128 Abs 3, 136 Abs 2 ZPO; Buchegger in Fasching/Konecny 3 § 136 ZPO Rz 10). Beide Eingaben waren auch nicht notwendig, um die Nichtigerklärung des Streitpatents zu erreichen. Es sind somit nur die verzeichneten Kosten für den Antrag, einen Schriftsatz (TP 3A) und die Teilnahme an der Tagsatzung vom 24.9.2019 sowie die verzeichneten Barauslagen ersatzfähig, gegen die die Antragsgegnerin weder dem Grunde noch der Höhe nach Einwendungen erhebt.

Die Kostenentscheidung für das Berufungsverfahren beruht auf §§ 122 Abs 1, 141 Abs 2 PatG iVm den §§ 41, 50 ZPO. Der

Zuschlag für die Beiziehung eines

Patentanwalts steht zu, weil nicht nur prozessual-juristische Fragen Gegenstand des Verfahrens waren (vgl 4 Ob 71/19y). Dagegen ist die verzeichnete inländische Umsatzsteuer von 20 % nicht zuzusprechen, weil Leistungen eines österreichischen Rechtsanwalts (und eines deutschen Patentanwalts) für einen deutschen Unternehmer nicht der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen. Dass für die angesprochenen Leistungen in Deutschland eine Umsatzsteuerpflicht besteht, wäre dem Grunde und der Höhe nach zu behaupten und zu bescheinigen gewesen (§ 54 Abs 1 ZPO; RS0114955 [T14]).

Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstandes beruht auf § 500 Abs 2 Z 1 ZPO und ergibt sich aus der Bedeutung von Patentansprüchen im Wirtschaftsleben.

Die ordentliche Revision war nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage von der in § 502 Abs 1 ZPO geforderten Qualität zu lösen war.

[Der Oberste Gerichtshof hat der Revision am 5.7.2021 nicht Folge gegeben; 4 Ob 220/20m.]