Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie die Richterin Mag. Janschitz und den fachkundigen Laienrichter Patentanwalt DI Margotti in der Patentsache der Antragstellerin T***** , vertreten durch die Kliment Henhapel Patentanwälte OG in Wien, gegen die Antragsgegnerin C***** , vertreten durch die Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH in Windischgarsten, wegen des Einspruchs gegen das Patent AT 507024 B1 über den Rekurs der Antragstellerin und der Antragsgegnerin gegen die Entscheidung der Technischen Abteilung des Patentamts vom 28.1.2019, 3A 1035/2008 38, in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Der Technischen Abteilung des Patentamts wird die neuerliche Entscheidung aufgetragen.
Der Revisionsrekurs gegen diese Entscheidung ist zulässig.
Begründung
I. Das angegriffene Patent
Der am 15.2.2012 eingebrachte Einspruch ist gerichtet gegen das Patent AT 507024 B1 „ Drosselspule für elektrische Energieversorgungsnetze mit reduzierten Schallemissionen “, angemeldet am 30.6.2008, veröffentlicht am 15.10.2011.
Die Ansprüche lauten:
«1. Drosselspule ohne Eisenkern zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen, mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse (7) konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen (1), und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die äußerste Wicklungslage (1) als stromführende, akustische Schirmwicklung (18) gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) ausgebildet ist, wobei diese Schirmwicklung (18) elektrisch derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die nur einen Bruchteil jener Stromstärke beträgt, welche von der benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist.
2. Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die akustische Schirmwicklung (18) derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die zwischen 0,1 % bis maximal 50 % jener Stromstärke beträgt, welche von der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist.
3. Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die von der akustischen Schirmwicklung (18) zu übertragende Stromstärke zwischen 0,1 % bis 5 % jener Stromstärke beträgt, welcher von der Drosselspule insgesamt zu übertragen ist.
4. Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest drei konzentrisch angeordnete, elektrisch parallel geschaltete Wicklungslagen (1) ausgebildet sind, wobei die äußerste Wicklungslage (1) eine äußere akustische Schirmwicklung (18) bildet und die innerste Wicklungslage (1) eine innere akustische Schirmwicklung (18’) bildet.
5. Drosselspule nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine zylindrische Mantelfläche (19, 19’) der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) gegenüber einer zylindrischen Mantelfläche (20) der benachbarten Wicklungslage (1) mechanisch entkoppelt oder schwingungsisoliert ist.
6. Drosselspule nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer Mantelfläche (19, 19’) der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) und einer Mantelfläche (20) der benachbarten Wicklungslage (1) ein durchgängiger Spalt (17) mit hohlzylindrischer Form ausgebildet ist, sodass in diesem Spalt (17) keine radial wirkenden Stützelemente zwischen der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) und der benachbarten Wicklungslage (1) angeordnet sind.
7. Drosselspule nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass an der stromführenden, akustischen Schirmwicklung (18, 18’) die gleichen oder zumindest annähernd gleiche Spannungspotentiale vorliegen, wie an der unmittelbar benachbarten, elektrisch parallel geschalteten Wicklungslage (1).
8. Drosselspule nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die akustische Schirmwicklung (18, 18’) eine höhere elektrische Impedanz aufweist, als die in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarte Wicklungslage (1).
9. Drosselspule nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein radialer Abstand (21) zwischen einer Mantelfläche (19, 19’) der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) und einer Mantelfläche (20) einer benachbarten Wicklungslage (1) größer bemessen ist, als ein radialer Abstand (22) zwischen zwei unmittelbar benachbarten, konzentrisch zur akustischen Schirmwicklung (18, 18’) angeordneten Wicklungslagen (1).
10. Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die äußerste Wicklungslage (1), insbesondere die stromführende, akustische Schirmwicklung (18), an zumindest einem Stirnende einen in axialer Richtung verlaufenden, hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt (23) aufweist.
11. Drosselspule nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der hohlzylindrische Verlängerungsabschnitt (23) aus elektrisch isolierendem Material gebildet und nicht stromführend ist.
12. Drosselspule nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der hohlzylindrische Verlängerungsabschnitt (23) einen elektrisch nicht leitenden Endring (24) ausbildet, der an wenigstens ein Stirnende des elektrisch leitenden Abschnitts der Schirmwicklung (18) anschließt.
13. Drosselspule nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine axiale Länge oder Wicklungslagenhöhe (H) des stromführenden Abschnittes der akustischen Schirmwicklung (18) zumindest annähernd einer axialen Länge oder Wicklungslagenhöhe (H) der Wicklungslagen (1) entspricht.
14. Drosselspule nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest an den oberen Stirnenden der äußeren und der inneren akustischen Schirmwicklung (18, 18’) jeweils ein äußerer und innerer hohlzylindrischer Verlängerungsabschnitt (23, 23’) ausgebildet ist, welcher die äußere und innere akustische Schirmwicklung (18, 18’) in axialer Richtung gegenüber den Stirnenden der dazwischen angeordneten Wicklungslagen (1) verlängert.
15. Drosselspule nach Anspruch 10 bzw. 14, dadurch gekennzeichnet, dass neben dem hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt (23), insbesondere zwischen dem äußeren und inneren hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt (23, 23’) eine akustische Misch- und Auslöschungszone (25) für Schallwellen, welche an diesem axialen Stirnende der Wicklungslagen (1) auftreten, gebildet ist.
16. Drosselspule nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass in axialer Richtung der Spulenmittelachse (7) nach der Misch- und Auslöschungszone (25) passive und/oder reaktive Schallabsorbierungselemente (26), beispielsweise Blöcke oder Plattenelemente aus Schaumkunststoff oder aus Fasern, wie z.B. Vliese oder Steinwolle, ausgebildet sind.
17. Drosselspule nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass in den Schallabsorbierungselementen (26) Durchbrüche ausgebildet sind oder dass mehrere Schallabsorbierungselemente (26) zueinander distanziert angeordnet sind, sodass zwischen den Wicklungslagen (1) eine Luftströmung in paralleler Richtung zur Spulenmittelachse (7) gewährleistet ist.»
II. Der Einspruch
Die Antragstellerin trägt vor, dass sich der Oberbegriff auf
«M1 eine Drosselspule ohne Eisenkern zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen,
M2 mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse (7) konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen (1),
M3 und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen»
beziehe, der – als neu und erfinderisch – dadurch gekennzeichnet sei,
«M4 dass zumindest die äußerste Wicklungslage (1) als stromführende, akustische Schirmwicklung (18) gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) ausgebildet ist,
M5 wobei diese Schirmwicklung (18) elektrisch derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die nur einen Bruchteil jener Stromstärke beträgt, welche von der benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist.»
Daran schlössen sich die Unteransprüche 2 bis 17 an.
Der Gegenstand der Anmeldung sei jedoch gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik weder neu noch erfinderisch. Es fehle auch ein überraschender, die Patentierbarkeit begründender Effekt.
Der Antragstellerin verwies dazu auf folgende Vorveröffentlichungen:
Zu den einzelnen Ansprüchen des angegriffenen Patents brachte die Antragstellerin vor:
Anspruch 1
Die Entgegenhaltung ./A betreffe eine modular aufgebaute Drosselspule für Energieübertragungsnetze. Sie weise in einer ersten Ausführungsform zumindest zwei konzentrisch angeordnete und parallel geschaltete Module auf. In einer zweiten Ausführungsform seien 8 konzentrisch angeordnete und parallel geschaltete Module offenbart. Damit erfülle diese Entgegenhaltung die Merkmale M1 und M2 des angegriffenen Patents.
Die vermeintliche Erfindung, dass die äußerste Wicklungslage als Schallbarriere wirke, werde auch durch das äußerste Modul von ./A verwirklicht. Eine bestimmte Höhe oder Größe der äußersten Wicklungslage sei im angegriffenen Patent nicht gefordert. Das jeweils äußerste Modul von ./A reduziere somit zwingend die Schallemissionen im Sinn von M3 und M4.
Die einzelnen Module von ./A hätten alle den gleichen Querschnitt und Aufbau. Das äußerste Modul führe weniger Strom als das benachbarte innere Modul. Damit sei das äußerste Modul geeignet, nur einen Bruchteil der Stromstärke des benachbarten Moduls zu übertragen, womit auch M5 erfüllt sei.
Dass jeder Leiter und jede Wicklungslage einen Bruchteil der Stromstärke eines anderen Leiters übertragen könne, sei eine Selbstverständlichkeit.
Die Entgegenhaltung ./N zeige parallel geschaltete konzentrische Spulen. Implizit sei damit offenbart, dass eine äußere Spule auch einen geringeren Strom führen könne als die benachbarte innere Spule.
Anspruch 1 des angegriffenen Patents sei daher nicht neu.
Anspruch 2
Das Modul 83 der ersten Ausführungsform von./A könne bei gleichem Querschnitt sicher einen Strom von weniger als der Hälfte von jenem des benachbarten Moduls 84 übertragen. In der zweiten Ausführungsform von ./A könne das Modul 8 bezüglich des benachbarten Moduls 7 ebenfalls weniger als die Hälfte des Strom führen.
Anspruch 2 des angegriffenen Patents sei daher nicht neu.
Anspruch 3
Die Ausführungsvariante nach Anspruch 3 sei nur eine bevorzugte Ausgestaltung und bewirke, dass die Schirmwicklung „einen deutlich niedrigeren Strom als die inneren Wicklungslagen führt und dadurch selbst kaum zu Schwingungen angeregt wird“. Auch die zweite Ausführungsform in ./A sehe vor, dass das Modul 8 (das äußerste Modul) nur 11,96 % Anteil am Strom der gesamten Drosselspule trage. Der erfindungsgemäße Effekt werde sich daher auch bei dieser Ausführungsform einstellen, sodass die Verstärkung des erfindungsgemäßen Effekts durch eine weitere Reduktion der Stromstärke für die Fachperson naheliege.
Anspruch 3 des angegriffenen Patents sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 4
Gemäß ./A wiesen beide Ausführungsformen drei oder mehrere Module auf, sodass dort das innerste Modul auf Grund seiner Anordnung einen Teil der Schallwellen der anderen Module abschirme. Eine bestimmte Höhe oder Größe der innersten Wicklungslage, die diese Aufgabe erfülle, sei in Anspruch 4 des angegriffenen Patents nicht gefordert. Dieser Anspruch sei daher nicht neu gegenüber ./A.
Anspruch 5
Dass benachbarte Spulen mechanisch entkoppelt oder schwingungsisoliert seien, sei in ./B offenbart. Dort seien „die Wicklungen im Bereich ihrer einander im Abstand gegenüberliegenden Zylindermantelflächen voneinander massenmäßig entkoppelt“. Anspruch 5 liege daher für die Fachperson nahe, beschäftige sich ./B doch damit, dass die Spulen oder Wicklungszylinder schwingungsfähige Gebilde seien und dass die Übertragung von mechanischen Schwingungen auf Wicklungen unterbunden werden soll.
Anspruch 5 sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 6
Die in Anspruch 6 des angegriffenen Patents beschriebenen Maßnahme sei gängig und aus ./B bekannt. Dort heiße es, dass „die gegenseitige Entkopplung der konzentrisch zueinander liegenden Wicklungen dadurch realisiert werden kann, dass auf das Einbringen mechanischer Bauteile mit Koppelwirkung in die in Frage kommenden Zwischenräume verzichtet wird, sodass sich ausschließlich Luft oder ein anderes gasförmiges Medium in den Zwischenräumen befindet“. Anspruch 6 sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 7
Die in Anspruch 7 genannte Maßnahme sei üblich und auch Gegenstand von ./A. Auch dort seien die einzelnen Module parallel geschaltet und somit wohl in der Regel auf gleichem Spannungspotential.
Anspruch 8
Da alle Module der ersten Ausführungsform von ./A den gleichen Aufbau und die Leiter somit den gleichen Querschnitt hätten, hätten die einzelnen kreisförmigen Leiter des äußersten Moduls 83 eine größere Länge als jene des benachbarten mittleren Moduls 84. Dadurch sei der ohmsche Widerstand des äußersten Moduls 85 jedenfalls größer als jener des mittleren Moduls 84. Ein größerer ohmscher Widerstand bedinge auch eine größere Impedanz. Diese simple Tatsache sei der Fachperson bekannt.
Anspruch 8 des angegriffenen Patents sei somit nicht neu.
Anspruch 9
Es sei allgemein bekannt, dass die Übertragung von Schall vermindert werde, wenn der Abstand zwischen zwei Körpern größer sei. In ./B werde darauf hingewiesen, dass Luft oder ein anderes gasförmiges Medium entkoppelnd wirke. Anspruch 9 des angegriffenen Patents sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 10
Anspruch 10 sehe vor, dass die äußerste Wicklungslage an zumindest einem Stirnende einen in axialer Richtung verlaufenden hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt aufweise. Dazu sei nicht definiert, wo die äußerste Wicklungslage in axialer Richtung ende und wo der Verlängerungsabschnitt beginne. Es sei somit auch der Fall umfasst, dass die äußerste Wicklungslage selbst der Verlängerungsabschnitt sei. In dieser Hinsicht würden die Merkmale von Anspruch 10 auch durch Figur 8 von ./A verwirklicht. Der Anspruch 10 des angegriffenen Patents sei daher nicht neu.
Anspruch 11
Die Merkmale von Anspruch 11 seien bekannte Maßnahmen zur Schallisolierung. Die Ausführung entspreche auch der Ausführung von ./C, weil dort die Seitenwand 40 des Schallraums 14 aus schalldämpfendem Material bestehe (etwa Filz) und somit nicht stromführend sei. Anspruch 11 sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 12
Dieser Anspruch entspreche dem Zweck und der Ausführung des Schallraums 14 von ./C. Er sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 13
Diese Ausführungsform sei durch Figur 8 von ./A verwirklicht, wo 3 Module (Wicklungslagen) vorgesehen seien, die alle gleich hoch sein. Anspruch 13 des angegriffenen Patents sei daher nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch.
Anspruch 14
Dieser Anspruch löse die Aufgabe, die Schallausbreitung in radialer Richtung zur Spulenmittelachse und weg von der Spulenmittelachse zu minimieren. Solche hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitte seien bereits aus ./C bekannt. Für die Fachperson liege es daher nahe, diese Verlängerungsabschnitte auch an der Innenseite der Wicklungen anzuordnen. In ./C werde darauf hingewiesen, dass auch andere Ausführungen des Schallraums 14 umfasst sein sollten, etwa die Anordnung an beiden Enden der Windungen. Anspruch 14 sei daher nicht erfinderisch.
Anspruch 15
Dieser Anspruch sehe vor, dass neben dem hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt eine akustische Misch- und Auslöschungszone für Schallwellen gebildet sei. Die Seitenwand 40 des Schallraums 14 aus ./C, die als Zylindermantel ausgebildet sei, umschließe eine solche Zone. Anspruch 15 sei daher nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch.
Anspruch 16
Dieser Anspruch führe den Anspruch 15 näher aus und sehe vor, dass in axialer Richtung der Spulenmittelachse nach der Misch- und Auslöschungszone passive und/oder reaktive Schallabsorbierungselemente ausgebildet seien. Für den Schallraum 14 aus ./C sei eine Bodenplatte 42 vorgesehen, die aus einem schalldämpfendem Material bestehe. Es könne jedes passende Material verwendet werden, etwa Filz. ./M zeige für einschlägige Drosselspulen reaktive Schallabsorbierungselemente in Form von Aktuatoren für eine reaktive Schalldämpfung.
Anspruch 16 sei daher nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch.
Anspruch 17
Dieser Anspruch führe den Anspruch 16 näher aus und sehe vor, dass in den Schallabsorbierungselementen Durchbrüche ausgebildet seien oder dass mehrere Schallabsorbierungselemente zueinander distanziert angeordnet sein, sodass zwischen den Wicklungslagen eine Luftströmung gewährleistet sei. Die Bodenplatte 42 aus ./C habe Öffnungen.
Anspruch 17 sei daher nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch.
III. Die Antragstellerin brachte weiter vor, dass ./A im Recherchenbericht zur internationalen Patentanmeldung WO 2010/000005 A1 als neuheitsschädlich gegenüber den Ansprüchen 1 bis 17 angesehen worden sei. Die Patentinhaberin habe danach den Anspruch 2 in den Anspruch 1 aufgenommen, weil sie offenbar selbst den Anspruch 1 nicht als patentierbar erachte.
Das EPA habe bemängelt, dass der geänderte Anspruch 1 nicht klar sei, worauf die Patentinhaberin ihn durch die Aufnahme des ursprünglichen Anspruchs 8 eingeschränkt habe. Offenbar halte sie daher auch Anspruch 2 für nicht patentierbar.
IV. Die behauptete Vorbenutzung
Die Antragstellerin macht auch eine offenkundige Vorbenutzung geltend. Sie habe unter ihrem früheren Namen [...] schon vor dem Anmeldetag Drosselspulen ohne Eisenkern erzeugt und ausgeliefert, die die Merkmale zumindest der Ansprüche 1, 2, 3, 7, 8, 9 und 13 erfüllten.
Alle Drosselspulen wiesen mehrere zylindrische, in Bezug auf die Spulenmittelachse konzentrisch angeordnete und elektrisch parallel geschaltete Wicklungslagen auf. Die äußerste Wicklungslage sei als stromführende, akustische Schirmwicklung gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse benachbarten Wicklungslage ausgebildet, sodass sie im Betrieb nur einen Bruchteil jener Stromstärke übertrage, die die benachbarte Wicklungslage übertrage, nämlich zwischen 0,8 und 9,5 %. Die von der äußersten Wicklungslage zu übertragende Stromstärke betrage zwischen 0,5 und 2,8 % jener Stromstärke, die die Drosselspule insgesamt übertrage.
Alle Drosselspulen hätten an der äußersten Wicklungslage die gleichen oder zumindest annähernd gleichen Spannungspotentiale wie an der unmittelbar benachbarten, elektrisch parallelgeschalteten Wicklungslage. Die äußerste Wicklungslage aller Drosselspulen habe eine höhere elektrische Impedanz als die in Richtung zur Spulenmittelachse benachbarte Wicklungslage. Die Wicklungslagenhöhe der äußersten Wicklungslage aller Drosselspulen entspreche zumindest annähernd der Wicklungslagenhöhe der übrigen Wicklungslagen.
Die Antragstellerin habe auch Drosselspulen zumindest gemäß Anspruch 1 ausgeliefert, bei denen der radiale Abstand zwischen einer Mantelfläche der äußersten Wicklungslage und einer Mantelfläche einer benachbarten Wicklungslage größer bemessen sei als ein radialer Abstand zwischen zwei unmittelbar benachbarten, konzentrisch zur äußersten Wicklungslage angeordneten Wicklungslagen.
Die Antragstellerin habe die Drosselspulen ohne Geheimhaltungsvereinbarung an die Kunden geliefert. Die Kunden hätten den Aufbau der Drosselspulen sehen können. Alle Konstruktionsdetails seien aus den Testberichten ersichtlich gewesen und die Kunden hätten unbeschränkten Zugang zu den Tests gehabt.
V. Die Verteidigung des Patents
Die Antragsgegnerin (Patentinhaberin) beantragte, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten.
Dazu brachte sie vor, dass im Anspruch 1 gefordert werde, dass durch die äußerste Wicklungslage eine akustische Abschirmung gegenüber der Umgebung erzielt werde. Durch die Formulierung „Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von Schallemissionen“ und „akustische Schirmwicklung“ werde das zum Ausdruck gebracht. Aus der Patentschrift gehe hervor, dass zumindest die äußerste Wicklungslage eine Schallbarriere sei. Der Fachperson sei daher klar, diesen Begriff so zu verstehen, dass dadurch die Ausbreitung von Geräuschen und Vibrationen verhindert oder stark reduziert wird. Dafür müsse die äußerste Wicklungslage akustisch von den anderen Wicklungslagen entkoppelt werden. Daraus folge, dass die Schirmwicklung selbst auch nicht als „Schallgenerator“ wirke oder wirken könne. Der Fachperson sei auch klar, dass die äußere Wicklungslage mechanisch von der nächstinneren Wicklungslage entkoppelt werden müsse, also zumindest räumlich mit einem Abstand versehen werden müsse, damit zwischen den Wicklungslagen kein Körperschall übertragen werde.
Der Begriff „Bruchteil“ im Anspruch 1 sei so auszulegen, dass damit nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ein „sehr kleiner Anteil eines Ganzen oder einer Größe“ gemeint sei. So würde die Fachperson den Begriff auch verstehen.
Die Entgegenhaltung ./A ziele darauf ab, in allen Wicklungsmodulen die gleichen Ströme zu übertragen. Dem liege die Aufgabe zugrunde, Situationen abzudecken, in denen sowohl große Spannungen an den Modulen anlägen und in den Wicklungen kleine Ströme aufträten, sowie auch den umgekehrten Fall. Bei der bekannten Ausführungsform seien in allen Wicklungsmodulen die gleichen Stromstärken gegeben.
Für die Fachperson sei selbstverständlich, dass es bei der konkreten Umsetzung zu Toleranzen bei den faktisch angestrebten Stromstärken kommen werde. Eine gezielte Stromverringerung in der äußersten Wicklungslage sei in ./A gar nicht vorgesehen. In der dort in Figur 8 dargestellten Ausführungsform wirke das äußerste Wicklungspaket als Schallgenerator, weil in ihm ein annähernd gleicher Strom fließe wie im nächstinneren Entwicklungspaket, sodass es wegen der Lorentz-Kräfte zu einer relativ starken Auslenkung des äußersten Wicklungspakets komme, das dann ähnlich der Membran eines Lautsprechers einen hohen Schalldruck bewirke.
Aus der technischen Lehre von ./N gehe nicht hervor, dass die äußerste Wicklungslage gezielt wesentlich geringeren Strom übertrage als die nächstinnere Wicklungslage. Ziel von ./N sei es, bei jedem der Wicklungspakete, die jeweils aus einer Mehrzahl von Einzelspulen bestünden, die gleiche axialer Höhe zu erreichen, damit die Anschlussenden der Einzelspulen räumlich möglichst nahe zueinander positioniert werden können. Hierfür würden die Querschnittsdimensionen der einzelnen Leiter variiert, um auch unterschiedliche Windungszahlen in den Einzelspulen – bei gleichen Wicklungspakethöhen – zu ermöglichen.
Aus der Offenbarung von ./N gehe hervor, dass die äußeren Einzelspulen höhere Ströme übertragen müssten als die innenliegenden Einzelspulen, um mit der Wärmeentwicklung und der thermischen Belastung der Wicklungspakete zurechtzukommen. Dafür müssten jedoch in äußeren Einzelspulen höhere Ströme fließen als in inneren.
Aus ./N gehe somit nicht hervor, dass die Drosselspule eine stromführende, akustische Schirmwicklung habe, die zumindest durch die äußerste Wicklungslage gebildet sei; dass in der äußersten Wicklungslage nur ein Bruchteil jener Stromstärke fließe, die von der benachbarten Wicklungslage übertragen werde.
Anspruch 1 sei somit neu und erfinderisch.
Die Antragsgegnerin bestritt die offenkundige Vorbenutzung. Schon aus dem Vorbringen der Antragstellerin ergebe sich, dass die behauptete Vorbenutzung keine akustische Schirmwicklung betreffe.
VI. In der mündlichen Verhandlung vom 17.1.2018 stellte sie den Hilfsantrag , „das Patent hilfsweise im Umfang der Merkmalskombination einer der Unteransprüche aufrechtzuerhalten“.
VII. Die Entscheidung der Technischen Abteilung
Die Technische Abteilung (TA) gab mit dem angefochtenen Beschluss dem Einspruch teilweise statt und widerrief das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 3 sowie 5 bis 9, soweit diese auf den Anspruch 1 rückbezogen sind. Im Umfang der Ansprüche 4 sowie 5 bis 9, soweit diese auf den Anspruch 4 rückbezogen sind, und im Umfang der Ansprüche 10 bis 17 wurde der Einspruch abgewiesen.
VIII. Feststellungen der TA
[...]
ASEA/ABB
Die Antragstellerin lieferte im Jahr 1988 der Firma ASEA/ABB für eine HVDC-Anlage
(High-voltage direct current;
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) eine Drosselspule (mit der Nummer 106746), die keinen Eisenkern aufweist und aus konzentrischen, parallel geschalteten Wicklungslagen aufgebaut ist. Die äußerste Wicklungslage führt deutlich weniger Strom als die anderen Wicklungslagen. Diese Maßnahme wirkt lärmreduzierend und die äußerste Wicklungslage war mechanisch von den anderen Wicklungslagen entkoppelt (Beschluss Seite = BS 27 oben).
Die äußerste Schirmwicklung ist zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet, die nur den Bruchteil jener Stromstärke, nämlich 3,8 Ampère, hat wie jene, die die die benachbarte Wicklungslage (nämlich zweimal 47,7 Ampère = 95,4 Ampère) überträgt (BS 29).
Bei dieser Lieferung ist die Erwerberin nicht zur Geheimhaltung verpflichtet worden (BS 28).
Siemens USA
Im Jahr 1993 lieferte die Antragstellerin an Siemens USA 13 Drosselspulen ohne Eisenkern mit 6 mit Fiberglas ummantelten und durch Abstandsstäbe miteinander mechanisch verbundenen und parallelgeschalteten Wicklungslagen, die oben und unten durch Wicklungssterne miteinander verbunden waren. Das äußerste Wicklungspaket führte einen Bruchteil der Stromstärke im Vergleich zur benachbarten Wicklungslage. Dieses Merkmal diente auch der Schallminderung (BS 32).
NISSIN
Im Jahr 1993 lieferte die Antragstellerin dem Unternehmen NISSIN Spulen ohne Eisenkern mit drei mit Fiberglas ummantelten und durch Abstandsstäbe miteinander mechanisch verbundenen und parallelgeschalteten Wicklungslagen, die oben und unten durch Wicklungssterne miteinander verbunden sind. Das äußerste Wicklungspaket führte einen Bruchteil der Stromstärke im Vergleich zur benachbarten Wicklungslage. Zwischen allen Wicklungslagen gab es Abstandsstäbe. Die äußerste Wicklungslage ist von der benachbarten Wicklungslage mechanisch nicht entkoppelt. Die Spulen haben noch zusätzlich eine äußere passive Schallschutzabdeckung. Das äußerste Wicklungspaket wies eine verminderte Stromstärke auf. Dies hatte den Zweck der Schallminderung (BS 33 f).
Weitere Vorbenutzungen
In Bezug auf die weiteren behaupteten Vorbenutzungen „Los Angeles Department of Water and Power“ („LADWP“), „SIEMENS Deutschland“, „GEC Alsthom“ und „Comerford“ stellte die TA keine Vorbenutzung fest (BS 35 f).
IX. Rechtlich erwog die TA wie folgt:
Vorbenutzung ASEA/ABB
Die Drosselspule, die gegenüber dem Unternehmen ASEA/ABB vorbenutzt worden sei, sei gegenüber Anspruch 1 neuheitsschädlich. Betroffen sei eine Drosselspule ohne Eisenkern, die zylindrische konzentrisch angeordnete und parallelgeschalteten Wicklungslagen habe. Damit seien die Merkmale M1 und M2 offenbart. Eine Wicklungslage diene der Reduktion der Schallemissionen. Damit sei das Merkmal M3 gezeigt. Die äußerste Wicklungslage sei stromführend und diene der akustischen Abschirmung, wodurch das Merkmal M4 gezeigt werde. Die äußerste Schirmwicklung sei zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet, die nur den Bruchteil jener Stromstärke zu übertragen habe wie die benachbarten Wicklungslagen. Dadurch sei das Merkmal M4 gezeigt.
Auch der Anspruch 2 sei dadurch offenbart, weil aus den Werten der übertragenen Stromstärke die dort genannten Werte errechnet werden könnten. Dasselbe treffe auf den Anspruch 3 zu.
Nicht gezeigt sei hingegen das Merkmal von Anspruch 4, wonach zumindest drei konzentrisch angeordnete, elektrisch parallel geschaltete Wicklungslagen ausgebildet seien, wobei die äußerste Wicklungslage eine äußere akustische Schirmwicklung und die innerste Wicklungslage eine innere akustische Schirmwicklung bilde. Die Vorbenutzung zeige nur eine äußere akustische Schirmwicklung. In Bezug auf den Anspruch 4 sei die Vorbenutzung ASEA/ABB nicht neuheitsschädlich.
Anspruchs 5 sei durch die Vorbenutzung offenbart, weil auch die vorbenutzte Drosselspule eine mechanische Entkopplung zwischen einer zylindrischen Mantelfläche der akustischen Schirmwicklung gegenüber einer zylindrischen Mantelfläche der benachbarten Wicklungslage habe.
Anspruch 6 sei durch die Vorbenutzung gezeigt, weil auch diese keine mechanischen Verbindungen zwischen der akustischen Schirmwicklung und der benachbarten Wicklungslage vorsehe.
Dass Anspruch 7 gezeigt werde, ergebe sich daraus, dass die Wicklungslagen parallel geschaltet seien.
Der Gegenstand des Anspruchs 8 (höhere elektrische Impedanz der akustischen Schirmwicklung) ergebe sich aus der Vorbenutzung ebenfalls.
Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei gezeigt, weil bei der Spule der Vorbenutzung zwischen der äußersten Schirmwicklung und der benachbarten Schirmwicklung der Abstand in radialer Richtung größer sei als der Abstand zwischen zwei unmittelbar benachbarten Wicklungslagen.
Nicht gezeigt seien die Gegenstände der Ansprüche 10 bis 17.
Der Gegenstand des Anspruchs 10 sei gegenüber ./C in Zusammenschau mit der Vorbenutzung ASEA/ABB erfinderisch, weil laut Anspruch 10 die äußerste akustische Schirmwicklung an zumindest einem Stirnende einen in axialer Richtung verlaufenden, hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt aufweise. ./C zeige zwar eine Seitenwand des Schallraums, der unterhalb der Wicklungen angeordnet sei, dabei handle es sich aber nicht um einen Verlängerungsabschnitt der Wicklungslage. Aus ./C sei ersichtlich, dass die Spule auf den Schallraum aufgesetzt und von den Wicklungen beabstandet sei. Der Schallraum erstrecke sich vom Isolationsteil der Spule bis zur Montagefläche der Spulenanordnung. Somit habe die Fachperson keine Veranlassung, die äußerste Wicklungslage der vorbenutzten Spule in Zusammenschau mit ./C zu verlängern und zu einer Spule gemäß Anspruch 10 zu gelangen.
Der Anspruch 14 sei auf Anspruch 4 rückbezogen, der gegenüber dem Stand der Technik neu sei. Somit betreffe der Anspruch 14 eine Weiterbildung eines neuen Gegenstands, nämlich eine innere Schirmwicklung, und sei somit erfinderisch.
Die Ansprüche 11 bis 13 und 15 bis 17 seien auf die Ansprüche 10 und 14 rückbezogen und beträfen somit erfinderische Merkmale.
Vorbenutzung Siemens USA
Diese vorbenutzten Drosselspulen hätten keinen Eisenkern, aber zylindrische, konzentrisch angeordnete und parallel geschaltete Wicklungslagen. Damit seien die Merkmale M1 und M2 offenbart. Die Stromstärke in der äußersten Wicklungslage habe nur den Bruchteil der Stromstärke der anderen Wicklungslagen, wodurch das Merkmal M5 gezeigt werde. Weil in der äußersten Wicklungslage nur ein Bruchteil des Stroms im Vergleich zu den anderen Wicklungslagen fließe, sei ein schallreduzierender Effekt erzielt. Durch den geringeren Strom werde die Vibration der äußersten Wicklungslage reduziert und sie wirke schalldämpfend, weil sie die in Richtung zur Spulenmittelachse benachbarten Wicklungslagen umfasse. Damit seien die Merkmale M3 und M4 gezeigt.
Für die Ansprüche 2 und 3 gälten die selben Überlegungen wie für die Vorbenutzung ASEA/ABB.
Die Gegenstände der Ansprüche 7 und 8 seien durch die Parallelschaltung der Wicklungslagen und durch die Tatsache gezeigt, dass in der äußersten Wicklungslage weniger Strom fließe.
Vorbenutzung NISSIN
Die Überlegungen zur Vorbenutzung Siemens USA träfen auch auf diese Vorbenutzung zu.
Neuheit gegenüber ./A und ./N
Die Antragstellerin habe die Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber ./B, ./C, ./L und ./M nicht bestritten.
Gegenüber ./A sei der Anspruch 1 neu, weil die Merkmale M3 und M4 nicht gezeigt würden. Die unterschiedlichen Stromwerte seien nicht gewollt, sondern von Problemen des Drosselspulendesigns verursacht. Es sei nicht ersichtlich, dass die äußerste Wicklungslage gemäß ./A als akustische Schirmwicklung wirken solle. In ./A sei auch nicht gezeigt, dass die äußerste Wicklungslage nur den Bruchteil jener Stromstärke führe, die die benachbarten Wicklungslagen zu übertragen hätten, womit auch das Merkmal M5 nicht vorweggenommen sei.
./N sei gegenüber Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich, weil dort die Aufgabe erfüllt werde, eine Spule bereitzustellen, die für möglichst hohe Ströme geeignet sei. Es werde vorgeschlagen, die äußerste Wicklungslage mit der höchsten Stromstärke zu beaufschlagen. Damit sei nicht offenbart, dass die äußerste Wicklungslage als akustische Schirmwicklung dienen solle, hingegen sei klar, dass diese Wicklungslage zwar die Wärme am besten abführe, aber auch die höchste Geräuschentwicklung verursache.
Da ./A eine möglichst gleichmäßige Stromverteilung aufweise, sei sie auch nicht neuheitsschädlich gegenüber dem Anspruch 2. Auch gegenüber Anspruch 4 sei ./A nicht neuheitsschädlich, weil die Funktion einer Schirmwicklung mit einer geringeren Stromstärke gezeigt sei. Die übrigen Ansprüche seien neu, weil sie auf Anspruch 1 oder Anspruch 4 rückbezogen seien.
Erfinderische Tätigkeit
Anspruch 1 sei gegenüber ./A und ./N erfinderisch, weil dort die Merkmale M3, M4 und 5 nicht vorweggenommen seien (auf BS 37 offenbar irrtümlich mit „Merkmale d), e) und f)“ bezeichnet). In ./A sei die Reduzierung der Schallemissionen überhaupt nicht erwähnt.
./B lege die Ansprüche 5, 6 und 9 (Weiterbildungen des Gegenstands des Anspruchs 1 und des Anspruchs 4) nicht nahe, weil für die Fachperson zum Prioritätszeitpunkt keine Veranlassung bestanden habe, ausgehend vom Gegenstand von ./A, in der die Problematik der Schallemissionen überhaupt nicht erwähnt werde, durch die Maßnahme, die Übertragung von mechanischen Schwingungen auf Wicklungen zu unterbinden zum Gegenstand des Anspruchs 5 (sowie der Ansprüche 6 und 9) zu gelangen.
./C lege (in Verbindung mit ./A) die Ansprüche 10 bis 12 und 14 bis 17 nicht nahe. ./C behandle die Geräuschreduzierung mit einer „sound chamber“. Diese Kammer bestehe aus schallabsorbierendem Material und werde axial an die Spule anschließend angebracht. Die Wicklungen der Spule seien vom Schallraum beabstandet.
./L betreffen eine Magnetspule für große Stromstärken. Die Aufgabenstellung sei, in allen Wicklungslagen möglichst gleiche Stromstärken zu erreichen. Ausgehend von ./A als nächstliegendem Stand der Technik habe die Fachperson auch mit Blick auf ./L keine Veranlassung, eine Spule mit verschiedenen Impedanzen in den konzentrischen Wicklungslagen herzustellen, um eine Schallreduktion zu erreichen und somit zum Gegenstand des Anspruchs 8 zu gelangen.
./M lege Anspruch 16 nicht nahe. Dieser sei eine Weiterbildung des Gegenstands von Anspruch 15, der auf Anspruch 10 und Anspruch 14 rückbezogen sei. ./M zeige keine Misch- und Auslöschungszone, sondern betreffe eine Vorrichtung zur aktiven akustischen Dämpfung von Geräuschen, die von einer zylindrischen Luftkernspule abgestrahlt würden.
X. Die Rekurse
1. Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin, die unrichtige Tatsachenfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung geltend macht. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluss so zu ändern, dass das ganze Patent aufrechterhalten und der Einspruch zur Gänze abgewiesen wird.
In eventu beantragt sie, das Patent im folgenden Ausmaß aufrechtzuerhalten:
«1. (Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 4) Drosselspule ohne Eisenkern zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen, mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse (7) konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen (1), und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen, wobei zumindest die äußerste Wicklungslage (1) als stromführende, akustische Schirmwicklung (18) gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) ausgebildet ist, wobei diese Schirmwicklung (18) elektrisch derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die nur einen Bruchteil jener Stromstärke beträgt, welche von der benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest drei konzentrisch angeordnete, elektrisch parallel geschaltete Wicklungslagen (1) ausgebildet sind, wobei die äußerste Wicklungslage (1) eine äußere akustische Schirmwicklung (18) bildet und die innerste Wicklungslage (1) eine innere akustische Schirmwicklung (18’) bildet.
2. (Auf den neuen Anspruch 1 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 2) Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die akustische Schirmwicklung (18) derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die zwischen 0,1 % bis maximal 50 % jener Stromstärke beträgt, welche von der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist.
3. (Auf den neuen Anspruch 1 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 3) Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die von der akustischen Schirmwicklung (18) zu übertragende Stromstärke zwischen 0,1 % bis 5 % jener Stromstärke beträgt, welcher von der Drosselspule insgesamt zu übertragen ist.
4. (Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 5) Drosselspule ohne Eisenkern zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen, mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse (7) konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen (1), und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen, wobei zumindest die äußerste Wicklungslage (1) als stromführende, akustische Schirmwicklung (18) gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) ausgebildet ist, wobei diese Schirmwicklung (18) elektrisch derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die nur einen Bruchteil jener Stromstärke beträgt, welche von der benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine zylindrische Mantelfläche (19, 19’) der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) gegenüber einer zylindrischen Mantelfläche (20) der benachbarten Wicklungslage (1) mechanisch entkoppelt oder schwingungsisoliert ist.
5. (Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 6) Drosselspule ohne Eisenkern zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen, mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse (7) konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen (1), und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen, wobei zumindest die äußerste Wicklungslage (1) als stromführende, akustische Schirmwicklung (18) gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) ausgebildet ist, wobei diese Schirmwicklung (18) elektrisch derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die nur einen Bruchteil jener Stromstärke beträgt, welche von der benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer Mantelfläche (19, 19’) der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) und einer Mantelfläche (20) der benachbarten Wicklungslage (1) ein durchgängiger Spalt (17) mit hohlzylindrischer Form ausgebildet ist, sodass in diesem Spalt (17) keine radial wirkenden Stützelemente zwischen der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) und der benachbarten Wicklungslage (1) angeordnet sind.
6. (Auf den neuen Anspruch 1 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 7) Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an der stromführenden, akustischen Schirmwicklung (18, 18’) die gleichen oder zumindest annähernd gleiche Spannungspotentiale vorliegen, wie an der unmittelbar benachbarten, elektrisch parallel geschalteten Wicklungslage (1).
7. (Auf den neuen Anspruch 1 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 8) Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die akustische Schirmwicklung (18, 18’) eine höhere elektrische Impedanz aufweist, als die in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarte Wicklungslage (1).
8. (Auf den neuen Anspruch 1 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 9) Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein radialer Abstand (21) zwischen einer Mantelfläche (19, 19’) der akustischen Schirmwicklung (18, 18’) und einer Mantelfläche (20) einer benachbarten Wicklungslage (1) größer bemessen ist, als ein radialer Abstand (22) zwischen zwei unmittelbar benachbarten, konzentrisch zur akustischen Schirmwicklung (18, 18’) angeordneten Wicklungslagen (1).
9. (Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 10) Drosselspule ohne Eisenkern zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen, mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse (7) konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen (1), und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen, wobei zumindest die äußerste Wicklungslage (1) als stromführende, akustische Schirmwicklung (18) gegenüber der in Richtung zur Spulenmittelachse (7) benachbarten Wicklungslage (1) ausgebildet ist, wobei diese Schirmwicklung (18) elektrisch derart dimensioniert ist, dass sie zur Übertragung einer Stromstärke ausgebildet ist, die nur einen Bruchteil jener Stromstärke beträgt, welche von der benachbarten Wicklungslage (1) zu übertragen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die äußerste Wicklungslage (1), insbesondere die stromführende, akustische Schirmwicklung (18), an zumindest einem Stirnende einen in axialer Richtung verlaufenden, hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt (23) aufweist.
10. (Auf den neuen Anspruch 9 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 11) Drosselspule nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der hohlzylindrische Verlängerungsabschnitt (23) aus elektrisch isolierendem Material gebildet und nicht stromführend ist.
11. (Auf den neuen Anspruch 9 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 12) Drosselspule nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der hohlzylindrische Verlängerungsabschnitt (23) einen elektrisch nicht leitenden Endring (24) ausbildet, der an wenigstens ein Stirnende des elektrisch leitenden Abschnitts der Schirmwicklung (18) anschließt.
12. (Auf den neuen Anspruch 9 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 13) Drosselspule nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine axiale Länge oder Wicklungslagenhöhe (H) des stromführenden Abschnittes der akustischen Schirmwicklung (18) zumindest annähernd einer axialen Länge oder Wicklungslagenhöhe (H) der Wicklungslagen (1) entspricht.
13. (Auf den neuen Anspruch 1 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 14) Drosselspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest an den oberen Stirnenden der äußeren und der inneren akustischen Schirmwicklung (18, 18’) jeweils ein äußerer und innerer hohlzylindrischer Verlängerungsabschnitt (23, 23’) ausgebildet ist, welcher die äußere und innere akustische Schirmwicklung (18, 18’) in axialer Richtung gegenüber den Stirnenden der dazwischen angeordneten Wicklungslagen (1) verlängert.
14. (Auf den neuen Anspruch 9 „bzw.“ 13 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 15) Drosselspule nach Anspruch 9 bzw. 13, dadurch gekennzeichnet, dass neben dem hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt (23), insbesondere zwischen dem äußeren und inneren hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt (23, 23’) eine akustische Misch- und Auslöschungszone (25) für Schallwellen, welche an diesem axialen Stirnende der Wicklungslagen (1) auftreten, gebildet ist.
15. (Auf den neuen Anspruch 14 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 16) Drosselspule nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass in axialer Richtung der Spulenmittelachse (7) nach der Misch- und Auslöschungszone (25) passive und/oder reaktive Schallabsorbierungselemente (26), beispielsweise Blöcke oder Plattenelemente aus Schaumkunststoff oder aus Fasern, wie z.B. Vliese oder Steinwolle, ausgebildet sind.
16. (Auf den neuen Anspruch 15 rückbezogener ursprünglicher Anspruch 17) Drosselspule nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass in den Schallabsorbierungselementen (26) Durchbrüche ausgebildet sind oder dass mehrere Schallabsorbierungselemente (26) zueinander distanziert angeordnet sind, sodass zwischen den Wicklungslagen (1) eine Luftströmung in paralleler Richtung zur Spulenmittelachse (7) gewährleistet ist.»
Argumentativ richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin (Patentinhaberin) gegen die Feststellungen der TA zur Vorbenutzung, zu Geheimhaltungsverpflichtung sowie zur Neuheitsschädlichkeit der (von der Antragsgegnerin bestrittenen) Vorbenutzung.
2. Die Antragstellerin bekämpft die Entscheidung der TA im Ausmaß der Antragsabweisung. Sie macht unrichtige Beweiswürdigung in Bezug auf die Vorbenutzungen „LADWP“ und „GEC Alsthom“ geltend.
Unter dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung macht die Antragstellerin geltend, dass das angegriffene Patent auch in Bezug auf Anspruch 4 weder neu noch erfinderisch sei; das gelte auch für Anspruch 10 und für Anspruch 14.
Als Verfahrensfehler macht die Antragstellerin geltend, dass die Entscheidung der TA den in der mündlichen Verhandlung formulierten Hilfsantrag der Antragsgegnerin, „das Patent im Umfang der Merkmalskombination eines [richtig: einer ] der Unteransprüche aufrechtzuerhalten“ überschreite.
3. Die Streitteile beantragen, dem Rechtsmittel der jeweils anderen Partei nicht Folge zu geben.
4. Der Rekurs der Antragsgegnerin ist nicht berechtigt. Der Rekurs der Antragstellerin ist im Sinn der Aufhebung der Entscheidung berechtigt.
XI. Zum Rekurs der Antragsgegnerin im Einzelnen
1. Die Feststellungen der TA zur Vorbenutzung der Drosselspule aus dem Verkauf an die Firma ASEA/ABB stellt die Antragsgegnerin im Rekurs nicht in Frage. Unter Punkt IV.1. bekämpft sie nur die Überlegung, die Vorbenutzung sei öffentlich zugänglich gewesen. Dabei beruft sie sich auf die Überlegung, die Drosselspule sei beim Endkunden in einer Konverteranlage aufgebaut worden, die mit drei Zäunen umschlossen gewesen sei und sich in einem dünn besiedelten Gebiet befinde.
Die Antragsgegnerin beruft sich dabei insbesondere auf die Entscheidung T 145/88 der Beschwerdekammer des EPA, wonach ein Gerät, das auf einem umzäunten Werftgelände installiert ist, für das Publikum nicht frei zugänglich ist. Aus dieser Entscheidung ist aber nicht ersichtlich, ob das Gerät vorher an eine dritte Person verkauft und dann aufgestellt wurde, oder ob es dort aufgestellt wurde, wo es auch erzeugt wurde. Überdies ist zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall die Dauer der behaupteten Vorbenutzung bis ins Jahr 1988 zurückreicht, es also ohne nennenswerten Zweifel dazu gekommen ist, dass dritte Personen die Drosselspule in Augenschein nehmen konnten, nämlich anlässlich von Wartungs- oder Reparaturarbeiten.
Grundsätzlich kommt es nicht darauf an, ob die Öffentlichkeit von einem vorbenutzten Gegenstand tatsächlich Notiz genommen hat. Die Möglichkeit dafür reicht aus, um eine Vorbenutzung dem Stand der Technik zuzurechnen (vgl Nägerl in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts 2 § 4 Rz 106 ff mwN).
2. Gegen die Überlegungen der TA, einer Fachperson wäre es möglich gewesen, die Eigenschaften der Drosselspule durch Augenschein und einfache Messungen festzustellen, wendet sich die Antragsgegnerin in ihrem Rekurs nicht.
Das Rekursgericht hat daher keine Bedenken, von einer offenkundigen Vorbenutzung auszugehen; die Frage der Geheimhaltung wird gesondert erörtert.
3. Die Beweislast für eine offenkundige Vorbenutzung und somit auch für das Fehlen einer Geheimhaltungsverpflichtung trifft nach den allgemeinen Regeln im Einspruchsverfahren diejenige Partei, die sich auf diese Vorbenutzung beruft. Dies ist im vorliegenden Fall die Antragstellerin.
Zum Beweismaß sieht das Rekursgericht keinen Anlass, von den üblichen Gegebenheiten im österreichischen Zivilverfahren abzuweichen und geht daher von der „hohen Wahrscheinlichkeit“ als Beweismaß aus ( Rechberger/Klicka 5 Vor § 266 ZPO Rz 5). Dass dabei eine Rolle spielt, welche Parteien näher am Beweis ist und zum Beispiel im Besitz der Beweismittel, hat in die Überlegungen mit einzufließen, ändert aber am Beweismaß nichts. Zu berücksichtigen ist auch der Grundsatz
Diese Überlegung hält das Rekursgericht nicht für sachgerecht.
4. Unter den schriftlich vorgelegten Unterlagen befindet sich nur in der ./T ein Hinweis, der mit dem Thema „Geheimhaltung“ etwas zu tun hat, nämlich auf den Formularen des „Inspection and Test Plan“ der vorgedruckte Text:
«This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. ASEA AB»
Aus dieser Standardformulierung auf bestimmten Formularen lässt sich keine Verpflichtung ableiten, die gelieferte Drosselspule dritten Personen gegenüber geheim zu halten. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Urkunde selbst.
5. Die TA hat die Beweisergebnisse ausführlich gewürdigt und dabei auch berücksichtigt, dass die beiden von der Antragsgegnerin nominierten Zeugen H***** und R***** dazu keine konkreten Angaben machen konnten. Der Zeuge R***** bezog sich ebenfalls nur auf die ./T und offenkundig auf die oben zitierte Klausel (Verhandlungsprotokoll vom 26.9.2018, S 15) und erklärte, auch nach der Durchsuchung der Unterlagen keinen Hinweis auf eine Geheimhaltungsverpflichtung gefunden zu haben.
Der Zeuge H***** konnte auch keine schriftlichen Unterlagen aufbieten, um eine Geheimhaltungsverpflichtung zu dokumentieren. Zu Recht hat die TA auch gewürdigt, dass seine Angaben zu diesem Thema nur ganz allgemeiner Natur waren.
Das Rekursgericht hat somit an der Beweiswürdigung der TA keine Bedenken, wonach es keine Verpflichtung gab, die an ASEA/ABB gelieferte Drosselspule vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.
6. Allerdings kann eine Verpflichtung zur Geheimhaltung nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend vereinbart werden oder sich aus den Umständen ergeben („implizite Geheimhaltungsverpflichtung“). Eine solche stillschweigende Vereinbarung kann aber nicht von vornherein vermutet werden. Es müssen die besonderen Umstände des Falls berücksichtigt werden, wobei die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien und der Gegenstand der Nutzung betrachtet werden müssen. Bedeutsam ist, ob auf der Seite einer am Vertrag beteiligten Person ein objektiv erkennbares Interesse an der Geheimhaltung bestand. Für eine solche stillschweigende Vereinbarung könnte sprechen die Beziehung zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft, ein Joint Venture oder die Lieferung von Prototypen für Testzwecke. Ein gewöhnliches Handelsgeschäft hingegen und der Verkauf von Teilen für eine Serienproduktion bieten grundsätzlich keine Hinweise auf eine solche Vereinbarung (vgl Nägerl aaO § 4 Rz 110). Auch die aus der Entscheidung des Deutschen Bundespatentgerichts 2 Ni 9/15 zitierten Passagen legen keine implizite Geheimhaltungsverpflichtung für den konkreten Fall nahe, weil dies jeweils einzelfallbezogen beurteilt werden muss.
Im vorliegenden Fall ist auch nicht erkennbar, dass die Antragstellerin und das Unternehmen ASEA/ABB gemeinsam eine Entwicklung- oder Erprobungstätigkeit entwickelt hätten. Vielmehr ergibt sich aus den unbekämpften Feststellungen der TA, dass ASEA/ABB eine Drosselspule mit bestimmten Eigenschaften bei der Antragstellerin bestellt hat, die ihrerseits dann die Drosselspule eigenständig so entwickelt hat, dass diesen Anforderungen genügt wird. Allein der Umstand, dass es sich um eine Einzelanfertigung handelt, begründet noch keine derartige besondere Geschäftsbeziehung, aus der eine Geheimhaltungsverpflichtung abgeleitet werden müsste.
7. Auf die Frage, ob die Antragstellerin ähnliche Drosselspulen an andere Kunden geliefert hat, kommt es zur Beurteilung einer ausdrücklichen oder impliziten Geheimhaltungsverpflichtung für das Geschäft zwischen der Antragstellerin und ASEA/ABB nicht an; zu Recht weist allerdings die Antragsgegnerin auf eine Unklarheit hin, die darin besteht, dass die TA auf BS 25 unten von Lieferungen an das LADWP spricht, obwohl sie nicht festgestellt hat, dass dorthin Spulen geliefert worden seien (Punkt III.4. des Rekurses). Diese Diskrepanz scheint nach der Einschätzung des Rekursgerichts darauf zu beruhen, dass der letzte Absatz auf BS 25 bei der Erstellung des Texts verrutscht ist. Es dürfte sich mit größerer Wahrscheinlichkeit um die Wiedergabe eines Vorbringens und nicht um Erwägungen der TA handeln. Allein die Verwendung des Konjunktivs im Hauptsatz deutet darauf hin.
8. Die hier angestellten Überlegungen zur Frage der Geheimhaltung und zu den Voraussetzungen einer „impliziten Geheimhaltung“ gelten auch für die Vorbenutzung „SIEMENS USA“ und „NISSIN“.
9. Gegen die technische Schlussfolgerung der TA, dass die Drosselspulen laut den Vorbenutzungen in jenem Umfang, in dem die TA dies in der Einspruchsentscheidung ausgesprochen hat, neuheitsschädlich sind, wendet sich die Antragsgegnerin im Rekurs nicht.
Der Rekurs der Antragsgegnerin bleibt insgesamt erfolglos; auf die Frage der im Rekurs formulierten Hilfsanträge braucht vorerst nicht eingegangen zu werden.
XII. Zum Rekurs der Antragstellerin im Einzelnen:
1. Aus systematischen Gründen ist hier zuerst auf die Rechtsrüge einzugehen.
Dabei rügt die Antragstellerin vorerst, dass die TA die Vorbenutzung nicht als neuheitsschädlich für den Anspruch 4 beurteilt hat. Der dort verwendete Begriff „innere akustische Schirmwicklung“ sei unklar. Vielmehr sei somit jede innere Wicklung einer der vorbenutzten Spulen auch eine „innere akustische Schirmwicklung“.
Diese Überlegung vollzieht das Rekursgericht nicht nach, denn im Anspruch 4 ist von einer äußeren und von einer inneren akustische Schirmwicklung die Rede, und der Anspruch bezieht sich auf den ursprünglichen Anspruch 1, der als Kennzeichen eine äußerste Wicklungslage als stromführende, akustische Schirmwicklung beschreibt, die nur einen Bruchteil der Stromstärke der benachbarten Wicklungslage überträgt. Daraus folgt, dass im Anspruch 4 bei der Bezeichnung „akustische Schirmwicklung“ auch die geringere Stromstärke mitgemeint ist. Somit lässt sich nicht argumentieren, jede innerste Wicklung sei quasi automatisch eine „innere akustische Schirmwicklung“ im Sinne des Anspruchs 4.
2. Zutreffend weist die Antragstellerin aber darauf hin, dass die TA den Anspruch 4 nicht auf die erfinderische Tätigkeit überprüft hat.
Zu dieser Thematik hat das Rekursgericht erwogen:
Ein Einspruch gegen ein Patent kann gemäß § 102 Abs 2 Z 1 PatG darauf gestützt werden, dass der Gegenstand des Patents den §§ 1 bis 3 PatG nicht entspricht. Im vorliegenden Fall relevant ist dabei § 1 Abs 1 PatG, wonach Patente (nur) erteilt werden können, wenn die Erfindung neu ist, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (erfinderische Tätigkeit) und wenn sie gewerblich anwendbar ist. Dazu hat die große Beschwerdekammer des EPA bereits in G 7/95 (19.7.1996) festgehalten, dass diese drei Elemente drei verschiedene Einspruchsgründe sind.
Das Fehlen der gewerblichen Anwendbarkeit ist im vorliegenden Verfahren nicht behauptet worden, sodass nur zu prüfen ist, in welchem Verhältnis die Einspruchsgründe „Fehlen der Neuheit“ und „Fehlen der erfinderischen Tätigkeit“ zueinander stehen. In G 7/95 wurde dieses Thema bereits teilweise beleuchtet und ausgesprochen, dass ein Antragsteller, der das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit geltend macht, nicht nachträglich auch das Fehlen der Neuheit geltend machen kann. Gleichzeitig wurde aber auch ausgesprochen, dass das Fehlen der Neuheit bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist. Wenn somit die Behörde zum Ergebnis kommt, einer Erfindung, deren erfinderische Tätigkeit bestritten wurde, fehle bereits die Neuheit, könne die Prüfung beendet werden und die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit sei sofort zu verneinen.
Im konkreten Fall liegt die gedankliche Reihenfolge aber umgekehrt. Die Antragstellerin hat das Fehlen der Neuheit des Anspruchs 4 behauptet, nicht aber konkret darauf bezogen das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit. Dass dem angegriffenen Patent insgesamt die erfinderische Tätigkeit fehle, wurde in der Einleitung des Einspruchs nur ganz allgemein ausgedrückt.
Ob allein die Behauptung, es fehle die Neuheit, die Behörde auch verpflichtet, die Existenz der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, wenn die Neuheit bejaht wird, ist – soweit überblickbar – in jüngerer Zeit nicht geprüft worden. Stadler/Gehring, PatG § 103 Rz 13, zitieren dazu eine Entscheidung der Beschwerdeabteilung aus 1933, A 7474/30, wonach der Einwand, das Patent sei mangels Neuheit zu versagen, als gegen die Neuheit und gegen das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit gerichtet erkannt wurde (PBl 1933, 153). Dieser Quelle ist zu entnehmen, dass kein Verfahrensmangel vorliegt, wenn sich die Entscheidung auf das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit beruft, während ausdrücklich nur das Fehlen der Neuheit behauptet worden sei, sofern im Einspruch erklärt worden sei, das Patent sei „nicht mehr neu und patentfähig“; mit dieser Formulierung sei das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit ebenfalls bestritten.
Die beiden Voraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ stehen zueinander in einem engen Verhältnis. Die Menge aller Merkmale einer Erfindung, der die Neuheit fehlt, umfasst als Teilmenge auch die vorbekannten Merkmale einer Erfindung, die nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Daraus folgt, dass die Behauptung, es fehle die Neuheit, auch die Behauptung in sich trägt, es fehle die erfinderische Tätigkeit. Paradox wäre es nämlich, zu behaupten, die erfinderische Tätigkeit liege zwar vor, es fehle aber die Neuheit.
Daraus leitet das Rekursgericht ab, dass bei der Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, auch – und zwar für den Fall, dass die Neuheit zu bejahen ist – die Frage der erfinderischen Tätigkeit beantwortet werden muss (es sei denn, dem Antrag sei eine ausdrücklicher gegenteiliger Standpunkt zu entnehmen).
Da die TA die erfinderische Tätigkeit beim Anspruch 4 ungeprüft ließ, hat sie die Sachanträge durch den angefochtenen Beschluss nicht vollständig erledigt (§ 57 Z 3 AußStrG). Wegen der diffizilen Verhältnisse der einzelnen Ansprüche zueinander kann das Rekursgericht in diesem Fall auch keinen Teilbeschluss fassen, sodass die Entscheidung schon aus diesem Grund aufzuheben ist.
Wiederholend ist aber festzuhalten, dass der Rekurs der Antragsgegnerin bereits erledigt ist und der Themenkomplex Vorbenutzung (soweit sie von der TA bejaht wurde) und die damit zusammenhängende Frage der Geheimhaltungsverpflichtung erledigt sind.
3. Sodann ist auf die Tatsachenrüge der Antragstellerin einzugehen, die sich auf die Vorbenutzung „LADWP“ und „GEC Alsthom“ bezieht.
Der Antragstellerin ist zuzugestehen, dass die Begründung der TA, warum eine Vorbenutzung durch eine Lieferung an das LADWP nicht bewiesen ist, auf einen einzigen Satz reduziert ist (BS 35): „… da kein Nachweis über einen Auftrag oder über eine Lieferung vorliegt“. Der darüber hinausgehende Absatz (beginnend auf BS 34, letzte Zeile) erzählt nur nach, was der Zeuge L***** ausgesagt hat und – sehr knapp gefasst – was einzelne Urkunden enthalten. Eine würdigende Begründung für die Negativfeststellung ist in dieser Textpassage nicht enthalten.
Im weiteren Verfahren wird die TA diesen Begründungsmangel zu beheben haben und die Beweisergebnisse allenfalls neu würdigen müssen.
Genauso knapp begründet ist die Negativfeststellung zum Komplex „GEC Alsthom“. Es wird auf das Fehlen eines Nachweises hinsichtlich Art, Zeit und Ort der behaupteten Offenkundigkeit hingewiesen sowie darauf, dass die Spule, die diesem Kunden geliefert worden ist, keine Wicklungslagen hat, die parallel geschaltet sind. Deswegen sei sie nicht relevant für die Ansprüche des angegriffenen Patents. Diese beiden Aussagen enthalten einen Widerspruch, weil nicht klar wird, ob die Negativfeststellung darauf beruht, dass eine Lieferung nicht nachgewiesen werden konnte, oder darauf, dass die sehr wohl gelieferte Spule nicht als Vorbenutzung anzusehen ist.
Auch diese Unklarheit wird im weiteren Verfahren aufgeklärt werden können.
Die Relevanz dieser Frage ergibt sich auch daraus, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit jener Ansprüche, denen die Neuheit nicht fehlt, alle Entgegenhaltungen und Vorbenutzungen (soweit sie festgestellt wurden) in einer Gesamtschau zu berücksichtigen sind.
Festzuhalten ist, dass die Antragstellerin die Negativfeststellungen in Bezug auf „
SIEMENS Deutschland“ und „Comerford“ nicht bekämpft hat.
4. Zur erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf den Anspruch 10:
Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hat sich der Aufgabe-Lösungs-Ansatz etabliert, der sich in folgende Teilschritte gliedert:
Als nächstliegender Stand der Technik sind im vorliegenden Fall die offenkundig vorbenutzten Spulen, insbesondere jene der Vorbenutzung „ASEA/ABB“, anzusehen, da diese alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbaren. Der Gegenstand des Anspruchs 10 unterscheidet sich somit vom Stand der Technik durch die in Anspruch 10 definierten Merkmale.
Die objektive technische Aufgabe kann darin gesehen werden, dass die an einem Stirnende austretende Schallemission der Spule reduziert werden soll.
Das Dokument ./C behandelt die Geräuschreduzierung bei elektrischen Luftspulen und offenbart – neben dem herkömmlichen Vorschlag, die Spulenanordnung zu versteifen – das zusätzliche Vorsehen einer Schallkammer („sound chamber“) mit einem offenen Ende, die axial zu einem Stirnende der Spule angeordnet wird, wobei das offene Ende dieser Schallkammer der Spule zugewandt ist. Die Luftspule ruht auf elektrisch isolierenden Stellfüßen auf einer Aufstellfläche auf. Hauptzweck der Schallkammer ist es, den Luftraum zwischen der Spulenanordnung und der Aufstellfläche der Spulenanordnung zu umschließen. Die Schallkammer weist dazu einen Boden und zylindrische Seitenwandabschnitte auf, die einen vollständigen Raum um ein Ende der Luftspule bilden und aus einem schallabsorbierenden Material, zum Beispiel Filz, hergestellt sind. Um den Boden und die Seitenwandabschnitte der Schallkammer in der gewünschten zusammengebauten Relation zu halten, sind diese Abschnitte auf einen Käfig aufgespannt, der aus Sprossen und Stegen aus einem elektrisch nichtleitenden Material, zum Beispiel Holz oder Kunststoff, besteht.
Dokument ./C offenbart die Schallkammer als ein eigenes Gebilde, das im an ein Spulenende angebauten Zustand einen Raum vollständig umschließt. ./C offenbart aber nicht den in Anspruch 10 geforderten, an zumindest einem Stirnende der äußersten Wicklungslage in axialer Richtung verlaufenden, hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt. Zwar ist der Antragstellerin zuzustimmen, dass der Anspruch 10 weder verlangt, dass dieser Verlängerungsabschnitt selbst ein Teil der Wicklungslage ist, noch, dass der Verlängerungsabschnitt einstückig mit der Wicklungslage ausgebildet ist. Jedenfalls aber stellt der in Anspruch 10 beanspruchte Verlängerungsabschnitt einen Fortsatz der Wicklungslage dar und unterscheidet sich somit grundlegend von der in ./C offenbarten Schallkammer. Die Lösung der objektiven Aufgabe gemäß dem Anspruch 1 einerseits und gemäß ./C andererseits sind alternative Lösungen, und die Fachperson würde in Berücksichtigung von ./C keine Anregungen finden, die sie, ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik, zur Lösung gemäß dem Anspruch 10 führen würden. Dies schon allein deshalb nicht, weil der Verlängerungsabschnitt die in ./C offenbarte Schallkammer obsolet macht.
5. Zur erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf den Anspruch 14:
Die TA argumentiert auf BS 31-32, der Anspruch 14 sei auf den gegenüber dem Stand der Technik neuen Anspruch 4 rückbezogen, betreffe somit eine Weiterbildung eines neuen Gegenstands und sei somit auch erfinderisch.
Diese Begründung ist mangelhaft, da ein auf einen neuen Anspruch rückbezogener Anspruch zwar neu ist, über die erfinderische Tätigkeit des rückbezogenen Anspruchs aber keine Aussage getroffen werden kann, ohne davor festgestellt zu haben, dass der zugrundeliegende Anspruch auch erfinderisch ist, oder ohne zu prüfen, ob der rückbezogene Anspruch für sich genommen erfinderisch ist.
Die TA hat bisher nur die Neuheit des Anspruchs 4 festgestellt. Sie könnte bei der weiteren Prüfung dieses Anspruchs möglicherweise zum Schluss kommen, dass der Gegenstand des Anspruchs 4 nicht erfinderisch sei, da es sich bei der beanspruchten inneren akustischen Schirmwicklung mangels Konkretisierung nur um eine zur äußeren akustischen Schirmwicklung gleichartige und gleichwirkende akustische Schirmwicklung handeln könne.
Legt man als Arbeitshypothese das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit für den Anspruch 4 zugrunde, so hängt die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 14 davon ab, ob seine Merkmale für sich genommen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Dies ist jedoch aus den oben zum Anspruch 10 geäußerten Gründen gegeben. Anspruch 10 definiert einen in axialer Richtung verlaufenden, hohlzylindrischen Verlängerungsabschnitt der äußersten Wicklungslage, insbesondere der äußeren akustischen Schirmwicklung, der gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch ist. Anspruch 14 definiert in axialer Richtung verlaufende, hohlzylindrische Verlängerungsabschnitte an der äußeren und der inneren akustischen Schirmwicklung. Da bereits der Verlängerungsabschnitt an der äußeren akustischen Schirmwicklung erfinderisch ist, ist kein Grund ersichtlich, warum Verlängerungsabschnitte an der äußeren und der inneren akustischen Schirmwicklung nicht ebenfalls erfinderisch sein sollten.
6. Der Rekurs der Antragstellerin in Bezug auf die Ansprüche 10 und 14 ist somit erledigt.
XIII. Die TA wird im fortzusetzenden Verfahren somit neue Feststellungen auf Grund einer neuen Beweiswürdigung zur Vorbenutzung „LADPW“ und „GEC Alsthom“ zu treffen und die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf den Anspruch 4 zu prüfen haben; gegebenenfalls wird es einer Auseinandersetzung mit den im Rekurs der Antragstellerin formulierten Hilfsansprüchen bedürfen.
XIV. Da zu der in Punkt XII. 2. aufgeworfenen und vom Rekursgericht beantworteten Frage keine jüngere Rechtsprechung vorliegt und der Frage eine im Patentrechtsverfahren erhebliche Bedeutung zukommt, war der Revisionsrekurs gegen diese Entscheidung zuzulassen (§ 62 Abs 1 iVm § 64 AußStrG).
[Der Oberste Gerichtshof gab dem Revisionsrekurs am 18.2.2021 nicht Folge, 4 Ob 167/20t.]
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