Kopf
Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht ***** wegen Unwirksamkeitserklärung des österreichischen Teils der Unionsmarke Nr. 821742 über die Berufung der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 13.6.2018, Nm 14/2009 5, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Spruch
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 2.562 bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.
Entscheidungsgründe
Text
Die Antragstellerin ist Inhaberin der am 1.4.1996 angemeldeten und zu Nr. 152546 registrierten Unionsmarke
HUSKY
(Wortmarke), die nach einer Teillöschung für folgende Waren registriert ist:
18 Freizeittaschen.
25 Hemden, Hosen, Jacken, Mäntel, Wämser, Jerseykleidung, Pullover, Sweater, Stiefel, Schuhwaren, Tops, Jeanshosen, Gürtel, Schärpen; Schuhwaren.
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 23.12.2003 zu Nr. 821742 registrierten internationalen Marke
für folgende Waren:
18 Backpacks, bags, particularly sports bags.
20 Sleeping bags for camping.
22 Tents.
25 Clothing, footwear, headgear, particularly clothing for sports, hosiery, clothing of leather, ski gloves, sports shoes.
28 Toys, games, balls, body-building apparatus.
Die Antragstellerin begehrt die Unwirksamkeitserklärung des österreichischen Teils der Marke der Antragsgegnerin und brachte dazu vor, dass die Marke der Antragsgegnerin die Wortmarke der Antragstellerin als dominierenden Markenbestandteil für identische oder zumindest ähnliche Waren vollständig übernommen habe, wodurch eine Verwechslungsgefahr bestehe.
Die Antragsgegnerin wandte ein, dass zahlreiche Marken mit dem Wortbestandteil „Husky“ in Verwendung stünden, weshalb nur den jeweiligen Bildbestandteilen Kennzeichnungskraft zukomme. Da die Marke der Antragstellerin keinen Bildbestandteil enthalte, sei eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Es bestehe auch keine Warenidentität und keine Warenähnlichkeit, weil die Marke der Antragstellerin für Outdoor- und Bergsportartikel, jene der Antragsgegnerin jedoch für den Jagd- und Reitsport registriert seien.
Darüber hinaus sei die Marke der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Einbringung des Antrags am 10.2.2009 bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen gewesen. Aufgrund des zwischen den Streitteilen bestehenden unmittelbaren Konkurrenzverhältnisses sei davon auszugehen, dass die Antragstellerin von der Nutzung der Marke Kenntnis gehabt habe, wodurch sie ihr Markenrecht nach § 30 Abs 3 MSchG verwirkt habe.
Mit dem angefochtenen Beschluss gab die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts („NA“) dem Löschungsantrag statt und erklärte die angegriffene Marke hinsichtlich der Klassen 18 und 25 für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam. In rechtlicher Hinsicht führte die NA aus, dass die Wort-Bildmarke der Antragsgegnerin die Wortmarke der Antragstellerin übernommen habe. Der bloß dekorative Bildteil der Marke der Antragsgegnerin könne die beherrschende Stellung des Wortteils nicht schwächen, weshalb von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen sei. Da es nicht auf die tatsächliche Benutzung der Marke, sondern auf die im Register angeführten Waren ankomme, liege in den Klassen 18 und 25 eine Warenidentität bzw hochgradige Warenähnlichkeit vor, weshalb insoweit Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Die Antragstellerin hätte ihren Anspruch nach § 30 Abs 3 MSchG nur dann verloren, wenn sie positive Kenntnis von der Nutzung der Marke gehabt hätte. Das Vorliegen eines Konkurrenzverhältnisses rechtfertige aber noch nicht die Annahme, dass die Antragstellerin von der Benutzung der Marke durch die Antragsgegnerin Kenntnis gehabt habe.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung, mit der sie die Abänderung der Entscheidung im Sinne einer gänzlichen Abweisung des Antrags, hilfsweise ihre Aufhebung und die Zurückverweisung der Rechtssache an die NA beantragt.
Die Antragstellerin beantragt, der Berufung keine Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Die Berufung ist nicht berechtigt.
1. Die Antragsgegnerin macht unter dem Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung geltend, dass die Antragstellerin ihr Vorbringen, wonach die Antragstellerin Kenntnis von der Markennutzung der Antragsgegnerin gehabt habe, gar nicht bestritten und auch keinen Gegenbeweis angeboten habe. Es sei auch amtsbekannt gewesen, dass es zwischen den Streitteilen hinsichtlich der österreichischen Marken Nr. 129244 und der Unionsmarke 152546 präjudizielle Rechtsstreitigkeiten gegeben habe. Die NA hätte nach den Regeln des Anscheinsbeweises davon ausgehen müssen, dass die Antragstellerin aufgrund des unmittelbaren Konkurrenzverhältnisses spätestens ab der Eintragung der angefochtenen Marke am 23.12.2013 die Nutzung dieser Marke geduldet habe, was nach § 30 Abs 3 MSchG zur Abweisung des Antrags führen müsse.
2. Nach § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke begehren, sofern die beiden Marken und die Waren, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Nach § 30 Abs 3 MSchG ist ein solcher Antrag aber abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der später eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat.
3. § 30 Abs 3 MSchG beruht auf Art 9 der Markenrichtlinie (EU) 2015/2436. Nach Ansicht des EuGH setzt die Verwirkung des Anspruchs voraus, dass der Inhaber der älteren Marke während dieses Zeitraums nicht nur von der Eintragung der jüngeren Marke, sondern auch von der Benutzung dieser Marke Kenntnis hatte (EuGH C 482/09, Budějovický Budvar gegen Anheuser-Busch, Rn 58). Wer sich auf § 30 Abs 3 MSchG beruft, muss deshalb behaupten und beweisen, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war (RIS-Justiz RS0119756; Hermann in Kucsko/Schumacher , marken.schutz 2 § 58 MSchG Rz 29).
4. Zum Argument der Antragsgegnerin, dass die Antragstellerin ihr Vorbringen nicht bestritten habe, ist darauf hinzuweisen, dass stets unter sorgfältiger Berücksichtigung des gesamten Inhalts des gegnerischen Vorbringens zu beurteilen ist, ob tatsächliche Behauptungen einer Partei als zugestanden anzusehen sind (RIS-Justiz RS0040091). Schweigen des Prozessgegners wird nur dann als Zugeständnis gewertet, wenn konkretes Gegenvorbringen erwartet werden kann (RIS-Justiz RS0039977 [T3]).
5. Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin gar kein substantiiertes Vorbringen zur Benutzung des Zeichens im Inland erstattet hat, sondern in der Äußerung vom 3.10.2016 nur ausführte, dass „schon aufgrund des unmittelbaren Konkurrenzverhältnisses der Streitparteien“ davon „auszugehen“ sei, dass die Antragstellerin „spätestens bei Eintragung der angefochtenen Marke“ Kenntnis von der „Benutzung“ gehabt habe, weshalb die Antragstellerin auch nicht gehalten war, diesem unsubstantiierten Vorbringen zu widersprechen. Dies gilt umso mehr, weil eine Verwirkung des Anspruchs nach § 30 Abs 3 MSchG nur hinsichtlich jener Waren eintreten würde, für die das Zeichen tatsächlich verwendet wurde, sich dem Vorbringen der Antragsgegnerin aber gar nicht entnehmen lässt, für welche Waren die Marke benutzt wurde (siehe