Kopf
Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden und den Richter Dr. Schober sowie die Patentanwältin DI Bachinger-Fuchs in der Rechtssache der klagenden Partei *****, vertreten durch WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH Co KG in Wien sowie Sonn Partner Patentanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte KG in Wien sowie DI Dr. Andreas Weiser, Patentanwalt in Wien, wegen zuletzt Rechnungslegung (EUR 30.000) und Zahlung (EUR 50.000), über den Rekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 19.2.2018, 19 Cg 7/15y-51, in nicht öffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Spruch
Die von der beklagten Partei mit der Rekursbeantwortung und mit der Urkundenvorlage vom 11.6.2018 vorgelegten Urkunden sowie die Stellungnahme der klagenden Partei vom 13.6.2018 werden zurückgewiesen.
Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.
Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei binnen 14 Tagen an Kosten des Rekursverfahrens EUR 3.854,88 (darin EUR 321,24 USt) zu ersetzen.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig.
Begründung
Text
Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 2 319 556 (österreichisches Patent AT E 608 214 ) mit dem Titel „ Needle tip guard for hypodermic needles ” (deutsch: „ Nadelspitzenschutz für Subkutaninjektionen ”). Das Patent wurde am 27.2.1997 unter der Inanspruchnahme der Prioritäten der Patente US 60/012,343P vom 27.2.1996 (= P1), US 60/025,273P vom 19.9.1996 (= P2) und US 60/031,399P vom 19.11.1996 (= P3) angemeldet; erteilt wurde das Klagspatent am 24.4.2013. Gegenstand des Patents sind allgemein Schutzvorrichtungen für die Nadelspitzen von Subkutannadeln.
Die Ansprüche lauten:
1 Nadelschutzanordnung umfassend:
a) einen Katheteransatz (13);
b) einen Nadelansatz (9, 12, 112) mit einer daran fixierten Nadel (10) mit einem spitzen distalen Ende (11);
c) einen Nadelschutz (22, 22a, 220), der verschiebbar auf der Nadel (10) angebracht ist;
d) wobei der Nadelschutz (22, 22a, 220) einen beweglichen Nadelfänger (41) umfasst, der in Richtung auf die Nadel (10) vorgespannt ist;
e) wobei sich der Nadelfänger (41) des Nadelschutzes (22, 22a, 220) über das spitze distale Ende (11) der Nadel (10) vorwärts bewegt und dadurch das spitze distale Ende (11) abgedeckt, wenn der Nadelschutz (22, 22a, 220) nach vorne in die Nähe des spitzen distalen Endes (11) der Nadel (10) gedrückt wird;
f) Begrenzungsmittel zum Begrenzen der Vorwärtsbewegung des Nadelschutzes (22, 22a, 220) längs der Nadel (10);
g) wobei die Nadelschutzanordnung ferner einen Kopplungsmechanismus umfasst, der eine mechanische Trennung der Nadelschutzanordnung vom Katheteransatz (13) verhindert, bis das spitze distale Ende (11) sicher von dem Nadelfänger (41) abgedeckt ist, wobei der Kopplungsmechanismus einen Arm (45) mit einem proximalen Ende und einem distalen Ende umfasst, wobei das proximale Ende des Arms an dem beweglichen Nadelfänger (41) angebracht ist, wobei das distale Ende des Arms (45) einen Vorsprung (42) aufweist, der lösbar mit dem Katheteransatz (13) gehalten wird,
dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (42) des distalen Endes des Arms (45) lösbar in einer Ausnehmung (32) des Katheteransatzes (13) gehalten wird;
h) und wobei das Begrenzungsmittel eine Anhängevorrichtung (24) umfasst.
2 Nadelschutzanordnung nach Anspruch 1, wobei sich der Arm (45) nach innen bewegt, wenn sich der Nadelfänger (41) zum Abdecken des spitzen distalen Endes (11) nach innen bewegt, wobei die Bewegung des Arms (45) nach innen dazu führt, dass der distale Vorsprung (42) des Arms (45) vom Katheteransatz (13) gelöst wird, wodurch eine Trennung des Nadelschutzes (22, 22a, 220) und des Katheteransatzes (13) ermöglicht wird.
3 Nadelschutzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Nadelschutz (22, 22a, 220) vom Anwender manuell längs dem Schaft der Nadel (10) nach vorne gedrückt wird.
4 Nadelschutzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Nadelfänger (41) durch eine inhärent gebildete Vorspannung des Nadelfängers (41) nach innen und vor das spitze distale Ende (11) gedrückt wird.
5 Nadelschutzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die ferner ein elastisches Teil (19) umfasst, dass den Nadelfänger (41) in Richtung auf die Nadel (10) drückt.
6 Nadelschutzanordnung nach Anspruch 5, wobei der Nadelfänger (41) einen Einführungsabschnitt (33) zur Positionierung des elastischen Teils (19) auf dem Nadelschutz (22, 22a, 220) in Kerben (60, 61) umfasst.
7 Nadelschutzanordnung nach Anspruch 5 oder 6, wobei das elastische Teil (19) in einer ringförmigen Art und Weise einem Abschnitt des Nadelschutzes (22, 22a, 220) umgebend angeordnet ist.
8 Nadelschutzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Nadelfänger (41) schwenkbar an den Nadelschutz (22, 22a, 220) angebracht ist.
9 Nadelschutzanordnung nach Anspruch 8, wobei der Nadelfänger (41) durch einen Gelenkabschnitt (40) schwenkbar an den Nadelschutz (22, 22a, 220) angebracht ist.
10 Nadelschutzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Nadelfänger (41) mit dem Rest des Nadelschutzes (22, 22a, 220) integral ist.
11 Nadelschutzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Nadelfänger (41) einen Arm umfasst, der sich parallel zur Nadel (10) erstreckt.
12 Nadelschutzanordnung nach Anspruch 11, wobei der Arm an seinem proximalen Ende schwenkbar an den Nadelschutz (22, 22a, 220) angebracht ist.
Das Merkmal g) des Anspruchs 1 untergliedert sich in folgende Untermerkmale:
g1 wobei die Nadelschutzanordnung ferner einen Kopplungsmechanismus umfasst, der eine mechanische Trennung der Nadelschutzanordnung vom Katheteransatz (13) verhindert, bis das spitze distale Ende (11) sicher von dem Nadelfänger (41) abgedeckt ist,
g2 wobei der Kopplungsmechanismus einen Arm (45) mit einem proximalen Ende und einem distalen Ende umfasst,
g3 wobei das distale Ende des Arms (45) einen Vorsprung (42) aufweist, der lösbar mit dem Katheteransatz (13) gehalten wird,
g4 dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (42) des distalen Endes des Arms (45) lösbar in einer Ausnehmung (32) des Katheteransatzes (13) gehalten wird.
Die Beklagte erhob gegen die Erteilung des Klagspatents beim Europäischen Patentamt (EPA) mit der Behauptung der fehlenden Rechtsbeständigkeit Einspruch, den die Einspruchsabteilung des EPA mit Entscheidung vom 9.12.2014 abwies; sie hielt das Klagspatent in der erteilten Fassung aufrecht. Inhaltlich wurde darin angeführt, dass die Prioritätsdokumente P 1 und P 2 nicht ident mit der beanspruchten Erfindung seien. In Bezug auf das Prioritätsdokument P 3 sei eine enge Auslegung des Begriffs „dieselbe Erfindung” heranzuziehen. Die Patentschrift P 3 beziehe sich auf eine „innere Ausnehmung” („inner recess”). Diese Definition ziehe sich durch das ganze Dokument, ohne dass eine allgemeinere Beschreibung der Ausnehmung angesprochen werde. Damit beziehe sich P 3 nicht auf die in Punkt g) des Anspruchs 1 des Klagspatents beschriebene Ausführung, in der nur von einer „Ausnehmung” („recess”) die Rede sei.
Die Klägerin behauptet ein patentverletzendes Anbieten, Inverkehrbringen, den Gebrauch und die Einfuhr sowie den Besitz der Nadelschutzvorrichtungen durch die Beklagte und begehrt Unterlassung, Rechnungslegung, Beseitigung und Zahlung. Zur Sicherung des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs beantragte sie auch die Erlassung einer einstweiligen Verfügung. Das Klagspatent sei rechtsbeständig, was auch die Entscheidung des EPA im Einspruchsverfahren zeige. Auch sei das Landgericht Düsseldorf in einem parallelen Verletzungsverfahren in Deutschland mit Urteil vom 16.12.2014 von der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents ausgegangen. Der Eingriffsgegenstand der Beklagten weise Übereinstimmungen in den Merkmalen a), b), c), d), e), f), g) und h) des Anspruchs 1 des Klagspatents auf und verletze es daher.
Die Beklagte bestritt die Klage- und Sicherungsbegehren und wandte ein, sie habe das Patent nicht verletzt. Im Übrigen ergebe sich nach dem Aufgabe Lösungs Ansatz bei Betrachtung des vorveröffentlichten Standes der Technik, dass das Klagspatent nicht rechtsbeständig sei. Zudem mangle es aufgrund des US Patents 5,215,525 auch an der Neuheit. In Bezug auf den begehrten Rückruf ihrer Erzeugnisse brachte sie vor, dass in einem Provisorialverfahren kein unumkehrbarer Zustand geschaffen werden dürfe.
Das Erstgericht wies die Sicherungsbegehren ab. Dem dagegen erhobenen Rekurs der Beklagten gab das Rekursgericht Folge ( 34 R 73/15b ) und erließ die einstweilige Verfügung.
Der OGH bestätigte letztlich zu 4 Ob 141/16p die einstweilige Verfügung des Rekursgerichts in Bezug auf die Unterlassung (Punkt 1.), stellte jedoch in Bezug auf das Beseitigungsbegehren (Punkt 2.) den abweisenden Beschluss des Erstgerichts wieder her, ohne auf die Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents inhaltlich einzugehen (siehe dazu näher die Begründung zu Punkt 3.2).
Da zwischenzeitig mit 27.2.2017 das Klagspatent EP 2 319 556 (AT E 608 214) abgelaufen ist, schränkte die Klägerin die Klagebegehren letztlich auf Rechnungslegung und Schadenersatz ein.
Mit dem angefochtenen Beschluss unterbrach das Erstgericht das Verfahren bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des am 27.2.2017 abgelaufenen Streitpatents EP 2 319 556 in dem zu N 7/16 des österreichischen Patentamts anhängigen Verfahrens gemäß § 156 Abs 3 PatG. Es legte der Entscheidung folgenden Sachverhalt zugrunde:
«In ihrer Entscheidung vom 12.9.2014 hat die Einspruchsabteilung des EPA festgestellt, dass die Prioritäten vom 27.2.1996 und 12.9.1996 nicht die beanspruchte Erfindung betreffen und für die Priorität der Anmeldetag massgeblich sei.
In der Beschreibung ist ausgeführt:
Der Koppelungsmechanismus weist einen Arm mit einem proximalen Ende und einem distalen Ende auf. Das proximalen Ende ist an dem beweglichen Nadelfänger angebracht. Das distale Ende des Arms weist einen Vorsprung auf, der innerhalb einer Ausnehmung eines Katheransatzes lösbar gehalten ist. Aus diesem Grunde bewegt sich der Arm mit nach innen, wenn sich der Nadelfänger nach innen bewegt, um die Nadelspitze abzudecken. Die Bewegung des Arms nach innen bewirkt, dass die distale Projektion des Arms von der Ausnehmung des Katheransatzes freigegeben wird, was eine Trennung zwischen der Nadelschutzvorrichtung und dem Katheransatz ermöglicht. (The needle guard assembly includes a coupling mechanism that prevents a mechanical separation from the catheter until the needle tip is safely contained within the needle trap. The distal end of the arm includes a projection that is releasably retained within a recess of a catheter hub. Hence, as the needle trap moves inwardto entrap the needle tip, the arm also moves inward. The inward movement of the arm causes the arm´s distal projection to be released from the catheter hub recessm thereby permitting a seperation between the needle guard assembly and the catheter hub.)
Im Streitpatent wird auf Seite 22, erster Absatz, Seite 34, erster Absatz, Seite 53, erster Absatz, Seite 54, dritter Absatz, Seite 59, dritter Absatz und Seite 61, dritter Absatz übereinstimmend ausgeführt, dass der Katheteransatz 13 einen inneren Kanal oder Schlitz oder eine innere Vertiefung oder Hinterschneidung 32 hat, um mittels des beweglichen Arms 45 lösbar gehalten zu werden. (Said catheter hub 13 having an inner channel, recess, slot or undercut 32 for being releasably held by said movable arm 45 ([123], [126], [128], [183], [188], [206], [214], [215].)
Von den im Klagspatent angeführten Möglichkeiten zur Erzielung einer bestimmten technischen Wirkung, nämlich das lösbare Halten des Katheteransatzes durch den Arm, werden in der Beschreibung lediglich der „Kanal 32” in Verbindung mit den Fig 103 bis 105 und die „Hinterschneidung” in Verbindung mit Fig 121 näher definiert.
Der Kanal 32 kann dabei gemäß Seite 53, erster Absatz, eine ringförmige oder segmentierte Konfiguration aufweisen (Said channel 32 can compromise an annular, or segmented configuration [183]), während die Hinterschneidung 32 ringförmig oder segmentiert sein kann (Said undercut 32 can be annular or segmented [221]), wie dies aus Seite 63, erster Absatz, hervorgeht.
Die Ausführungsform des Koppelungsmechanismus gemäß den Fig 103 bis 105 zeigt einen Katheteransatz 13 mit einer inneren mit 32 bezeichneten Ringnut, also einen umlaufenden, ringförmigen Kanal. Mit Ausnahme der Hinterschneidung 32 in den Fig 120 und 121 zeigen alle in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele Katheteransätze 13 mit einer inneren Ringnut, die mit der als Kanal 32 bezeichneten Ringnut übereinstimmt und daher offensichtlich einen Kanal im Sinne der Beschreibung bildet. Eine Ausnehmung, die als einzige der offenbarten Möglichkeiten in den Patentanspruch 1 aufgenommen wurde, ist in den Zeichnungen nicht dargestellt.
Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes hat mit Entscheidung vom 20.1.2016 das Klagspatent aufrechterhalten und die erfinderische Tätigkeit im Wesentlichen mit der Begründung, dass der Flansch in D2 Teil eines Luer-Lock-Mechanismus und im Fall, dass er durch eine Ausnehmung ersetzt werde, diese Verbindung nicht mehr möglich sei, bejaht. Für einen Fachmann habe kein Anlass bestanden, diese nützliche Standardverbindungsmöglichkeit aufzugeben.
Die Patentanmeldung EP 0 747 085 A2 (idF: Dokument D2), veröffentlicht am 11.12.1996, befasst sich mit einer Katheteranordnung, wobei ein Nadelfänger die Nadelspitze nach deren Einsatz automatisch bedeckt und so der Verletzungsgefahr vorbeugt. In Unteranspruch 7 ist der „Luer-Lock” als bevorzugte Ausführung der in Anspruch 6 angeführte Haltevorrichtung („lug”) angeführt.
Nach D2 ist eine T förmige Struktur 38 mit einem Plattenabschnitt 36 geoffenbart, der eine Durchtrittsöffnung 24 für die Nadel 10 aufweist und die Nadelspitze in der Schutzstellung nach der Fig 2 abdeckt. Ein Arm 40 der T förmigen Struktur ist in einer Laschenanordnung 42 an der Stirnseite des Gehäuses 14 gehalten, das einen Balg 18 aufnimmt. Der andere Arm 44 der T förmigen Struktur 38 bildet einen hakenförmigen Vorsprung 46, der eine Ausnehmung 48 bildet, in die eine Lasche 50 eines Luer-Locks eingreift. Die als integraler Teil des Katheteransatzes 28 ausgebildete Lasche 50 des Luer-Locks greift in die Ausnehmung 48 ein und hält den Katheteransatz 28 mit dem Gehäuse 14 in einer Verriegelungsstellung.
Der Vorsprung 46 ist hier nicht in einer Ausnehmung des Katheteransatzes lösbar gehalten, sondern hintergreift eine Hinterschneidung des Katheteransatzes, nämlich die Luer-Lasche.
Der Flansch, der das distale Ende des Arms hält, ist Teil einer Luer-Lock-Verbindung, einem am Katheteransatz aussen angebrachten genormten Verbindungselement, mit welchem dieser etwa mit Spritzen oder Infusionsbestecken unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden kann.
Aus den Darstellungen Fig 1 und 2 ist zu entnehmen, dass die Feder- oder Vorspannwirkung des Kunststoffs der T förmigen Struktur 38 ein Verschwenken oder Verbiegen der T förmigen Struktur 38 im Bereich 54 bedingt. Damit wird bewirkt, dass sich die Spitze der zurückgezogenen Kanüle 22 nicht über den Nasenschutzabschnitt des Gehäuses hinaus erstrecken kann. Zugleich löst der Biegevorgang des Plattenabschnittes 36 die Luer-Lasche 50 aus der Ausnehmung 48 im gegenüberliegenden Arm 44 des T förmigen Elements, woraus eine Lösung des Katheteransatzes 28 resultiert.
Es ist technisch möglich, eine Ausnehmung zwischen den Luer-Laschen zu positionieren, sodass sie unabhängig von einer Luer-Verbindung bestehen kann.
Ausnehmungen, Hinterschneidungen oder Kanäle zur lösbaren Halterung von einem Nadelfänger zugeordneten Vorsprüngen waren im Prioritätszeitpunkt bekannt.
Das Streitpatent löst die Aufgabe, einen Kupplungsmechanismus zu schaffen, bei dem verhindert wird, dass der Katheteransatz vom Katheter gelöst wird, bevor die Nadelfangeinrichtung zum Greifen kommt, in äquivalenter Weise zu D2, indem eine Ausnehmung anstelle einer Hinterschneidung für die lösbare Halterung des Armes vorgesehen wird.»
Rechtlich führte es aus, dass es nach dem eingeholten Gutachten wahrscheinlich sei, dass dem Klagspatent die Erfindungshöhe fehle und es nichtig sei. Die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA sei für das vorliegende Verfahren nicht bindend. Im Hinblick auf das zwischenzeitige Erlöschen des Patents sei die Unterbrechung auch als prozessökonomisch und wirtschaftlich zu beurteilen. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass die finanziellen Ansprüche der Klägerin, die infolge des laufenden Nichtigkeitsverfahrens in ihrem dauerhaften Bestand zudem unsicher seien, einer raschen Entscheidung bedürften.
Dagegen richtet sich der Rekurs der Klägerin aus den Gründen der unrichtigen rechtlichen Beurteilung samt sekundärer Verfahrensmängel mit dem Antrag, den Beschluss des Erstgerichts aufzuheben und ihm die Fortsetzung des Verfahrens aufzutragen.
Die Beklagte beantragt, dem Rekurs keine Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist nicht berechtigt.
1. Die Zurückweisung der von der Beklagten im Rekursverfahren vorgelegten Unterlagen erfolgte wegen des (auch) im Rekursverfahren geltenden Neuerungsverbots (vgl Kodek in Rechberger 4 § 526 Rz 3 mwN); die Stellungnahme der Klägerin vom 13.6.2018 ist nach der Rekurserhebung ebenfalls unzulässig (vgl RIS-Justiz RS0041666).
2. Voranzustellen ist, dass ausschließlich zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für eine zwingende Unterbrechung nach § 156 Abs 3 PatG gegeben sind, und in diesem Zusammenhang, ob die Annahme der Wahrscheinlichkeit der Nichtigkeit des Patents durch das Erstgericht korrekturbedürftig ist.
2.1 Da das Streitpatent abgelaufen und zudem ein Nichtigkeitsverfahren beim österreichischen Patentamt anhängig ist, sprechen grundsätzlich prozessökonomische Gründe für die Unterbrechung des Verfahrens. Die Unterbrechung liegt jedoch nicht bloß im Ermessen des Gerichts, sondern § 156 Abs 3 PatG hat einen zwingenden Charakter (im Gegensatz zur deutschen Rechtslage, wonach die Aussetzung eine Ermessensentscheidung ist: vgl Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts § 9 Rz 164 ff; Fitzner/Lutz/Bodeweg, Patentrechtskommentar 4 Vor §§ 139 ff Rz 160 ff; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung 10 E Rz 647):
2.2 § 156 Abs 3 PatG lautet:
«Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht diese Frage vorerst selbständig zu prüfen. Das Patentamt erstellt auf Ersuchen des Gerichts ein schriftliches Gutachten, ob aufgrund der im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Schriftstücke die Nichtigerklärung des Patents wahrscheinlich ist. Hält das Gericht die Nichtigkeit des Patents aufgrund des Beweisverfahrens für wahrscheinlich, so hat es das Verfahren zu unterbrechen. Wenn der Beklagte nicht binnen einem Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweist, dass er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat, hat das Gericht das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen. In diesem Fall hat das Gericht ohne Rücksicht auf den Einwand der Nichtigkeit zu entscheiden. Eine hierüber vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jedoch zu berücksichtigen.»
Durch diese Bestimmung sollen einander widersprechende Entscheidungen von Gerichten und dem Patentamt vermieden werden, wobei das Gericht zwingend zu unterbrechen hat, wenn es die Nichtigkeit als wahrscheinlich annimmt (vgl Weiser, PatG GMG³ § 156 PatG 616). Zu berücksichtigen ist auch, dass die Möglichkeit zur Verfahrensunterbrechung nach § 156 Abs 3 PatG die Zuständigkeit des Patentamts für die (endgültige) Entscheidung über den Bestand eines Patents absichern soll (RIS-Justiz RS0124044) und daher eine rein verfahrensrechtliche Bedeutung hat (vgl 17 Ob 18/08h).