133R79/17s – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke WERKZEUGPARTY über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 7.4.2017, AM 52822/2015 7, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und die Markenschutzsache zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.

Begründung

Der Antragsteller beantragte die Eintragung der Wortmarke

WERKZEUGPARTY

in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen folgender Klassen:

6 Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle sowie hieraus hergestellte einfache Erzeugnisse, insbesondere Werkzeuggriffe aus Metall, Werkzeugkästen aus Metall (leer), Werkzeugkoffer aus Metall (leer);

7 Maschinen, insbesondere Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke, Abscheider (Maschinen), Biegepressen, Bohrfutter (Maschinenteile), Bohrköpfe (Maschinenteile), Bohrkronen (Maschinenteile), Bohrmaschinen, Dampfreiniger, Dichtungen (Motorenteile), Drehbänke (Werkzeugmaschinen), Druckluftförderer, Druckluftmaschinen, Druckluftpumpen, Druckluftspritzpistolen für Spachtelmassen, Druckregler (Maschinenteile), elektrisch betriebene Bürsten (Maschinenteile), Elektroden für Schweißgeräte, Elektrogeneratoren, Farbspritzpistolen, Farbspritzpistolen (Airbrushpistole), Federn (Maschinenteile), Filter (Teile von Maschinen oder Motoren), Fräsmaschinen, gasbetriebene Schneidbrenner, Gestelle für Maschinen, Gewindebohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Hähne (Maschinen- oder Motorenteile), Hämmer (Maschinenteile), Handbohrmaschinen, elektrisch, Handwerkzeuge (nicht handbetätigt), Hebegeräte, Hebewinden (Maschinen), Hobelmaschinen, Hochdruckreiniger, Holzbearbeitungsmaschinen, Hubgeräte, Kettensägen, Klebepistolen, elektrische, Klingen (Maschinenteile), Kompressoren (Maschinen), Kompressoren für Kühlanlagen, Kräne (Hebegeräte), landwirtschaftliche Geräte (nicht handbetätigt), landwirtschaftliche Maschinen, Lichtbogenschneidgeräte, Lichtbogenschweißgeräte, Lötkolben, elektrisch, Lötkolben, gasbetrieben, Maschinenständer, Maschinentische, Materialaufzüge, Meißel, elektrisch, Meißelmaschinen, Messer (Maschinenteile), Metallbearbeitungsmaschinen, Milchzentrifugen, Mühlen (Maschinen), Notstromaggregate, -generatoren, Pflugschare, pneumatische Wagenheber, Poliermaschinen und -geräte, elektrisch, Pressen (Maschinen für gewerbliche Zwecke), Presslufthämmer, Rasenmäher (Maschinen), Reiniger, automatische, Reinigungsmaschinen und -geräte, elektrisch, Riemen für Maschinen, Rührgeräte, elektrisch, Rührmaschinen, Sägeblätter (Maschinenteile), Satiniermaschinen, Sauggebläse, Schärfmaschinen, Scheren, elektrisch, Schleifmaschinen, Schleifscheiben (Maschinenteile), Schmierpumpen, Schneidbrenner, gasbetrieben, Schneidemaschinen, Schrämmmaschinen, Schweißgeräte, elektrisch, Schweißgeräte, elektrische, für Kunststoffverpackungen, Spannfutter (Maschinenteile), Staubsauganlagen für Reinigungszwecke, Staubsauger, Stromgeneratoren, Vakuumpumpen (Maschinen), Wagenheber (Maschinen), Werkzeuge (Maschinenteile), Werkzeughalter (Maschinenteile), Werkzeugmaschinen, Winden, Zentralstaubsaugeranlagen;

8 Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, die in verschiedenen Berufen als Werkzeuge verwendet werden, insbesondere Abisolierzangen (Handwerkzeuge), Abziehstähle, Ahlen, Äxte (Beile), Äxte (kleine), Bastelmesser, Baumscheren, Bogensägen, Bohreinsätze (Teile von Handwerkzeugen), Bohrer, Bohrer (Handwerkzeuge), Bohrhalter (Handwerkzeuge), Bohrknarren (Handwerkzeuge), Bohrkurbelverlängerungen für Gewindebohrer, Bohrmeißel (Handwerkzeuge), Brecheisen, Drillbohrer, Durchschlaghämmer, Eisen (Handwerkzeuge), nicht elektrisch, Fäustel (Hämmer), Feilen, Fräsen (Handwerkzeuge), Fugenpistolen, nicht elektrisch, Gartenmesser (kleine), Gartenscheren, Gartenwerkzeuge (handbetätigt), Gewindebohrer (Handwerkzeuge), Gewindeschneidkluppen (Handwerkzeuge), Glaserdiamanten (Teile von Handwerkzeugen), Glätteisen, Hämmer (Handwerkzeuge), Handbohrer, Handpumpen, Handwerkzeuge (handbetätigt), Hebewinden (handbetätigt), Heckenscheren (handbetätigt), Hobel, Hobeleisen, Hohlbohrer, Hohleisen (Handwerkzeuge), Holzhämmer, Instrumente zum Schleifen und Schärfen, Kreuzmeißel, Krönelhämmer, Lochzangen (Handwerkzeuge), Maurerkellen, Meißel (handbetätigte Werkzeuge), Messer (Handwerkzeuge), Pistolen (Handwerkzeuge), Pistolen zum Spritzen von Spachtelmassen (handbetätigt), Pizzaschneider, nicht elektrisch, Rändelwerkzeuge, Reibahlen, Ringkluppen, Rohrschneider (Handwerkzeuge), Rohrschneidewerkzeuge, Scheren (Blech-, Baum-, Gartenscheren), Schla¨gel (Handwerkzeuge), Schlegel (Hämmer), Schleifgeräte für Messer und Klingen, Schleifscheiben (Handwerkzeuge), Schleifsteine, Schmirgelfeilen, Schneidwerkzeuge, Schraubenschlüssel (Handwerkzeuge), Schraubenzieher, Schraubstöcke, Schraubstöcke (handbetätigte Geräte), Schraubzwingen, Spachtel (Handwerkzeuge), Spanndorne (Werkzeuge), Spritzen zum Versprühen von Insektiziden (handbetätigt), Sprühgeräte für Insektizide (handbetätigt), Stanzstempel (Handwerkzeuge), Stanzwerkzeuge (Handwerkzeuge), Stemmmeißel, Werkzeuggürtel (Halter), Windeisen, Zimmermannsbohrer;

9 Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger;

16 Papierwaren und Büroartikel, insbesondere Schreibblöcke aus Papier, Briefpapier, Dokumentenhüllen, Flyer, Handbücher, Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Lesezeichen, Plakate, Plakate aus Papier und Pappe, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Prospekte, Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, Zeitschriften;

25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

35 Werbung, beispielsweise Bewerbung von Handwerkzeug; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge;

41 Ausbildung und Unterhaltung, insbesondere Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke, Unterhaltungsdienstleistungen.

Im ersten Rechtsgang wurde der Beschluss des Patentamts zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen, weil dem Spruch und dem Inhalt des angefochtenen Beschlusses nicht mit der erforderlichen verfahrensrechtlichen Sicherheit zu entnehmen war, über welchen Umfang des Antrags abgesprochen wurde. Des Weiteren war mangels Begründung nicht zu entnehmen, warum nur über einen Teil des Begehrens entschieden wurde, wodurch die Ausübung des pflichtgebundenen Ermessens zu diesem Vorgehen nicht überprüfbar war.

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss stellte das Patentamt fest, dass das Zeichen in Bezug auf alle Waren der Klassen 9 und 16 sowie alle Dienstleitungen der Klassen 35 und 41 (jeweils oben durch Fettdruck hervorgehoben) nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG (Existenz der Unterscheidungskraft infolge Benutzung, „Verkehrsgeltung“) registrierbar sei. Es wies darauf hin, dass das Prüfungsverfahren in zwei Teile zerfallen könne, nämlich dann, wenn zunächst Bedenken gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen mitgeteilt werden (ohne den anderen Teil der Waren und Dienstleistungen zu erwähnen) oder dass sich ein ablehnender Beschluss auf die von diesen Bedenken erfassten Waren und Dienstleistungen beziehe. Dabei sei nicht zwingend, dass im fortgesetzten Verfahren mit der Registrierung der verbleibenden Waren und Dienstleistungen zu rechnen sei. Sollte der Prüfer nach nochmaliger Prüfung Bedenken haben, sei auch eine Mitteilung dieser Bedenken statthaft. Es bestehe kein Rechtsanspruch auf Registrierung des von den ursprünglichen Bedenken nicht erfassten Teils der Waren und Dienstleistungen, solange das Verfahren offen sei. Das Rekursgericht habe bereits ausgesprochen, dass eine Teilung des Verfahrens grundsätzlich statthaft sei. Respektive sei eine Fortsetzung des Verfahrens betreffend die restlichen Waren und Dienstleistungen ebenso zwingend, wie es sachgerecht sei, im (seltenen) Fall vom Erkennen weiterer Hinderungsgründe betreffend die verbleibenden Waren und Dienstleistungen nochmals deren Registrierung in Frage zu stellen.

Dagegen richtet sich wiederum der Rekurs des Antragstellers – erkennbar – aus dem Grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Abänderungsantrag sowie dem Antrag auf Feststellung, dass das Zeichen auch für die noch nicht beanstandeten Waren der Klassen 6, 7, 8 und 25 unterscheidungskräftig sei; in eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Da der Antragsteller zu Recht als Verfahrensmangel das Fehlen einer Begründung dafür beanstandet, weshalb das Patentamt im konkreten Fall sein Ermessen in der Weise geübt hat, nur über einen Teil des Antrags zu entscheiden, ist der Rekurs im Sinne einer (nochmals) erforderlichen Aufhebung berechtigt.

Im Markenanmeldungs-Verfahren sind Teilentscheidungen grundsätzlich dann zulässig, wenn sie der Verfahrensbeschleunigung und der Verfahrensökonomie dienen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn nur Bedenken gegen die Eintragung eines Teils der beantragten Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, hingegen keine Bedenken gegen die Eintragung des anderen Teils (vgl etwa 34 R 101/15w, FAMILY APP; 34 R 142/15z, BBQ FESTIVAL; 34 R 143/15x, BARBACOA EVENTGASTRO; 34 R 22/15b, BOOK COOK; 34 R 47/16f, 5 WEG ODER GELD ZURÜCK; ua).

In all diesen Fällen war dem Rekursgericht allerdings verwehrt, zur Möglichkeit der Entscheidungsteilung im Eintragungsverfahren Stellung zu nehmen, weil diese Frage in den jeweiligen Rechtsmitteln nicht aufgegriffen worden war (vgl auch Stadler/Gehring , Verfahren vor dem Patentamt, Rz 768, 1826 f).

Die Entscheidung, ob eine Teilentscheidung gefällt werden soll, unterliegt – wie das Rekursgericht im ersten Rechtsgang, 133 R 5/17h = ÖBl LS 2017/18 (Beetz), schon klargestellt hat – jedoch dem pflichtgebundenen Ermessen des Patentamts, das in der Regel von sachlichen oder rechtlichen Grundlagen abhängt (vgl Dolinar, RdA 1979, 306; Fasching, Lehrbuch 2 Rz 1421; Rechberger in Rechberger 4 § 392 ZPO Rz 3). Zu fordern ist, dass sich aus der Entscheidung nicht nur klar ergibt, über welchen Teil des Antrags entschieden wurde, sondern dass das Patentamt auch begründet, weshalb nur über einen Teil entschieden wurde oder entschieden hat werden können.

Im konkreten Fall stellt das Patentamt zwar klar, über welchen Anteil des Antrags es entschieden hat. Es bleibt aber nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum das Patentamt diese Vorgehensweise gewählt hat; verfahrensbeschleunigende und/oder verfahrensökonomische Umstände sind nicht erkennbar. Eine sachliche Begründung oder eine rechtliche Grundlage, warum so vorzugehen war, ist der angefochtenen Entscheidung nicht zu entnehmen. In der angefochtenen Entscheidung wird zwar die allgemeine Möglichkeit referiert, über den Antrag teilweise zu entscheiden. Warum sich das Patentamt im konkreten Fall dazu veranlasst sah, wird nicht thematisiert.

Somit bleibt unüberprüfbar, inwieweit ein pflichtgebundenes Ermessen ausgeübt wurde und ob diese Vorgehensweise zweckmäßig war.

Allein das Bedürfnis, die nötige rechtliche Beurteilung, in welchem Ausmaß dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft zukommt und in Bezug auf welche Waren und Dienstleistungen dies der Fall ist, nicht auf einmal vornehmen zu wollen, sondern über einen Teil „später erst nachzudenken“, reicht als Grund, nur über einen Teil des Antrags zu entscheiden, nicht aus.