34R148/14f – OLG Wien Entscheidung

1.4. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (RIS Justiz RS0117324; Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 10 Rz 94 mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (ÖBl 1979, 45 – Texhages/Texmoden; ÖBl 1991, 93 – quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; ecolex 2003, 608 – More; RIS Justiz RS0078944; EuGH 22.6.1999 C 342/97 – Lloyd, Rn 26).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zudem eine Rechtsfrage und daher grundsätzlich auch keinem Beweisverfahren zugänglich (ÖBl 1994, 227 – Ritter/Knight) .

1.5. Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn eine Übereinstimmung in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a = ÖBl 1998, 246 – GO; 4 Ob 55/04y = RIS Justiz RS0079190 [T22], RS0108039, RS0117324, RS0079571; 4 Ob 57/14g – Ionit/Isonit). Zu berücksichtigen ist weiters der Umstand, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (stRsp ua ÖBl 1993, 156 – Loctite mwN; ÖBl 1996, 279 – Bacardi/Baccara; ÖBl 1999, 82 – AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I 6191 = ÖBl 1998, 106 – Sabel/Puma, Rn 23; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; ecolex 2003, 608 – More; RIS-Justiz RS0117324; EuGH C 120/04 Slg 2005 I 08551 Rn 28 = GRUR 2005, 1042 = ÖBl 2006, 143 – Thomson life). Dem Durchschnittsverbraucher bietet sich nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (EuGH C 342/97 – Lloyd, Rn 26; C 291/00, Slg 2003, I 2799 – LTJ Diffusion Rn 52; C 104/01 – Orange , Rn 64).

1.6. Bei ausschließlich aus Worten bestehenden Zeichen ist für die Ähnlichkeitsprüfung auf Wortklang, -bild und -sinn Bedacht zu nehmen (RIS-Justiz RS0117324, RS0066753, insb [T9]; EuGH C 251/95 – Sabel/Puma; C 206/04 – Muelhens). Für das Bejahen von Verwechslungsgefahr muss eine Übereinstimmung in einem der drei genannten Kriterien bestehen (RIS-Justiz RS0079571, RS0079190 [T22]; Om 4/02 – Kathreiner). Auch hier sind der Gesamteindruck und die Wirkung auf einen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen maßgebend (RIS-Justiz RS0117324; 4 Ob 124/06y = ÖBl 2007, 210 – Hotel Harmonie/Harmony Hotels). Schutzunfähige oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum jeweiligen Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 334/74 = SZ 47/103 – Pregnex/Pregtest; RIS-Justiz RS0066749, RS0066753; zuletzt etwa 17 Ob 18/11p = ecolex 2011, 1031 [Brandstätter] – Junkerschinken).

1.7. In klanglicher Hinsicht haben Endungen im Allgemeinen einen erheblichen Auffälligkeitswert (ÖBl 1976, 164 – Palmers/Falmers mwN; 4 Ob 29/98b – GARANTA ; 4 Ob 225/03x – luminos/LUMINA ; RIS-Justiz RS0079438).

1.8. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t – Expressglass). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Powerfood; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 4 Ob 38/06a – Shopping City).

1.9. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist in der Regel der Wortbestandteil für den Gesamteindruck maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RIS-Justiz RS0066779; Koppensteiner, Markenrecht 4 116). Das Recht an einer Wortbildmarke wird daher regelmäßig auch durch solche Zeichen verletzt, die nur den unterscheidungskräftigen Wortbestandteil in einer zur Herbeiführung von Verwechslungen geeigneten Weise wiedergeben (ÖBl 1988, 154 – Preishammer; ÖBl 1996, 279 – Bacardi/Baccara; 4 Ob 119/02g; 4 Ob 10/03d – More).

1.10. Wird eine Marke vollständig in ein Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig – und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind – Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b = ÖBl 2004/24 – gotv; 17 Ob 1/08h = ÖBl 2009/14 – Feeling/Feel; 4 Ob 181/14t – Peter Max/Spannmax; RIS-Justiz RS0079033). Bei Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (Om 15/01 = PBl 2002, 135 – Jack Jones; RIS-Justiz RS0079033 [T20], 17 Ob 1/08h = ÖBl 2009/14 – Feeling/Feel; 17 Ob 32/08t – Jukebox; RIS-Justiz RS0079033 [insb T26]).

Auch nach der Judikatur des EuGH (vgl C 120/04, ÖBl 2006, 143 – Thomson life) kann – übereinstimmend mit der vorgenannten, jüngeren Rechtsprechung – bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl 7 Ob 32/08t – Jukebox ; Om 12/10 PBl 2011, 67 – PeakZero; jüngst 4 Ob 181/14t – Peter Max/Spannmax) .

2. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist die Verwechslungsgefahr für die relevanten Waren zu bejahen.

2.1. Auch die Antragsgegnerin bezweifelt im Rekurs nicht mehr, dass hinsichtlich der zu betrachtenden Waren Identität besteht. Es genügt daher ein Hinweis auf die zutreffenden Erwägungen des Patentamtes (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

2.2. Diese Waren sind überwiegend solche des täglichen Bedarfs, daher ist der Grad der Aufmerksamkeit des Konsumenten bei ihrer Inanspruchnahme eher gering (Koppensteiner, Markenrecht 4 114). Der Durchschnittskunde, der die ähnlichen Bezeichnungen so gut wie niemals gleichzeitig nebeneinander sieht, sondern immer nur den Eindruck des später wahrgenommenen Zeichens mit einem mehr oder weniger blassen Erinnerungsbild des anderen Zeichens vergleichen kann, wird daher fast immer nur einzelne charakteristische und daher auffällige Bestandteile im Gedächtnis behalten.

2.3. Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarken durch Verwendung von Zierschrift ist – so auch die Einschätzung der Behörde erster Instanz; § 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG – wenig originell und hat keinen nennenswerten Aufmerksamkeits- und Erinnerungswert. Es ist daher von der alleinigen Maßgeblichkeit des Wortelements auszugehen (vgl bereits oben Pkt 1.9.). Dies beseitigt wegen der sonst zu beurteilenden Kriterien jedoch die Verwechslungsgefahr nicht: Im (Wort )Bild stimmen die Zeichen im Teil SISI nämlich vollständig überein; die gleichnamigen Widerspruchsmarken wurden damit zur Gänze in das angefochtene Zeichen aufgenommen. Ein Unterschied resultiert nur daraus, dass der angegriffenen Marke PRINCESS vorangestellt ist.

Klanglich besteht ein Unterschied in der Sprechweise, weil die Marke der Antragsgegnerin durch dieses erste Wort mitgeprägt wird, das sich in den Widerspruchsmarken nicht wiederfindet.

Bei der Wortbedeutung zeigt sich ein Unterschied darin, dass dem angefochtenen Zeichen als zusammengesetzte Wortmarke das Nomen PRINCESS vorangestellt ist. Gemeinsam ist der weibliche Vorname (Kosename) SISI, dem das Patentamt mit Recht unter Bedachtnahme auf die registrierten Waren durchschnittliche Kennzeichnungskraft zubilligt. Das Wort PRINCESS bedeutet „Königstochter“ und „Prinzessin“ und ist allgemein geläufig; Englisch ist als wichtigste Handelssprache in Österreich die verbreitetste Fremdsprache (Koppensteiner, Markenrecht 4 84 mwN; RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 36/14v – selective/line). Abgesehen davon, dass es sich bei diesem Adelstitel im Kontext der zu beurteilenden Waren um eine bloß werbliche und damit nicht unterscheidungskräftige Anpreisung handelt (ErlRV, abgedruckt bei Kucsko, MschG 3 § 4 Anm 4), wie schon das Patentamt (unter Verweis auf Om 8/95 ÖBl 2000, 16 = PBl 1999, 157 – Royal/Arc Royal) herausgearbeitet hat, würde diesem Begriff in Alleinstellung wegen eines Freihaltebedürfnisses zugunsten der Allgemeinheit auch die Schutzfähigkeit fehlen.

Damit kennzeichnet PRINCESS das Eingriffszeichen weder allein noch führt es von SISI weg; es ist daher nicht geeignet, die Ähnlichkeit zu neutralisieren (zu dieser Prüfung vgl etwa 4 Ob 57/14g – Ionit/Isonit).

2.4. Die weiteren Rechtsmittelausführungen, deren Kernargument darauf hinausläuft, die Widerspruchsmarken hätten nicht registriert werden dürfen und die Antragstellerin habe SISI unzulässig quasi monopolisiert, verfangen nicht.

Die Annahme der Schutzunfähigkeit stünde nämlich im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht, denn nach dem Europäischen Gerichtshof (C 196/11 P – F1-LIVE, Rn 40 f) dürfen weder das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt noch das Gericht der Europäischen Union in einem Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen nationalen Marke verneinen. Dies könne nur im Rahmen eines Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahrens geschehen. Der Marke muss im Widerspruchsverfahren immer ein gewisser Grad an Kennzeichenkraft zuerkannt werden.

Nach Auffassung des Rekursgerichts bedeutet dies e contrario und unter Bedachtnahme auf den Vorrang des Gemeinschaftsrechts und damit bei richtlinienkonformer Auslegung auch, dass nationale Behörden in einem Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke nicht verneinen dürfen, worauf zutreffend in der Rekursbeantwortung hingewiesen wird.

2.5. Auf das Rekursargument der Bekanntheit ist nicht näher einzugehen, weil die Antragsgegnerin die Bekanntheit ihres Zeichens in erster Instanz nicht behauptet und nicht bewiesen hat (weiterführend Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 10 Rz 62 ff und 181 ff). Sie verstößt damit gegen das Neuerungsverbot des § 139 Z 3 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und missachtet zudem den Grundsatz, dass im Widerspruchsverfahren allein auf den Registerstand abzustellen und damit die Verwechslungsgefahr abstrakt zu prüfen ist. Daher liegt auch der in diesem Kontext behauptete Verfahrensmangel nicht vor.

2.6. Entscheidend ist somit im Rahmen der Gesamtbetrachtung (RIS-Justiz RS0117324; RS0121482; RS0121500), ob der Teil SISI das angegriffene Zeichen PRINCESS SISI gar nicht, schwach oder stark kennzeichnet. Im vorliegenden Fall hat das Patentamt auf den Gesamteindruck abgestellt: Dazu gehören neben der vollständige Übernahme des Wortteils der Widerspruchsmarken auch die Warenidentität und der bloß werbliche Charakter des Nomens PRINCESS. Auf dieser Grundlage ist bei der im Widerspruchsverfahren gebotenen abstrakten Betrachtung die Annahme zumindest mittelbarer Verwechslungsgefahr nicht zu beanstanden (4 Ob 49/03i; 4 Ob 220/06s – vegeta/vegefine; 4 Ob 181/14t – Peter Max/Spannmax). Die zutreffend begründete Entscheidung des Patentamts war daher zu bestätigen.

3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

4. Ein Kostenersatz findet im Widerspruchsverfahren nach § 29b Abs 7 MSchG und § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG nicht statt.