34R73/14a – OLG Wien Entscheidung

2.3. Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis feh lender Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schu macher, mar ken.schutz2 § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Her kunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz2 § 4 Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C 104/01 – Orange , Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS Justiz RS0114366 [T5]).

2.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C 304/06 – Eurohypo ; Newerkla in Kucsko/Schu macher, mar ken.schutz2 § 4 Rz 171 ff). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (EuGH C 304/06 P – Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (EuGH C 363/99 – Postkantoor, Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OBm 10/09 – Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t – Express glass).

2.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ent halten, das heißt das Publikum muss sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (EuGH C 326/01 – Universaltelefonbuch , Rn 33 mwN; C 494/08 P – Pranahaus ; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Express glass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

2.6. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie).

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu be zeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at).

Ist die angemeldete Marke mit anderen Worten nicht ge eignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Waren oder der Dienstleistungen hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11 – Atelier Prive ; OBm 2/13 – Primera ua; 4 Ob 66/02p – Cornetto).

2.7. Genau so, wie die Eigenschaft eines Wortes als beschreibendes Zeichen immer nur in Bezug auf jene Waren zu prüfen ist, für die es als Marke registriert werden soll, kann auch ein Zeichen nur für jene Gattungen von Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke registriert werden, zu deren Bezeichnung es im Geschäftsverkehr allgemein verwendet wird (ÖBl 1981, 50 – Merkur-Versicherungspass; ÖBl LS 01/175 – Die roten Seiten; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; 4 Ob 10/03d – More).

2.8. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa EuGH C 191/01 – Doublemint, Rn 32; C 363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care).

2.9. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t – Express glass). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Powerfood; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 4 Ob 38/06a – Shopping City). Englisch ist als wichtigste Handelssprache in Österreich die geläufigste Fremdsprache (Koppensteiner, Markenrecht4 84 mwN; RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 36/14v – selective/line).

3. Auf dieser Grundlage ist den angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft größtenteils abzusprechen, in geringerem Umfang jedoch zuzubilligen.

3.1. Der Titelschutz nach § 80 Abs 1 UrhG hat folgenden Hinter grund: Der Titel eines Geisteswerkes dient der Individualisierung des damit gekennzeichneten Objekts; an ihn knüpft sich auch der Ruf, den das Werk genießt: Er kann be stimmte Vorstellungen über die Güte oder den Inhalt des ge kennzeichneten Werkes sowie das Interesse der Kunden am Werk wecken (RIS-Justiz RS0077014). Markenrechtlicher Schutz kommt in der Regel nur für Periodika (insb Zeitungen und Zeitschriften) oder Werkreihen in Betracht, weil nur bei diesen der Titel als Hinweis auf ein Unternehmen (und nicht nur auf ein bestimmtes Werk) verstanden werden kann ( Kucsko, MRA 1983 H 4, 1 ff; siehe auch Deutsch/Ellerbrock, Titelschutz2 Rz 221 f, 234). Ein Titel muss, um als Marke unter scheidungs kräftig zu sein, über die dem Titelschutz zugrunde liegende Funktion der Werkidentifikation hinaus in Bezug auf seine Kenn zeichnungskraft den allgemeinen Grundsätzen des Marken rechts genügen, im Wesentlichen also den Ur sprungs hinweis in sich tragen (für die ähnliche deutsche Rechtslage [§§ 5 Abs 1, 15 dMarkenG] ausdrücklich BGH I ZR 171/00 – Winnetous Rückkehr; BpatG 29 W (pat) 44/07 – Traunsteiner Wochenblatt). Bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln soll bei der Prüfung der Unterscheidungskraft kein allzu strenger, son dern ein eher großzügiger Maßstab angelegt werden, weil seit jeher auf dem Markt Zeitungen und Zeitschriften unter mehr oder weniger farblosen Titeln angeboten werden; glatt be schrei bende Angaben sind dabei dennoch von der Registrierung ausgeschlossen (Newerkla in Kucsko/Schu ma cher, mar ken.schutz2 § 4 Rz 231 f mwH; BGH I ZR 152/96 – Szene; Berlit, Markenrecht9 Rz 46a mwN der Rsp des BGH).

Diese Grundsätze bedeuten jedoch nicht – wie in den Re kursen vertreten –, dass die Schutzfähigkeit nach § 80 Abs 1 UrhG gleichbedeutend mit der Bejahung der Kennzeichnungskraft nach § 1 MSchG ist; vielmehr ist die Prüfung der Schutzverweigerungsgründe nach § 4 MSchG dennoch vorzunehmen. Mit anderen Worten zieht die Bejahung des (urheberrechtlichen) Titelschutzes nicht zwingend jene der markenrechtlichen Kennzeichnungskraft nach sich, da an den Titelschutz geringere Anforderungen zu stellen sind (Ströbele/Hacker, MarkenG10 § 8 Rz 186 mwH; Ingerl/Rohnke, MarkenG3 § 8 Rz 141; zu „Steuerprofi“ Engin-Deniz, MschG2, 93).

Im Übrigen hat die Antragstellerin im Verfahren erster Instanz auch gar nicht behauptet, dass sie die angemeldeten Zeichen bereits als Titel verwende, sodass sie mit diesem Vorbringen auch gegen das Neuerungsverbot nach § 139 Z 3 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG verstößt.

3.2. Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt wie gesagt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen oder seine wesentlichen Merkmale wiederzugeben (ÖBl 2002/25 – Internetfactory). Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25 – Internetfactory ; 4 Ob 186/03m – djshop). Es sind nämlich sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGH C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit , Rn 27 f; Koppensteiner , Markenrecht 4 77 f mwN). Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH C 191/01 P – Doublemint, Rn 32; C 265/00 – Biomild, Rn 38).

3.3. Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarken LOOKBOOK und STYLEBOOK ist daher davon abhängig, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als beschreibenden Hinweis auf die beantragten Waren und Dienstleistungen des betreffenden Unternehmens verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Enthält das Zeichen hingegen nur Andeutungen einer be stimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (RIS-Justiz RS0109431 [T3, T4: Internetfactory]; MR 1999, 354 – Wirtschaftswoche; ÖBl LS 01/20 – E MED ; 4 Ob 237/01h = wbl 2002, 182 – drivecompany; Om 4/01 – Holztherm; Om 7/01 – DERMACURE).

3.4. BOOK ist zwar dem Englischen entnommen, doch ver steht der weit überwiegende Teil der angesprochenen Ver kehrskreise dieses Nomen wegen seines Vorkommens in diversesten Ausdrücken sofort und ohne Umschweife als „Buch“ (vgl nur „E Book“, „Book-on-Demand“, „Non-Book-Abteilung“, „Audiobook“ usw).

LOOK ist keineswegs nur ein fremdsprachiges Wort, sondern als Anglizismus bereits Bestandteil der deutschen Alltagssprache; das Wort bezeichnet das Aussehen, eine Note, eine Moderichtung, die Mode(erscheinung) (http://www.du den.de/recht schrei bung/Look; abgefragt am 30.7.2014).

Dasselbe gilt für STYLE, das schlicht „Stil“ meint (http://www.du den.de/recht schrei bung/Style; abgefragt am 30.7.2014). Davon leitet sich auch das deutsche Adjektiv „stylisch/stylish“ ab, das „besonders schick, modern“ bedeutet (http://www.du den.de/recht schrei bung/stylish; ab ge fragt am 30.7.2014). Eine künstlerische oder kunsthistorische Verwendung von STYLE ist anders als bei „Stil“ entgegen der Argumentation im diesbezüglichen Rekurs nicht geläufig.

3.5. Wenn daher das Patentamt ausgehend von seinen Feststellungen im Rahmen der im Eintragungsverfah ren anzustellenden Prognose dem Wort LOOKBOOK eine Sammlung von Fotografien eines Models oder eines Designers als Verständnis des Fach publikums und der Verbraucher zugrunde legt, ist dies nicht zu beanstanden, sondern deckt sich mit der Einschätzung des Rekursgerichts, das zusätzlich der Auffassung ist, dass darüber hinaus unter dem angemeldeten Zeichen ganz allgemein auch ein Buch/eine Publikation über Mode(erscheinungen) und damit verbundene Dienstleistungen verstanden werden kann.

3.6. Dass die beteiligten Verkehrskreise STYLEBOOK als Waren- und Dienstleistungsbezeichnung dahin gehend verstehen werden, dass es sich um ein Buch oder Heft mit dem thematischem Schwerpunkt auf Style/Mode und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen handelt, zeigt das Patentamt im angefochtenen Beschluss – grundsätzlich – ebenfalls überzeugend auf.

3.7. Von einer lexikalischen Erfindung eines Gesamtzeichens im Sinne einer ungewöhnlichen Wortverbindung (siehe EuGH C 383/99, ÖBl 2002, 43 – Baby Dry) geht das Rekursgericht entgegen dem Rechtsmittelvorbringen daher in Bezug auf die Klassen 16 und 41 nicht aus. Keines der beiden Zeichen ist dafür in seiner Zusammensetzung eigentümlich oder in der Bedeutung vage, sondern das Verständnis wird jeweils ohne längeren Denkprozess und ohne Unklarheiten ge wonnen: Auch bei einem Zeitschriftentitel ist aber eine bloße Andeutung zu verlangen, wie sich auch aus der von der Rekurswerberin selbst ins Treffen geführten Entscheidung 4 Ob 115/99m – Wirtschaftswoche ergibt.

Die aus jeweils nicht kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen zusam men gesetzten Marken STYLEBOOK und LOOKBOOK enthalten damit - auf das Wesentliche zusammengefasst - für Zeitschriften und Verlagsdienstleistungen auch in ihrer Gesamt heit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer Bestandteile hinausgeht (zu dieser Prüfung vgl etwa EuGH C 37/06 P – BioID, Rn 29 und 34). Das in beiden Fällen gegebene Mindestmaß an Individualität macht die Zeichen noch zu keiner unterscheidungskräftigen Angabe, die dem Markenschutz zugänglich wäre: Es fehlt ihnen für alle beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen an Kenn zeichnungskraft, da jedenfalls in der Klasse 16 beide Zeichen als sachbezogene Titel für Werke mit darauf bezogenem Inhalt zu verstehen sind (Ingerl/Rohnke, MarkenG3 § 8 Rz 141) und dieses Verständnis wegen des engen Zusammenhangs auch auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 41 aus strahlt. Zu Recht hat das Patentamt daher hinsichtlich des dazu beantragten Schutzumfangs ausgesprochen, dass eine Registrierung von STYLEBOOK und LOOKBOOK in diesem Umfang nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG zulässig ist.

3.8. Anders stellt sich die Bewertung der beiden Marken jedoch für die beantragten Dienstleistungen der Klasse 38 dar, da hier ein direkter Bezug zwischen dem oben näher dargestellten Verständnis der angesprochenen Ver kehrskreise von STYLEBOOK und LOOKBOOK nicht ohne Denkaufwand hergestellt wird und die Zeichen daher als bloße Andeutungen durchaus ungewöhnlich und originell sind: Im Bereich der Telekommunikation, der elektronischen Anzeigenvermittlung und des Sammelns und Lieferns von Nachrichten ergibt sich keine eindeutige Assoziation zwischen den Zeichen und dem jeweils beanspruchten Schutzumfang, son dern ein nur vages Begriffsverständnis. Enthält aber ein Zeichen nur derartige Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; oben Pkt 2.6.) . In diesem Umfang weisen die Anmeldungsmarken daher auch eine (wenngleich eher geringe) Unterscheidungskraft auf und sind daher ohne Verkehrsgeltungsnachweis zu registrieren.

3.9. Der in den Rekursen „ aus anwaltlicher Vorsicht “ aufgeworfene Frage, ob den angemeldeten Zeichen wegen ihres möglicherweise beschreibenden Cha rakters auch nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG die Registrierung nur bei Vorliegen der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft zu erteilen wäre, muss nicht weiter nachgegangen werden, weil der beschreibende Charakter nur ein Unterfall der fehlenden Unterscheidungskraft nach Z 3 leg cit ist (oben Pkt 2.4.).

3.10. Auf das weitere Argument der Rechtsmittelwerberin, dass es eine Vorregistrierung mit LOOKBOOK, eine weitere mit STYLEBOOK (als Teil einer zusammengesetzten Marke) und weitere Registrierungen mit den Wortelementen BOOK sowie STYLE gebe, ist ebenfalls nicht näher einzugehen, weil – wie die Rekurswerberin ohnehin selbst zutreffend aufzeigt – eine prä ju dizielle Bindung fehlt (4 Ob 11/14t – Express glass; RIS-Justiz RS0125405; EuGH C 37/03 P – BioID, Rn 47; EuGH C 39/08 – Schwabenpost, Rn 39; vgl auch Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht4 70).

4. Die angefochtenen Beschlüsse sind deshalb für die strittigen Waren in den Klassen 16 und 41 zu bestätigen und im Übrigen dahin abzuändern, dass die Eintragung der angemeldeten Zeichen in der Klasse 38 auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG angeordnet wird.

5. Da die Entscheidung im antragsabweisenden Teil keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Ein zelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.