34R21/14d – OLG Wien Entscheidung

1.4. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ent halten, das heißt sie müssen sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (EuGH C 326/01 – Universaltelefonbuch , Rn 33 mwN; C 494/08 P – Pranahaus ; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Express glass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.5. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie).

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über Herstellung oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at; OBm 3/11 – Atelier Prive ; OBm 2/13 – Primera ua; 4 Ob 66/02p – Cornetto).

1.6. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa EuGH C 191/01 – Wrigley, Rn 32, und C 363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care).

1.7. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t – Express glass). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Powerfood; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 4 Ob 38/06a – Shopping City).

1.8. Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, auf die sich diese Marke bezieht, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (EuGH C 398/08 P– Vorsprung durch Technik, Rn 35 mwN).

Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind daher nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385 [T1]). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung enthält (17 Ob 21/11d – echte Berg e : als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig; 4 Ob 36/14v – selective/line mwN). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s – we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020 – Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen; RIS-Justiz RS0122385). Es sind dabei sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGH C 64/02 – Das Prinzip Der Bequemlichkeit , Rn 27 f; Koppensteiner aaO 77 f mwN). Entscheidend bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft eines auch als Werbeslogan in Betracht kommenden Zeichens ist, ob der Verkehr aus dem Slogan zumindest gleichzeitig auch einen Herkunftshinweis entnimmt (EuGH C 398/08 P – Vorsprung durch Technik, Rn 45; RIS-Justiz RS0122385 [T3]).

Unterscheidungskraft fehlt neben beschreibenden Slogans vor allem üblichen Anpreisungen (Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 144); solche sind als Marke nicht schützbar (Koppensteiner, Markenrecht 4 , 84 mwN).

2. Auf dieser Grundlage besitzt das angemeldete Zeichen Unterscheidungskraft.

2.1. Die Kennzeichnungskraft von Wortverbindungen hängt wie gesagt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben (ÖBl 2002/25 – Internetfactory). Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25 – Internetfactory ; 4 Ob 186/03m – djshop).

2.2. Maßgeblich ist daher, welche Bedeutung das Publikum, das sich für das von der Antragstellerin unter dem Zeichen angebotene Waren- und Dienstleistungssortiment interessiert, dem Zeichen beimisst. Das Rekursgericht ist der Auffassung, dass die angesprochenen Konsumenten und Händler nicht ohne Weiteres, das heißt ohne längeren Denkprozess und ohne Unklarheiten, die Wortfolge mit technischen Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Metallverarbeitung und Energietechnik assoziieren werden.

2.3. Das angemeldete Zeichen besteht zwar aus einer ge wöhnlichen und grammatikalisch korrekten Aneinanderreihung von drei gebräuchlichen Worten der wichtigsten Handels- und in Österreich geläufigsten Fremdsprache, des Englischen, jedoch bedeutet „to shift“ unter anderem „(ver)ändern“, „verschieben“, „schalten“, „wenden“ und „umschalten“ (http://dict.leo.org; abgefragt am 25.6.2014) und ist daher an sich durchaus mehrdeutig.

Die angemeldete Wortmarke lässt zudem (auch übersetzt „die Grenzen verschieben“ lautend) die beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffend zwei Auslegungsmög lich keiten offen: Die Wortfolge erfordert deswegen einen gewissen Interpretationsaufwand und Denkprozess, weil sich nach der im Eintragungsverfahren anzustellenden Prognose dem Publikum unweigerlich die Frage stellt, ob das Produkt oder die Leistung durch Verschieben der Grenzen hergestellt wird oder umgekehrt selbst dazu dienen soll. Folge dessen ist eine gewisse Originalität und Prägnanz, weshalb das Zeichen auch leicht merkfähig ist (EuGH C 398/08 P – Vorsprung durch Technik; OBm 2/12 – Einfach leben).

2.4. Aus den bereits dargelegten Gründen beschreibt die Wortfolge „SHIFTING THE LIMITS“ weder unmittelbar noch umfassend die Beschaffenheit oder Bestimmung der zur Eintragung be gehrten Waren und Dienstleistungen noch ist darin eine werbemäßig übliche Anpreisung zu erblicken. SHIFTING THE LIMITS ist daher zumindest gering kennzeichungskräftig und auch ohne Nachweis der Verkehrsgeltung eintragungsfähig.

2.5. Der Beschwerde war daher Folge zu geben und die Eintragung anzuordnen (wie dies übrigens – ohne Präjudiz – auch das HABM im Jahr 2012 getan hat: CTM 10685634).

3. Gegen diese Entscheidung ist kein weiterer Rechts zug vorgesehen. Ein Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands kann daher entfallen.