Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Markenrechtssache der Antragstellerin M***** Corporation, *****, vertreten durch Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Partnerschaft von Rechtsanwälten in Wien, gegen die Antragsgegnerin (Anmelderin) „T*****“ ***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Gottfried Bischof, Rechtsanwalt in Wien, wegen Widerspruchs gegen die Marke AT 299241, infolge Revisionsrekurses der Antragstellerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 29. April 2014, GZ 34 R 55/14d, womit infolge Beschwerde der Antragstellerin die Entscheidung der Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts vom 25. Juli 2013, GZ WM 52/2013-3, abgeändert wurde, folgenden
Beschluss
gefasst:
Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben.
Die angefochtene Entscheidung wird teils bestätigt und teils dahin abgeändert, dass sie lautet:
„Dem Widerspruch der Antragstellerin gegen die Marke AT 269241 wird teilweise stattgegeben und die Registrierung dieser Marke hinsichtlich Klasse 43 (Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen) mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt der Registrierung aufgehoben. Im Übrigen wird der Widerspruch abgewiesen.“
Begründung:
Die Antragsgegnerin beantragte die Registrierung der Wortmarke „MCBERG“ in den Klassen 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen), 41 (Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten) und 43 (Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen).
Die Antragstellerin erhob gegen die Registrierung Widerspruch. Die angegriffene Marke sei zur Verwechslung mit ihren nachfolgend wiedergegebenen älteren Marken geeignet:
Die Marke AT129451 ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
Klasse 30: Sandwiches, insbesondere Fleisch-Sandwiches, Schweinefleisch-Sandwiches, Fisch-Sandwiches und Hühner-Sandwiches; Brötchen, Brot, Kuchen, Kekse, Schokolade; Kaffee, Ersatzkaffee, Tee; Senf; Hafermehl; Soßen (ausgenommen Salatsoßen), Gewürze; Zucker, Konfekt;
Klasse 35: Beratung im Zusammenhang mit dem Bau, der Einrichtung, dem Betrieb und der Leitung von Restaurants und Selbstbedienungsrestaurants, Dienstleistungen eines Managers beim Errichten und dem Betrieb von Restaurants;
Klasse 41: Kurse über die Zubereitung von Speisen und die Führung von Restaurants; Vermietung von Lehrfilmen; Bereitstellen von Lehr- und Unterweisungsmaterial für den Betrieb von Restaurants;
Klasse 42: Betrieb von Gaststätten und Restaurants, Gewährung von Unterkunft und Verpflegung, Verabreichung von fertig zubereiteten Speisen und Getränken zum sofortigen Verbrauch, insbesondere durch Restaurants und Selbstbedienungsrestaurants, Zubereitung von Speisen und Getränken zum Mitnehmen.
Auch die Marken AT 79395, AT 79396, AT 114123, AT 120206 und AT 170394 sind (unter anderem) für verschiedene Dienstleistungen der Klasse 41 sowie in der Klasse 42 für die „Gewährung von Verpflegung“ oder für „Dienstleistungen durch oder in Zusammenhang mit Restaurants“ registriert, nicht jedoch für Waren der Klasse 25. Hingegen ist die Marke AT 122848 ausschließlich für Kinderbekleidung (Klasse 25) geschützt.
Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts gab mit Beschluss vom 25. 7. 2013 dem Widerspruch in Bezug auf die Warenklassen 41 und 43 statt und hob die Registrierung der angegriffenen Marke in diesem Umfang auf; im Übrigen wies sie den Antrag ab.
Gegen diese Entscheidungen erhob die Antragstellerin eine an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichteten Beschwerde, über die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, vom Oberlandesgericht Wien als Rekurs zu entscheiden war (§ 77c Abs 1 MSchG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG).
Das Rekursgericht änderte den angefochtenen Beschluss dahin ab, dass es den Widerspruch zur Gänze abwies. Es sprach aus, dass der Revisionsrekurs zulässig sei.
Der Bereich der Warenklasse 25, für die die angegriffene Marke eingetragen sei, sei im Rekursverfahren nicht mehr von Bedeutung. Nicht weiter erörterungsbedürftig sei die Warenähnlichkeit in Bezug auf die Warenklassen 41 und 43. Verwechslungsgefahr aus dem Grund einer „Markenfamilie“ liege nicht vor; die gebotene umfassende Prüfung könne sich nicht auf die Feststellung beschränken, dass die Widerspruchsmarken einen gemeinsamen Bestandteil hätten, der in allen diesen Marken vorkomme. Dass dieser Bestandteil („Mc“, „MC“ und „Mac“) für sich geeignet sei, die Widerspruchsmarken zu Serienmarken zu machen, reiche für die Bejahung der Verwechslungsgefahr nicht aus, weil sowohl die Kennzeichnungskraft dieser ursprünglich als schottische und gaelische Namensvorsilbe bekannten Bestandteile als auch der danach folgende Wortteil gesamtheitlich zu prüfen sei.
Die inhaltlich ohne entsprechende Ergänzung und für sich genommen nicht auf bestimmte Waren und Dienstleistungen hindeutende und daher schwache Kennzeichnungskraft von „Mc/MC“ korrespondiere mit „BERG“, das eine im allgemeinen Sprachgebrauch wurzelnde, nicht primär an Essen und Trinken erinnernde Bedeutung habe und allen Bestandteilen der Widerspruchsmarken unähnlich sei. Die Buchstabenfolge „Mc/MC“ werde mit einem weiteren Bestandteil in einer Art und Weise verschmolzen, dass sie vom Publikum nicht (mehr) im Sinne des gaelischen oder schottischen Wortes für „Sohn“ verstanden werde, sondern als verschieden interpretierbare Buchstabenkombination vor einem weiteren Wort. „MC“ besitze als Abkürzung gerade im Bereich der Unterhaltungsdienstleistungen verschiedene Bedeutungen (etwa: „Master of Ceremonies“, „Musik-Cassette“, „Motorcycle“ und „Motorcycle Club“ oder „Motorclub“) und sei einem Teil der Verkehrskreise überdies als römische Zahl bekannt; im Übrigen sei diese Buchstabengruppe auch der internationale Ländercode für Monaco und die Abkürzung der englischen Maßeinheit der Frequenz „Mega Cycle“ (deutsch: Megahertz). Im Hinblick auf die sich aus der konkret vorliegenden Zeichenzusammensetzung ergebenden Varianten des Verständnisses und die damit einhergehenden vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten könne die Buchstabenfolge „MC“ im Zusammenhang der Marke der Antragsgegnerin nicht als nebeneinander gereiht betrachtet werden; sie verliere vielmehr den Charakter eines eigenständigen Wortes und gehe im Gesamtwortlaut auf, weshalb insgesamt von keiner Markenähnlichkeit auszugehen sei.
Der gegen diese Entscheidung gerichtete Revisionsrekurs der Antragstellerin ist zulässig; er ist auch teilweise berechtigt.
Die Antragstellerin macht geltend, dass unmittelbare, jedenfalls aber mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Serienmarke bestehe.
1. Prüfungsmaßstab für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist § 10 Abs 1 Z 2 MSchG. Sie ist gegeben, wenn das Publikum glauben kann, die betreffenden Waren stammten aus demselben Unternehmen (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder zumindest aus wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl RIS-Justiz RS0078978).
2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind dabei ua die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren (vgl RIS-Justiz RS0121500). Die fraglichen Marken sind jeweils in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen und ihre Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren zu beurteilen (RIS-Justiz RS0117324; Nachweise bei Schumacher in Kucsko , marken.schutz 210 in FN 77).
3. Für den Ähnlichkeitsvergleich sind die einzelnen Zeichenbestandteile nicht isoliert zu betrachten, und es dürfen nicht nur die nicht übereinstimmenden Zeichenteile zugrunde gelegt werden; vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt. In keinem Fall darf außer Acht gelassen werden, dass das charakteristische Merkmal eines Zeichens grundsätzlich nicht auf einem schutzunfähigen oder nur schwachen Zeichenbestandteil liegt, die Aufmerksamkeit des Käufers vielmehr in solchen Fällen zwangsläufig auf die übrigen Zeichenelemente gelenkt wird (RIS-Justiz RS0066753).
4. Die Vorinstanzen haben wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks unmittelbare Verwechslungsgefahr verneint. Der Revisionsrekurs hält dem entgegen, dass die Marke AT 129451 („MC“) vollständig in die angegriffene Marke aufgenommen worden sei, wobei der weitere Bestandteil „BERG“ eine bloß untergeordnete Rolle spiele. Daher bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr. Das trifft aber nicht zu, weil durch das Zusammenfügen ein neues Wort entstanden ist, das sich vom bloßen „MC“ (gesprochen „Mäc“) in Wortbild, Wortklang und Wortsinn deutlich unterscheidet.
5. Damit kommt es entscheidend auf die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Serienmarke (Abwandlung eines Stammzeichens) an.
5.1. Die Serienmarken einer Markenfamilie charakterisiert ein gemeinsamer Stammbestandteil (Stammzeichen) als Wortstamm, Bildstamm oder auch als Hörstamm. Serienmarken werden durch das Verändern bestimmter Zeichenbestandteile gebildet, wie das Voranstellen, Anhängen oder Weglassen von Wortsilben sowie der Modifikation von Bildbestandteilen mit der Absicht, sich auf diese Weise für die Einführung neuer Zeichen des Bekanntheitsgrades des Stammzeichens zu bedienen (vgl
5.2. Anders als bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, bei der eine reine Zeichenverwechslung vorliegt, weil der Verkehr die eine Marke für die andere hält, handelt es sich bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr um eine assoziative Fehlzurechnung des Verkehrs dahin, aufgrund der gemeinsamen Stammbestandteile der Kollisionszeichen seien die Produkte dem Markeninhaber der Markenfamilie zuzurechnen. Der gemeinsame Stammbestandteil enthält im Wesentlichen den markenrechtlichen Identifikationshinweis, sei es herkunftsidentifizierend, weil der Verkehr annimmt, die markierten Produkte stammten aus demselben Unternehmen, sei es produktidentifizierend, weil die Waren oder Dienstleistungen der Produktverantwortung des Markeninhabers zugerechnet werden ( Fezer , Markengesetz 4 § 14 Rn 593; vgl auch 4 Ob 2104/96g - McCruise).
5.3. Der mittelbare Verwechslungsschutz von Serienmarken besteht unter den beiden Voraussetzungen, dass einerseits ein identischer oder im Wesentlichen identischer Stammbestandteil besteht, der andererseits als kennzeichenrechtlicher Identifikationshinweis der Markenfamilie dient. Ob nach dem Gesamteindruck der Kollisionszeichen unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, ist demgegenüber ohne Bedeutung ( Fezer , Markengesetz 4 § 14 Rn 596 ff).
5.4. Ob ein übereinstimmender Zeichenbe-standteil der Markenfamilie einen kennzeichnenden Stammbestandteil von Serienmarken bildet, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung, die ihrerseits durch die Eigenart dieses Zeichenbestandteils selbst und durch seine Eigenständigkeit gegenüber dem übrigen Zeicheninhalt beeinflusst wird ( Fezer , Markengesetz 4 § 14 Rn 600). Bei Wortverbindungen wird das vorangestellte Element den Eindruck eines Stammbestandteils hervorrufen ( Hacker in Ströbele/Hacker , Markengesetz 10 § 9 Rn 462).
5.5. Auch im Zusammenhang mit mittelbarer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens sind alle Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, weshalb es bei der Prüfung nicht allein auf die Kennzeichnungskraft und die Ähnlichkeit der Stammbestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen, sondern auch auf die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren ankommt.
6. Nach diesen Grundsätzen ist der Widerspruch der Antragstellerin wegen (mittelbarer) Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Serienmarke im Umfang der Warenklasse 43 berechtigt.
6.1. Der Stammbestandteil der Widerspruchsmarken „MCDONALD'S“ „McBURGER“ und „McKIDS“ ist abgesehen von der Groß oder Kleinschreibung des zweiten Buchstabens identisch mit jenem der kollidierenden Wortmarke und verliert (wegen des identen Markenbildungsprinzips wie bei den Widerspruchsmarken) in dieser seine Selbständigkeit nicht.
6.2. Das Publikum erkennt somit einerseits die einleitende Buchstabengruppe Mc/MC in der angegriffenen Marke als selbständige Buchstabenfolge , die von den jeweils nachfolgenden Worten mit jeweils klar erkennbarem Bedeutungsinhalt abgegrenzt ist. Diese Buchstabenfolge, die mit dem Stammzeichen der zuvor genannten Widerspruchsmarken identisch ist, ist darüber hinaus geeignet, vom Publikum in Verbindung mit Verpflegung und Nahrungsmitteln infolge der Vielzahl der Marken dieser Markenfamilie und deren notorisch weiten Verbreitung als auf das Unternehmen der Antragstellerin hinweisendes Stammzeichen aufgefasst zu werden (vgl OPM Om 18/92, PBl 1994, 27 McChinese; anders im Zusammenhang mit Reisebüroleistungen: 4 Ob 2104/96g McCruise).
6.3. Unter diesen Umständen besteht bei der (im Revisionsrekursverfahren nicht in Frage gestellten) Identität bzw Nähe der zu vergleichenden Dienstleistungen und beim Charakter der Buchstabengruppe Mc/MC als Stammbestandteil im Zusammenhang mit der Klasse 43 die Gefahr, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise mit der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin bezeichnete Dienstleistungen für solche der Antragstellerin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens hält (vgl 4 Ob 18/02d OPUS ONE). Anders als vom Rekursgericht angenommen kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob der zweite Markenbestandteil („Berg“) einen auf Verpflegung oder Nahrungsmittel hinweisenden Sinngehalt hat. Vielmehr genügt es, dass die angegriffene Marke (auch) für diese Waren registriert wurde. Denn die Prüfung der Verwechslungsgefahr hat unter der Annahme einer dieser Registrierung entsprechenden Verwendung der Marke zu erfolgen. Wird die Marke aber für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verpflegung und Nahrungsmittel verwendet, so werden die angesprochenen Kreise eine Verbindung zur Markenfamilie unabhängig davon herstellen, ob (auch) der weitere Markenbestandteil eine Assoziation zu Nahrungsmitteln hervorruft oder nicht. Die (mittelbare) Verwechslungsgefahr muss deshalb insoweit bejaht werden.
6.4. Für Dienstleistungen der Klasse 41 (Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten) und Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) gilt anderes. Insofern ist nämlich nicht notorisch, dass das Publikum die Buchstabenfolge „Mc/MC“ als auf das Unternehmen der Antragstellerin hinweisendes Stammzeichen auffasst. Damit entfällt aber in diesem Umfang die mittelbare Verwechslungsgefahr.
7. Dem Revisionsrekurs ist somit teilweise, nämlich im Umfang der Klasse 43, Folge zu geben.
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