4Ob221/12x – OGH Entscheidung

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Red Bull GmbH, Fuschl am See, Am Brunnen 1, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die beklagten Parteien 1. „N*****“ Ltd, *****, vertreten durch Dr. Peter Schmautzer, Rechtsanwalt in Wien, 2. G***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Michaela Iro, Rechtsanwältin in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Auskunft, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 50.000 EUR), infolge Revisionsrekurses der erstbeklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 27. September 2012, GZ 2 R 64/12i 27, womit infolge Rekurses der erstbeklagten Partei der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 22. Februar 2012, GZ 19 Cg 67/11s-23, bestätigt wurde, folgenden

Beschluss

gefasst:

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Die klagende Partei hat die Kosten ihrer Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen.

Begründung:

Die Klägerin ist Berechtigte der Gemeinschaftswortmarke „RED BULL“ CTM 698720 mit Priorität 5. 12. 1997 ua in der Klasse 32 und Seniorität der nationalen Marke „Red Bull“ 641378 in Bulgarien zum 24. 2. 1995. Die Klägerin vertreibt unter der genannten Marke ein mit „Energy Drink“ bezeichnetes alkoholfreies Erfrischungsgetränk unter dem Namen „Red Bull Energy Drink“ in Dosen mit folgendem Aussehen:

Die Erstbeklagte ist eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Plovdiv, Bulgarien. Sie produziert in Bulgarien Flaschen und Dosen des Energy Drinks „Pit Bull“ mit folgendem Design:

Die Erstbeklagte lieferte zumindest 2009 die Produkte auch in das Bestimmungsland Österreich, wo sie noch im September 2010 zum Verkauf standen. Sie bietet auf der Website Novetrade.bg in englischer Sprache ua den Energydrink „Pit Bull“ (in der Flasche) an und verweist darauf, dass ihr Fuhrpark für rasche Belieferung des Auslands eingerichtet sei. Österreich wird als eines jener Länder genannt, mit denen Handelsbeziehungen bestehen.

Mit Anmeldetag 6. 12. 2000 wurde folgende Gemeinschaftsmarke 1943372 „PITBULL bit by the pit“ ua für „Powerdrinks“ eingetragen:

Markeninhaber ist die I***** GmbH, *****. Seit 26. 3. 2008 ist ein von der Klägerin eingebrachter Löschungsantrag betreffend diese Marke anhängig. Die bulgarische Wortmarke „Pit Bull“ Nr. 47656 wurde am 6. 11. 2003 von der Erstbeklagten angemeldet und am 14. 4. 2004 registriert. Zu dieser Marke ist seit 11. 11. 2005 ein von der Klägerin eingeleitetes Löschungsverfahren anhängig.

Die Klägerin machte mit ihrer beim Handelsgericht Wien eingebrachten Klage vom 8. 6. 2011 Ansprüche wegen Verletzung ihres Markenrechts geltend und verband die Klage mit einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung (nur) gegen die Zweitbeklagte. Die Marke der Klägerin genieße Schutz als bekannte Marke. Die Beklagten seien verantwortlich für die Herstellung und den Vertrieb eines Energy Drinks, dessen Kennzeichnung „Pit Bull“ sich an die berühmte Marke der Klägerin anlehne. Auf diesem etwa am 7. 9. 2010 in einem Tankstellenshop in Wien verkauften Produkt sei die Erstbeklagte als Herstellerin und die Zweitbeklagte als Importeur genannt. Die von den Beklagten verwendete Kennzeichnung solle unmittelbare Assoziationen zur berühmten Marke und zum erfolgreichen Energy Drink der Klägerin herstellen, nütze die Unterscheidungskraft und Wertschätzung ihrer bekannten Marke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund aus und verwässere ihre Marke. Darin liege nicht nur eine Verletzung der Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin nach Art 9 Abs 1 lit c GMV und § 10 Abs 2 MSchG, sondern auch ein Verstoß gegen § 1 UWG. Die Erstbeklagte hafte für die Herstellung und den Vertrieb des markenverletzenden Produkts, die Zweitbeklagte für dessen Vertrieb.

Nach § 69d MSchG sei die ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Wien gegeben, weil sich die Klagebegehren in erster Linie auf Gemeinschaftsmarken stützten. Die gemeinschaftsweite Zuständigkeit folge aus dem Sitz der Zweitbeklagten in Österreich (Art 97 Abs 1 iVm Art 98 Abs 1 GMV). Die Zuständigkeit für die Erstbeklagte stütze sich auf den Gerichtsstand der Streitgenossenschaft gemäß Art 6 Z 1 EuGVVO iVm Art 94, 97 Abs 1 und 98 Abs 1 GMV. Die Klagsansprüche seien konnex, weil es hinsichtlich beider Beklagter um die Verletzung der einheitlich und gemeinschaftsweit wirkenden Ausschließlichkeitsrechte aus den für die Klägerin eingetragenen Gemeinschaftsmarken gehe und die Beurteilung durch verschiedene Gerichte die evidente Gefahr widersprechender Entscheidungen nach sich ziehen würde.

Mit Schriftsatz vom 27. 7. 2011 zog die Klägerin den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen die Zweitbeklagte zurück und schloss mit dieser am 29. 9. 2011 einen verfahrensbeendenden Vergleich ab (ON 11).

Die Erstbeklagte erhob die Einrede der sachlichen und örtlichen Unzuständigkeit. Sie sei ausschließlich in der Republik Bulgarien tätig, habe in Österreich keine Waren vertrieben und im Inland weder einen Sitz noch eine Repräsentanz. Der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft liege nicht vor, weil die Beklagten keine notwendigen Streitgenossen seien. Die Erstbeklagte produziere ihren Energydrink Pit Bull ausschließlich für Bulgarien; für den Vertrieb in Österreich hafte sie nicht. Die Klagsansprüche seien verjährt; die Erstbeklagte habe den Energy Drink „Pit Bull“ in der beanstandeten Aufmachung nur einmal 2009 an die Zweitbeklagte verkauft.

In der Sache wendete die Erstbeklagte die mangelnde Bekanntheit der Marke der Klägerin in den Balkanländern, insbesondere in Bulgarien und Rumänien ein. Ihre Marke „Pit Bull“ sei seit 8. 11. 2000 unter der Nummer 001943372 beim HABM für die Klasse 32 (alkoholfreie Getränke bzw Energydrinks) geschützt. Ihre Rechte an der Marke stützten sich auf einen Lizenzvertrag mit der Markeninhaberin. Sie sei ein namhaftes Unternehmen auf dem Gebiet der Softdrinkerzeugung mit einem Marktanteil von 43 % in Bulgarien und verwende die Abkürzung „Bul“ für Bulgarien seit Jahrzehnten. Die Klägerin verkaufe ihre Produkte nicht in Flaschen; die Unterscheidungskraft ihrer Marke werde daher durch das Produkt der Erstbeklagten nicht beeinträchtigt. Da der Bekanntheitsgrad der Marke „Red Bull“ in den Ländern Bulgarien, Rumänien und Serbien gering sei, liege weder eine Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung noch eine Verwässerung der Marke der Klägerin vor. Die von den Streitteilen verwendeten Marken seien einander nicht ähnlich, weil Klangbild und bildliche Gestaltung unterschiedlich seien.

Mit Schriftsatz vom 30. 11. 2011 begehrte die Klägerin die Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen die Erstbeklagte des Inhalts, dieser zu gebieten, es ab sofort bis zur Rechtskraft des über die Unterlassungsklage ergehenden Urteils zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Energy Drinks unter Verwendung des Kennzeichens PIT BULL und/oder eines anderen, der bekannten Marke RED BULL der Klägerin ähnlichen Kennzeichens im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu bewerben und/oder auf sonstige Weise zu benützen beziehungsweise benützen zu lassen. Die gemeinschaftsweite Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichts Wien nach Art 6 Z 1 EuGVVO iVm Art 97 Abs 1, 98 Abs 1 GMV sei gegeben, weil die Erstbeklagte die beanstandeten Waren über die in Österreich ansässige Zweitbeklagte vertrieben habe. Dass die Erstbeklagte ihre Rechte aus einem Lizenzvertrag mit einem dritten Markeninhaber ableite, sei nicht bescheinigt und auch unbeachtlich, weil die Klägerin gegenüber dieser Marke mit Priorität 10. 5. 2000 über ältere Rechte verfüge. Die Erstbeklagte vertreibe ihr Produkt nicht nur in Flaschen, sondern auch in mit „Pit Bull“ gekennzeichneten Dosen, die am oberen Rand mit der Aufschrift „Produced in Austria“ versehen seien und nach Österreich exportiert würden.

Die Erstbeklagte beantragte, den Sicherungsantrag abzuweisen. Das Erstgericht sei für die Erlassung einer auch außerhalb des Gebietes der Republik Österreich wirksamen einstweiligen Verfügung nicht zuständig. Die Zweitbeklagte habe die Waren nicht von der Erstbeklagten, sondern ohne deren Wissen und Willen von einem Getränkegroßhändler bezogen. Ansprüche nach dem UWG seien verjährt. Ansprüche nach Art 53 GMV seien verwirkt, weil die Klägerin gegen die Eintragung der Marke „Pit Bull“ in das Gemeinschaftsmarkenregister keinen Widerspruch erhoben und die Markenbenutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet habe. Die Marke „Pit Bull“ sei seit dem Jahr 2000 beim Europäischen Markenamt in Alicante registriert und seit damals ständig benützt worden; die Klägerin habe erst im Juni 2008 die Löschung dieser Marke beantragt. Die Erstbeklagte vertreibe in Österreich keine Dosen; diese würden ausschließlich für den bulgarischen Markt erzeugt. Ausgehend von ihrer Rechtsansicht bot die Erstbeklagte der Klägerin den Abschluss eines auf das Gebiet der Republik Österreich beschränkten Unterlassungsvergleichs an und wendete den Wegfall der Wiederholungsgefahr ein. Schließlich wendete die Erstbeklagte Streitanhängigkeit im Hinblick auf das von der Klägerin in Bulgarien eingeleitete (Löschungs-)Verfahren ein.

Die Klägerin replizierte, das Handelsgericht Wien sei nach Art 103 Abs 2 GMV gemeinschaftsweit zuständig. Beide Beklagten hätten dieselbe Verletzungshandlung, nämlich den Vertrieb des von der Erstbeklagten hergestellten Energy Drinks unter der Marke Pit Bull in der EU zu verantworten. Gerade für solche Sachverhaltskonstellationen sehe Art 6 Abs 1 EuGVVO vor, dass mehrere Personen vor dem Gericht verklagt werden könnten, an dem einer der Beklagten seinen Sitz habe. Nach Art 98 Abs 1 GMV erstrecke sich eine auf Art 97 Abs 1 GMV gegründete Zuständigkeit auf die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen, weshalb ein Unterlassungsgebot mit gemeinschaftsweiter Wirkung zu erlassen sei. Jedenfalls sei die Zuständigkeit aufgrund der Verletzungshandlungen der Erstbeklagten in Österreich gegeben. Die verfolgten Ansprüche seien weder verjährt, noch habe sich die Klägerin verschwiegen. Die dreijährige Verjährungsfrist beginne ab Kenntnis der Markenverletzung zu laufen und sei weder zum Zeitpunkt der Klagseinbringung noch zum Zeitpunkt des Antrags auf Erlassung der einstweiligen Verfügung abgelaufen gewesen. Zur Duldung der Markenbenutzung über fünf aufeinanderfolgende Jahre in deren Kenntnis fehle jedes Tatsachensubstrat zu einer der Klägerin zurechenbaren Kenntnis der Benutzung. Im Übrigen habe die Klägerin sowohl die nationale Marke als auch die Gemeinschaftsmarke angefochten, woraus auf die mangelnde Duldung der Markenbenutzung zu schließen sei.

Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag statt.

Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Anwendbarkeit des Art 6 EuGVVO bei Verletzungen von Gemeinschaftsmarken und zur Reichweite einer auf diesen Gerichtsstand gestützten Zuständigkeit des Gemeinschaftsmarkengerichts fehle, wenn die an der Markenverletzung Beteiligten in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sind.

Der Revisionsrekurs ist nicht zulässig; entgegen dem den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (§ 526 Abs 2 ZPO) Ausspruch des Rekursgerichts hängt die Entscheidung nicht von der Lösung einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 528 Abs 1 ZPO ab.

1. Zutreffend haben die Vorinstanzen Art 6 Nr 1 EuGVVO aufgrund der Anordnung der Art 94 Abs 1, 97 Abs 1 GMV auch auf die hier vorliegende Rechtsstreitigkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht angewendet. Gemeinschafts-markengerichte, deren Zuständigkeit auf Art 94 GMV iVm Art 6 Nr 1 EuGVVO beruht, verfügen über unionsweite Entscheidungsbefugnisse ( Schaper , Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke 143 f; Hopf , Internationale Zuständigkeit und Kognitionsbefugnis bei der Verletzung von Gemeinschaftsmarken und -geschmacksmustern, MarkenR 2012, 229, 238).

1.1. Das Rekursgericht hat die internationale Zuständigkeit nach Art 6 Nr 1 EuGVVO mit der Begründung bejaht, es sei eine idente Verletzungsform und ein Zusammenwirken der Beklagten in einer „Verletzerkette“ (an der Markenverletzung seien in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässige Hersteller, Importeure, Lieferanten bzw Groß- und Einzelhändler beteiligt) gegeben. Die Erstbeklagte habe den markenverletzenden Energy Drink hergestellt und vertrieben, die Zweitbeklagte habe ihn nach Österreich importiert und hier verkauft. Die gemeinsame Verhandlung und Entscheidung aller Klagen sei bei diesem Sachverhalt geboten, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren trotz gleicher Sach- und Rechtslage widersprechende Entscheidungen ergingen.

1.2. Diese Entscheidung weicht von höchstgerichtlicher Rechtsprechung zu Art 6 Nr 1 EuGVVO nicht ab. Ziel dieser Bestimmung ist es, einander widersprechende Entscheidungen zu verhindern (RIS-Justiz RS0115274 [T10]). Es ist ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen den Klagen (Konnexität) erforderlich (EuGH C 189/87 Kalfelis ). Solches ist zu bejahen, wenn die Klagen im Wesentlichen tatsächlich oder rechtlich gleichartig sind. Ein ausreichender Zusammenhang wird regelmäßig bejaht, wenn die Entscheidung über den einen Anspruch vom anderen abhängt oder beide Ansprüche von der Lösung einer gemeinsamen Vorfrage abhängen (10 Ob 79/08b; RIS-Justiz RS0115274 [T9]). Der erforderliche Sachzusammenhang kann auch dann vorliegen, wenn die Klagen gegen die Mehrzahl der Beklagten auf verschiedenen Rechtsgrundlagen beruhen (4 Ob 173/09h mwN).

1.3. Im Streitfall liegt ein Zusammenwirken beider Beklagter in einer Verletzerkette und damit eine Beteiligung Mehrerer an einer einheitlichen Schutzrechtsverletzung vor; begehrt wird hinsichtlich beider Beklagter bei im Wesentlichen identischer Sachlage ein gemeinschaftsweites Verbot identischer Handlungen. Wenn das Rekursgericht unter diesen Umständen die Konnexität bejaht hat, beruht dies auf einer vertretbaren Rechtsansicht (zu einem vergleichbaren Sachverhalt bei Markenverletzung siehe etwa auch BGH 14. 12. 2006, I ZR 11/04 = GRUR 2007, 705).