Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon. Prof. Dr. Griss als Vorsitzende, die Hofrätin Dr. Schenk und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. N*****, 2. N*****, 3. N*****, alle vertreten durch Gassauer Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei r*****, vertreten durch ploil krepp partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung, Antragsrückziehung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 250.000 EUR), über den Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 29. Mai 2008, GZ 30 R 43/07v 16, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 18. September 2007, GZ 10 Cg 113/07h 11, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung, den
Beschluss
gefasst:
Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.
Die angefochtene Entscheidung wird mit der Maßgabe bestätigt, dass die Bewilligung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung von 500.000 EUR abhängig gemacht wird.
Die beklagte Partei hat die Kosten ihres Revisionsrekurses endgültig, die klagenden Parteien haben die Kosten ihrer Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen.
Begründung:
Die Erstklägerin war Inhaberin des europäischen Patents EP 166 287 B1 (in Österreich E 45 737) und ist Inhaberin des auf dessen Grundlage erteilten Schutzzertifikats SZ 22/95 für Pantoprazol und seine Salze sowie für Hydrate von Pantoprazol und seine Salze. Die Zweit- und Drittklägerinnen sind Lizenznehmer der Erstklägerin. Ihre Produkte werden in Österreich unter den Markennamen „Pantoloc" und „Zurcal" vertrieben.
Das Klagspatent wurde am 10. 6. 1985 angemeldet und am 23. 8. 1989 veröffentlicht. Seine Ansprüche 1 bis 7 und 9 bis 10 in der für Österreich geltenden Fassung betreffen ein Verfahren zur Herstellung von Dialkoxypyridinen. Der verfahrensgegenständliche Anspruch 8 lautet in der für Österreich geltenden Fassung:
„ Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung einer allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 oder ein pharmakologisch verträgliches Salz davon mit einem pharmazeutischen Hilfs- oder Trägerstoff vermischt."
Das Schutzzertifikat SZ 22/95 wurde am 25. 11. 1999 mit Wirksamkeit bis 6. 5. 2009 erteilt.
Mit einer als „Teilverzicht gemäß § 46 Abs 2 PatG in Verbindung mit § 7 SchZG" bezeichneten Eingabe vom 15. 9. 2006 formulierte die Erstklägerin das Schutzbegehren zu Anspruch 8 des Grundpatents E 45 737 und des Schutzzertifikats SZ 22/95 neu. Danach lautet Anspruch 8:
„ Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 oder eines pharmakologisch verträglichen Salzes davon und Mischen mit einem pharmazeutischen Hilfs- und/oder Trägerstoff zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen."
Mit Beschluss vom 17. 11. 2006 nahm das österreichische Patentamt „den Teilverzicht mit Wirksamkeit vom 16. 9. 2006 zur Kenntnis" und trug dem Patentregister die Durchführung dieses Beschlusses (Eintragung der geänderten Formulierung von Anspruch 8) auf.
Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragen die Klägerinnen , der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, in Österreich betriebsmäßig Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel
worin
R1 einen ganz oder überwiegend durch Fluor substituierten 1 3C Alkylrest oder einen Chlordifluormethylrest und
R1' ein Wasserstoff- oder Halogenatom, Trifluormethyl, einen 1 3C Alkylrest oder einen gegebenenfalls ganz oder überwiegend durch Fluor substituierten 1 3C Alkoxyrest oder
R1 und R1' gemeinsam und unter Einschluss des Sauerstoffatoms, an das R1 gebunden ist, einen gegebenenfalls ganz oder teilweise durch Fluor substituierten 1 2C Alkylendioxyrest oder einen Chlortrifluorethylendioxyrest darstellen,
R3 einen 1 3C Alkoxyrest,
einer der Reste R2 und R4 einen 1 3C Alkoxyrest und der andere ein Wasserstoffatom oder einen 1 3C Alkylrest und
n die Zahlen 0 oder 1 darstellt,
oder eines pharmakologisch verträglichen Salzes davon und Mischen mit einem pharmazeutischen Hilfs- und/oder Trägerstoff zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen oder äquivalente Verfahren, insbesondere Verfahren, deren ausgetauschte Merkmale von einem, mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berücksichtigung des Stands der Technik ausgerüsteten Fachmann, im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisches Bemühen als den Patentansprüchen funktionsgleiche Lösungsmittel entnommen werden können, zu verwenden, und/oder gemäß diesem Verfahren jeweils unmittelbar hergestellte Gegenstände, insbesondere „Pantoprazol ratiopharm" feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, einzuführen oder zu besitzen.
Wirkstoff der in Österreich vertriebenen Produkte der Zweit- und der Drittklägerin sei ein Dialkoxypyridin, das als „Pantoprazol" bezeichnet werde. Es habe sich überraschenderweise herausgestellt, dass die patentgemäßen Dialkoxypyridine interessante und unerwartete Eigenschaften aufweisen, durch die sie sich in vorteilhafter Weise von den vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagspatents bekannten Verbindungen unterscheiden. Die Klage werde ausschließlich auf die Verletzung des Anspruchs 8 des Klagspatents gestützt. Ungeachtet des noch bis 6. 5. 2009 aufrechten Schutzzertifikats habe die Beklagte angekündigt, das Pantoprazol enthaltende Medikament „Pantoprazol ratiopharm" ab Jänner 2008 in Österreich zu vertreiben. Es sei zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhten, bestimmt. Dadurch drohe eine Verletzung des Klagspatents, weshalb eine vorbeugende Unterlassungsklage berechtigt sei.
Das Klagspatent (Schutzzertifikat) sei rechtsbeständig. Die Beklagte habe am 30. 3. 2007 einen Antrag auf teilweise Nichtigerklärung des Schutzzertifikats eingebracht. Die im Nichtigkeitsantrag behauptete unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs liege nicht vor. Der Schutzbereich des ursprünglich erteilten Anspruchs 8 sei auf ein reines Mischverfahren zur Herstellung von Pantoprazol gerichtet gewesen und habe alle Indikationen für diesen Wirkstoff erfasst. So fänden sich die Indikationen „Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen" im Beschreibungsteil des Klagspatents auf Seite 20 Zeilen 30 bis 32. Der Wortlaut eines Swiss Claim finde sich in den Zeilen 35 bis 37. Der Schutzumfang des Anspruchs 8 in seiner ursprünglichen Fassung erfasse sämtliche Verwendungen des sich aus den Verfahren nach Anspruch 8 ergebenden Erzeugnisses einschließlich der Verwendung für alle erdenklichen medizinischen Indikationen. Die medizinische Indikation sei ein Merkmal, das, werde es in eine Patentanmeldung aufgenommen, stets mit einer Beschränkung des Schutzbereichs verbunden sei.
Die Erstklägerin habe in ihrem Schreiben vom 15. 9. 2006 zulässigerweise auf den Schutz aller Verwendungen des Verfahrenserzeugnisses Pantoprazol mit Ausnahme der in der Patentbeschreibung genannten verzichtet, sodass Anspruch 8 in der Form eines Swiss Claim verblieben sei. Eine Änderung der Anspruchskategorie oder des Erfindungsgedankens habe dabei nicht stattgefunden. Die Beklagte könne sich auch nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen. Im Übrigen führe eine allfällige Nichtigkeit von Patentansprüchen nur zu deren Vernichtbarkeit; solange dies nicht geschehen sei, seien die Ansprüche rechtsbeständig.
Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrags. Klagspatent und Schutzzertifikat seien nicht rechtsbeständig. Das Klagspatent sei längst erloschen, das darauf gestützte Schutzzertifikat sei im verfahrensgegenständlichen Anspruch 8 nichtig, jedenfalls aber der Beklagten gegenüber nicht durchsetzbar. Das Basispatent betreffe in seinem Anspruch 8 ein Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln; technisches Merkmal des Anspruchs sei ein reines triviales Mischverfahren. Derartige Mischverfahren stünden im Widerspruch zu dem in Österreich geltenden Stoffschutzverbot. Anspruch 8 des Basispatents sei damit offensichtlich nichtig gewesen und wäre auch jederzeit auf Antrag für nichtig erklärt worden.
Das Österreichische Patentamt habe die von der Erstklägerin am 15. 9. 2006 bekannt gegebene vermeintliche Einschränkung des Schutzbegehrens zu Anspruch 8 akzeptiert, obwohl die Neuformulierung den Schutzbereich dieses Anspruchs unzulässig erweitere und damit eine Änderung der Anspruchskategorie des ursprünglich erteilten Patents und des auf dieser Grundlage erteilten Schutzzertifikats mit sich bringe. Die Beklagte habe deshalb die Nichtigerklärung des Schutzzertifikats beim Österreichischen Patentamt beantragt. Die erst am 15. 9. 2006 beantragte Änderung und Erweiterung des Anspruchs 8 sei der Beklagten gegenüber nicht durchsetzbar, weil diese Rechte als Vor- und Zwischenbenützer erworben habe. Sie habe nämlich im Hinblick auf die Nichtigkeit des Schutzzertifikats in der ursprünglichen Formulierung des Anspruchs 8 seit Dezember 2005 - somit schon vor der unzulässigen Änderung des Anspruchs 8 - Maßnahmen getroffen, um Pantoprazol enthaltende Medikamente in Österreich zu vertreiben. Ihre Muttergesellschaft sei bereits im Sommer 2006 in der Lage gewesen, „Pantoprazol ratiopharm" auszuliefern und habe dieses Arzneimittel erstmals am 10. 8. 2006 in Finnland vertrieben.
Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Es stellte noch fest, die Beklagte beabsichtige, das Pantoprazol enthaltende Medikament „Pantoprazol ratiopharm" 2008 in Österreich zu vertreiben; dieses Medikament sei zur Behandlung von gastrischem und Duodenal Ulcus, Refluxösophagitis und als Begleittherapie bei der Eradikation des Helikobakter pylori bei peptischem Ulcus bestimmt. Es sei in Finnland bereits zum Vertrieb zugelassen.
Rechtlich beurteilte das Erstgericht die dem neuformulierten Anspruch 8 hinzugefügten Änderungen bzw Einschränkungen durch Aufnahme von Merkmalen aus der Patentbeschreibung als zulässig; sie schränkten den Anspruch durch Verzicht ein. Zu prüfen sei daher die Rechtsbeständigkeit des neuen Anspruchs 8. Er sei gekennzeichnet durch die „Verwendung einer Verbindung ... und das Mischen mit einem Stoff ... zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Krankheiten ...". Der zuletzt genannte Zusatz „zur Herstellung ..." sei der ursprünglichen Beschreibung der Patentschrift Seite 20, Zeilen 30 bis 32, entnommen. Ein Vergleich des kennzeichnenden Anspruchsmerkmals vor und nach der Neuformulierung zeige, dass auch der neugefasste Anspruch (unverändert) ein reines Mischverfahren beschreibe und demnach mangels eines bestimmten technischen Verfahrens gegen das Stoffschutzverbot verstoße. Ein Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln sei nur dann „bestimmt", wenn es durch Angabe der Ausgangsstoffe, der Mittel und/oder der Art, mit ihnen umzugehen, und schließlich des Endprodukts oder sonstigen Resultats entsprechend identifiziert werde. Diese Voraussetzungen erfülle der neuformulierte Anspruch 8 nicht. Er sei daher in der geänderten Fassung nicht rechtsbeständig.
Das Rekursgericht erließ die einstweilige Verfügung antragsgemäß und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, weil Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Frage fehle, inwieweit eine Abänderung eines europäischen Patents bzw ein Teilverzicht nach Erteilungsbeschluss möglich sei.
Die Patenterteilung bilde im Sicherungsverfahren einen prima facie Beweis für das Bestehen des Patentrechts. Seine Rechtsbeständigkeit sei eine widerlegliche Vermutung und könne auch im Sicherungsverfahren geprüft werden, soweit diese Prüfung mit den Mitteln und in den Grenzen dieses Verfahrens möglich sei. Die Beklagte habe im vorliegenden Fall die Rechtsbeständigkeit des Klagspatents nicht widerlegt.
Die Entscheidung des Erstgerichts widerspreche der durch das Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats (OPM) Op 3/04 maßgebenden Rechtslage. Ein bis einschließlich 7. 10. 1987 angemeldetes Patent falle nur dann unter das Stoffschutzverbot, wenn die Patentansprüche ausschließlich das Arzneimittel bzw ausschließlich dessen chemischen Ausgangsstoff erwähnten. Sobald die Ansprüche wie hier Anspruch 8 - eine medizinische Indikation in Gestalt eines Swiss Claim enthielten, seien sie (auch bei Fehlen weiterer Parameter) zulässig. Der OPM beurteile Swiss Claim Ansprüche als zweckgebundene, mit dem Stoffschutzverbot zu vereinbarende Verfahrensansprüche. Sie schützten nicht das Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert werde.
Die Rechtsprechung des Österreichischen Patentamts gestatte nachträgliche Änderungen des Patents, wenn diese in einem Verzicht, einer Einschränkung, der Berichtigung eindeutig erkennbarer Fehler oder einer zwingend nötigen Klarstellung bestehen. Die Beurteilung der materiellen Zulässigkeit einer Änderung europäischer Patente müsse von den gesetzlich vorgesehenen Nichtigkeitsgründen ausgehen. Nach § 10 PatV EG seien die in Art 138 Abs 1 lit a bis d EPÜ angeführten Gründe auch im Nichtigkeitsverfahren für europäische Patente anzuwenden. Dazu gehöre die Erweiterung der Offenbarung und die Erweiterung des Schutzbereichs. Die Änderung des streitgegenständlichen Schutzzertifikats bestehe darin, dass auf sämtliche Indikationen verzichtet und nur die wichtigste beibehalten, in den Anspruch eingefügt und - als Swiss Claim formuliert worden sei. Darin liege weder eine Erweiterung des Schutzbereichs noch eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. Das Einfügen von der Beschreibung entnommenen Merkmalen in die Patentansprüche werde als zulässig angesehen, wenn sich dadurch keine Erweiterung des Schutzbereichs ergebe, und die neugefassten Ansprüche nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus gingen. Unter diesen - hier gegebenen - Voraussetzungen sei auch ein Wechsel der Kategorie grundsätzlich möglich. Nach diesen Grundsätzen sei die Änderung eines Anspruchs von einem Mischverfahren zu einem Swiss Claim Anspruch eine zulässige Einschränkung, wobei die Indikation als Zweckbestimmung ein beschränkendes Merkmal bilde. Das „Herrichten" sei auch vom Schutz des ursprünglichen Anspruchs umfasst, sodass sich keine Ausweitung des Schutzbereichs ergebe.
Die Änderung des Anspruchs 8, der zunächst sämtliche medizinischen Indikationen erfasst habe, bestehe in der Einschränkung auf bestimmte Indikationen, nämlich auf die Behandlung und Prophylaxe von Krankheiten des Magens und des Darms sowie Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhten. In dieser Einschränkung sei kein Gesamt- sondern ein Teilverzicht zu erblicken. Der verbleibende, in einen Swiss Claim Anspruch umformulierte Anspruchsteil beziehe sich auf eine bestimmte Indikation und könnte auch den Gegenstand eines selbständigen Patents bilden. Er sei als Teilverzicht zu betrachten und erweitere weder den Schutzbereich noch überschreite er die ursprüngliche Offenbarung.
Eine allfällige Nichtigkeit des ursprünglichen Patents habe solange keine Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit, als das Patent nicht für nichtig erklärt werde. Nach einem Teilverzicht liege dem Nichtigkeitsverfahren die geänderte Fassung zugrunde; sie sei auf das Vorhandensein von Nichtigkeitsgründen zu prüfen. Nichtigkeitsgründe lägen jedoch nicht vor, sodass die Vermutung der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents nicht widerlegt sei.
Soweit sich die Beklagte auf die Rechte eines Zwischenbenützers im Sinn des § 23 PatG berufe, habe sie nicht ausreichend deutlich vorgebracht, welche „Veranstaltungen" sie im Einzelnen getroffen habe, sodass eine Beweisaufnahme zu Recht unterblieben sei.
Der Revisionsrekurs der Beklagten ist aus den vom Rekursgericht genannten Gründen zulässig, er ist aber nicht berechtigt.
1.1. Zu beurteilen ist Anspruch 8 des auf Grundlage eines europäischen Patents erteilten und noch aufrechten Schutzzertifikats. Gemäß § 24 PatV EG sind auf Verfahren, die europäische Patente betreffen, ergänzend zu dessen Bestimmungen die Vorschriften des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen), des PCT (Vertrag über die internationale Zusammenarbeit im Patentwesen) und des Patentverträge Einführungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Für das Verfahren bei Patentverletzungsstreitigkeiten und für die Rechtsfolgen einer Patentverletzung gilt nach § 64 Abs 3 EPÜ nationales Recht ( Jestaedt in Benkard , Europäisches Patentübereinkommen, Art 64 Rz 29).
1.2. Nach § 156 Abs 1 PatG kann die Gültigkeit eines Patents und damit das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen als Vorfrage des Verletzungsstreits beurteilt werden. Die endgültige Entscheidung über den Bestand des Patents fällt jedoch in die Zuständigkeit des Österreichischen Patentamts und des OPM. Weicht deren Beurteilung von jener des Gerichts im vorangegangenen Rechtsstreit ab, so bildet dies nach § 156 Abs 6 PatG einen Wiederaufnahmsgrund (4 Ob 251/05y).
1.3. § 156 Abs 3 PatG ordnet eine (allfällige) Unterbrechung des Verfahrens an, wenn ein Urteil davon abhängt, ob ein Patent nichtig ist. Auch diese Bestimmung sichert somit die Zuständigkeit des Patentamts und des OPM für die endgültige Entscheidung über den Bestand des Patents (17 Ob 18/08h).
1.4. Im Sicherungsverfahren ist die Schutzfähigkeit des Patents durch das Gericht selbständig als Vorfrage zu prüfen (4 Ob 251/05y). Seine Registrierung begründet einen - allenfalls durch Gegenbescheinigung zu entkräftenden - prima facie Beweis für die Rechtsbeständigkeit (stRsp RIS Justiz RS0071369; 4 Ob 155/03b = SZ 2003/93).
1.5. Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, so kann demnach der Patentinhaber weder einstweiligen Rechtsschutz erhalten (RIS Justiz RS0103412) noch kann er - nach Nichtigerklärung des Patents im Sinn von § 156 Abs 3 PatG - ein Unterlassungsurteil erwirken.
2.1. Die Klägerinnen stützen ihren Unterlassungsanspruch auf das noch bis 9. 5. 2009 aufrechte Schutzzertifikat, dessen Anspruch mit Wirksamkeit vom 16. 9. 2006 geändert und als Swiss Claim formuliert in das Patentregister eingetragen wurde. Unter einem Swiss Claim werden Patentansprüche verstanden, deren Gegenstand die „Verwendung des Wirkstoffs X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y" ist.
2.2. Der OPM als zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit eines Patents letztzuständige Behörde hat in seiner Entscheidung vom 28. 9. 2005, Op 3/06 (= ÖBl 2006/46 - Omeprazol III), abweichend von der vom OGH in den vorangegangenen Sicherungsverfahren 4 Ob 134/04s, 4 Ob 178/03k und 4 Ob 246/04m vertretenen Auffassung, Swiss Claims als mit dem in Österreich (im Anmeldezeitpunkt) noch wirksamen Stoffschutzverbot vereinbar beurteilt. Danach schützen Swiss Claims als zweckgebundene Verfahrensansprüche nicht ein Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert ist.
Der OGH hat die Entscheidung des OPM in der Entscheidung 4 Ob 251/05y als tiefgreifende Änderung der Rechtsprechung berücksichtigt und sich damit der Auffassung des OPM angeschlossen.
2.3. Auch die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass Swiss Claims mit dem Stoffschutzverbot vereinbar sind. Sie macht jedoch geltend, das ursprüngliche Patent und somit auch das Schutzzertifikat, sei in seinem Anspruch 8 von Anbeginn an nichtig gewesen, weil es sich um ein triviales Mischverfahren gehandelt habe. Die Erklärung der Erstklägerin, das Patent einzuschränken, habe zu einer grundlegenden Änderung geführt. Das hinzugefügte technische Merkmal (die Beschränkung auf eine bestimmte Indikation) sei in den Ansprüchen des Basispatents nicht enthalten gewesen und habe demnach den wegen eines Verstoßes gegen das Stoffschutzverbot von Anfang an nichtigen Anspruch um die hinzugefügte bestimmte Indikation erweitert. Dadurch sei es auch zu einer Änderung der Kategorie gekommen. Die Beklagte habe wegen dieser Erweiterung des Schutzumfangs einen Antrag auf Nichtigerklärung des Anspruchs 8 beim Österreichischen Patentamt eingebracht.
2.4. Die Klägerinnen halten dem die formale Gültigkeit des Patents entgegen. Abgesehen davon, dass eine Nichtigerklärung nur aus den Gründen des Art 138 EPÜ in Frage komme, sei Anspruch 8 nie nichtig erklärt worden. Die Erstklägerin habe den (aufrechten) Anspruch durch Teilverzicht eingeschränkt, ohne dessen Schutzbereich zu erweitern und ohne einen Kategoriewechsel herbeizuführen.
3.1. Ob Anspruch 8 in seiner ursprünglichen Fassung gegen das Stoffschutzverbot verstieß, hat im vorliegenden Fall keine Bedeutung, wenn die mit Verzichtserklärung vorgenommene Änderung des Anspruchs zulässig war und der geänderte Anspruch schutzfähig ist. Für die Zulässigkeit der Änderung spricht, dass der Anspruch durch Teilverzicht auch in einem allfälligen Verfahren zur Nichtigerklärung des ursprünglichen Patents geändert werden kann ( Weiser , Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 335; s auch BGH I ZR 43/55 = BGHZ 21, 8). In einem solchen Fall sind der Entscheidung über die Nichtigkeit nicht die ursprünglich erteilten Ansprüche, sondern jene Patentansprüche zugrundezulegen, die sich aufgrund des Teilverzichts ergeben (OPM Op 7, 11 13/89 = PBl 1991, 191 - Schalungselemente).
3.2. Nach Art 123 Abs 2 EPÜ dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Nach Art 123 Abs 3 EPÜ darf das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird. In Art 138 Abs 1 lit c und d EPÜ sind korrespondierende Nichtigkeitsgründe normiert. Nach Art 105a Abs 1 EPÜ kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden (zur Unbedenklichkeit der Beschränkung eines europäischen Patents in einem nationalen Beschränkungsverfahren s Rogge in Benkard aaO Art 138).
3.3. § 91 Abs 3 PatG ermöglicht Änderungen der Beschreibung und der Patentansprüche im Erteilungsverfahren vor Ergehen des Erteilungsbeschlusses (zur analogen Anwendung der dazu ergangenen Rsp auf das schon erteilte Patent s Weiser aaO 292; BA B 11/88 = PBl 1990, 189). Ein Verzicht auf das schon erteilte Patent ist aber auch davon unabhängig jedenfalls zulässig (§ 46 Abs 1 Z 3 PatG).
3.4. Betrifft der Verzicht nur einzelne Teile des Patents, so bleibt das Patent in seinen übrigen Teilen aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbständigen Patents bilden können (NA N 5/2000 = PBl 2004, 99). Gleiches gilt für die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren. Treffen Nichtigkeitsgründe nur teilweise zu, dann wird das Patent mit der Entscheidung auf den wirksamen Teil eingeschränkt (§ 48 Abs 2 PatG).
4.1. Nach Art 69 EPÜ wird der Schutzbereich europäischer Patente durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Danach bestand Anspruch 8 in einer ursprünglichen Fassung in einem Mischverfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, ohne dass eine bestimmte Indikation genannt ist. Daraus folgt, dass der Schutz unabhängig von der beabsichtigten Verwendung in Anspruch genommen wurde.
4.2. Hingegen schützt Anspruch 8 in seiner nunmehrigen Fassung Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln „zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen". Aus der Nennung einer bestimmten Indikation folgt eine Beschränkung, denn geschützt soll das Arzneimittel nur sein, wenn es für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist daher kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se (E der Großen Beschwerdekammer G 2/88 = GRURInt 1990, 522 - reibungsverringernder Zusatz).
4.3. Die nun im Anspruch 8 angeführte Indikation war bereits in der Beschreibung des ursprünglichen Patents enthalten. Durch ihre Aufnahme in den Anspruch wurde die ursprüngliche Offenbarung daher nicht überschritten. Auch der Schutzbereich wurde nicht erweitert, sondern - wie oben dargelegt - eingeschränkt. Unter dieser Voraussetzung - keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs - ist selbst ein Kategoriewechsel zulässig (E der Großen Beschwerdekammer G 2/88 = GRURInt 1990, 522 - reibungsverringernder Zusatz).
4.4. Die Änderung war daher zulässig; der nunmehr als Swiss Claim und damit als zweckgebundener Verfahrensanspruch (Op 3/06) formulierte Anspruch 8 ist rechtsbeständig.
4.5. Dass Anspruch 8 in seiner ursprünglichen Fassung gegen das Stoffschutzverbot verstieß, spricht nicht dagegen. Ein entgegen dem Stoffschutzverbot erteiltes Patent ist nicht absolut nichtig, sondern vernichtbar. Solange es nicht für nichtig erklärt ist, ist es rechtswirksam. Es kann daher durch Teilverzicht auch wirksam eingeschränkt werden. Das zeigt sich auch darin, dass wie oben dargelegt - ein Teilverzicht auch noch in einem Nichtigkeitsverfahren möglich ist und dazu führt, dass dem Verfahren der geänderte Anspruch zugrundezulegen ist.
5.1. Die Beklagte bezweifelt nicht, dass sie mit dem beabsichtigten Vertrieb von „Pantoprazol ratiopharm" das Patent verletzt, wenn sie sich nicht darauf berufen kann, als Vor- oder Zwischenbenutzer im Sinn des § 23 PatG zum Vertrieb berechtigt zu sein. Sie behauptet, sie selbst und auch ihre Muttergesellschaft hätten im Vertrauen auf die Nichtigkeit des Patents „Veranstaltungen" unternommen, und sie rügt in diesem Zusammenhang das Fehlen von Feststellungen.
5.2. Zweck des Vorbenützungsrechts ist der Schutz des gutgläubig erworbenen gewerblichen Besitzstands, wie er vor der Patenterteilung bestanden hat. Das Vorbenützungsrecht ist in Billigkeitserwägungen begründet, die den bestehenden gewerblichen oder wirtschaftlichen Besitzstand des Vorbenützers schützen und die Zerstörung rechtmäßig von ihm geschaffener Werte verhindern wollen ( Thiele , Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess, ÖBl 2008/47 mwN aus der Rsp). Voraussetzung des Vorbenützungsrechts ist der gute Glaube, das Verhalten greife nicht in das Patentrecht eines anderen ein. Der (angebliche) Vorbenützer ist schon dann nicht mehr gutgläubig, wenn er vom bestehenden oder angemeldeten Patent wusste ( Weiser aaO 175). Diese Kenntnis ergibt sich hier schon aus dem von der Beklagten selbst vorgelegten E Mail vom 15. 12. 2005 (Beil ./1).
Dass die Beklagte auf die Nichtigkeit von Anspruch 8 in seiner ursprünglichen Fassung vertraute, reicht zur Begründung eines Vor- oder Zwischenbenützungsrechts nicht aus. Die Rechtslage war und ist nämlich so lange zweifelhaft, als die zur Entscheidung berufene Behörde nicht die Frage der Schutzfähigkeit (bzw der Nichtigkeit) des Patents entschieden hat. Ein entsprechendes Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung war aber nicht einmal anhängig gemacht worden.
5.4. Im Übrigen weisen die Klägerinnen zutreffend darauf hin, dass - wollte man den guten Glauben des Verletzers an die Nichtigkeit bekannter Patentansprüche für ein Vor- oder Zwischen Benützungsrecht ausreichen lassen - jeder, der im Verletzungsstreit belangt wird, sich darauf berufen könnte, er habe im guten Glauben an die Nichtigkeit des Patentanspruchs gehandelt. Dass der Gesetzgeber einen derart weiten Schutz beabsichtigt hätte, ist nicht anzunehmen.
6.1. Gemäß § 390 Abs 2 EO kann das Gericht auch bei ausreichender Bescheinigung des Anspruchs die Bewilligung der einstweiligen Verfügung von einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn nach den Umständen des Falls Bedenken wegen tiefgreifender Eingriffe der einstweiligen Verfügung in die Interessen des Gegners der gefährdeten Partei bestehen. Die Sicherheitsleistung soll in diesen Fällen einer Interessenabwägung zwischen der Gefährdung des Antragstellers und dem Eingriff in die Rechtssphäre des Antragsgegners Rechnung tragen und einen entsprechenden Ausgleich bewirken. Sie ist trotz Anspruchs- und Gefahrenbescheinigung gerechtfertigt, wenn sie erheblich in die Geschäftstätigkeit des Gegners der gefährdeten Partei eingreift ( Kodek in Angst , EO² § 390 Rz 5).
6.2. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Es ist offensichtlich, dass das Unterlassungsgebot die Geschäftstätigkeit der Beklagten erheblich beeinträchtigt. Im Übrigen ist angesichts der Zuständigkeit des Österreichischen Patentamts für die Entscheidung über den Bestand des Patentrechts durchaus nicht ausgeschlossen, dass die endgültige Entscheidung von der Vorfragenbeurteilung abweicht, und der Beklagten durch die sich allenfalls als unberechtigt erweisende einstweilige Verfügung ein Ersatzanspruch gegenüber den Klägerinnen erwachsen könnte.
6.3. Die Höhe eines allfälligen Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden, sodass (vorläufig) die Festsetzung einer Sicherheitsleistung von 500.000 EUR als ausreichend angesehen wird; sollte sich dieser Betrag als unzureichend herausstellen, besteht die Möglichkeit einer Erhöhung.
7. Dem Revisionsrekurs der Beklagten war ein Erfolg zu versagen und die einstweilige Verfügung des Rekursgerichts mit der Maßgabe zu bestätigen, dass die Bewilligung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung von 500.000 EUR abhängig gemacht wird.
Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich der Kläger auf § 393 Abs 1 EO, hinsichtlich der Beklagten auf § 393 Abs 1 iVm §§ 41 und 50 ZPO.
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