Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. B***** Inc., *****, 2. B***** GmbH, *****, beide vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner und andere Rechtsanwälte in Wien, wider die beklagte Partei M T***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Christof Pöchhacker, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 40.000 EUR), infolge Revisionsrekurses der klagenden Parteien und der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 23. November 2005, GZ 5 R 160/05v-11, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 1. August 2005, GZ 18 Cg 95/05t-3, teilweise bestätigt und teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss
gefasst:
I. Dem Revisionsrekurs der beklagten Partei wird Folge gegeben. Der angefochtene Beschluss wird in seinem stattgebenden Teil dahin abgeändert, dass der Antrag, der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die Zeichen wie Abbildungen 1 und 2 in Anlage 2 sowie andere mit den Klagsmarken Nr 11.715 LUCKY STRIKE (Wortbildmarke) mit der Priorität vom 14. Februar 1949, für Tabakerzeugnisse in Klasse 34 (Abbildung 1 in Anlage 1), Nr 107.954 LUCKY STRIKE (Wortbildmarke) mit der Priorität vom 26. September 1984, für Rohtabak und Tabakfabrikate in Klasse 34 (Abbildung 2 in Anlage 2), Nr 104.575 LUCKY STRIKE (Wortbildmarke) mit der Priorität vom 13. April 1983, für Rohtabak und Tabakfabrikate in Klasse 34 (Abbildung 3 in Anlage 2), verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zigaretten, Tabak, Tabakerzeugnissen, Raucherartikeln, Feuerzeugen, Zündhölzern in Österreich zu gebrauchen, abgewiesen wird.
Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, der beklagten Partei die mit 2.535,12 EUR (darin 422,52 EUR USt) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
II. Dem Revisionsrekurs der klagenden Parteien wird nicht Folge gegeben.
Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, der beklagten Partei die mit 1.170,18 EUR (darin 195,03 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Begründung:
Die Erstklägerin ist Inhaberin folgender inländischer Marken: Nr. 11715 LUCKY STRIKE (Wortbildmarke; Abbildung 1 in Anlage 1) mit Priorität 14. 2. 1949, für Tabakerzeugnisse; Nr. 107.954 LUCKY STRIKE (Wortbildmarke; Abbildung 2 in Anlage 1) mit der Priorität 26. 9. 1984, für Rohtabak und Tabakfabrikate; Nr. 104.575 LUCKY STRIKE (Wortbildmarke; Abbildung 3 in Anlage 1) mit Priorität 13. 4. 1983, für Rohtabak und Tabakfabrikate. Sie ist weiters Inhaberin folgender Gemeinschaftsmarken jeweils für Waren der Klasse 34 (Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer): Nr 6.383 LUCKY STRIKE (Wortmarke) mit Priorität 1. 4. 1996; Nr. 6.320 LUCKY STRIKE (Bildmarke; Abbildung 4 in Anlage 1) mit Priorität 1. 4. 1996; Nr. 002.946.713 LUCKY STRIKE (Bildmarke; Abbildung 5 in Anlage 1) mit Priorität vom 22. 11. 2002;
Nr. 003.040.251 LUCKY STRIKE (Bildmarke; Abbildung 6 in Anlage 1) mit Priorität 5. 2. 2003, und Nr. 003.040.276 LUCKY STRIKE (Bildmarke;
Abbildung 7 in Anlage 1) Priorität vom 5. 2. 2003. Die Zweitklägerin ist Lizenznehmerin der Erstklägerin für Österreich und vertreibt durch inländische Vertriebspartner Zigaretten im Inland. Die Marke „LUCKY STRIKE" wird in Österreich aufwändig beworben und ist über den Raucherkreis hinaus sehr bekannt; ihr inländischer Marktanteil hat sich 2003 und 2004 vergrößert. Die Beklagte besteht seit Oktober 2004. Sie vertreibt Zigaretten im Inland unter Zeichen wie Abbildungen 1 und 2 in Anlage 2.
Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragen die Klägerinnen, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils im geschäftlichen Verkehr
a) Zeichen wie Abbildungen 1 und 2 in Anlage 2 sowie andere mit den Klagsmarken Abbildungen 1 bis 3 in Anlage 1 verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zigaretten, Tabak, Tabakerzeugnissen, Raucherartikeln, Feuerzeugen, Zündhölzern in Österreich zu gebrauchen;
b) Zeichen wie Abbildungen 1 und 2 in Anlage 2 sowie andere mit den Klagsmarken Abbildungen 4 bis 7 in Anlage 1 verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zigaretten, Tabak, Tabakerzeugnissen, Raucherartikeln, Feuerzeugen, Zündhölzern im gesamten Gebiet der Europäischen Union zu gebrauchen. Die berühmte Marke LUCKY STRIKE sei seit mehr als fünf Jahrzehnten in Österreich für Tabakwaren geschützt. Die Beklagte bewerbe und vertreibe Zigaretten im Inland unter Zeichen, die den Marken der Erstklägerin für idente Waren verwechslungsfähig ähnlich seien und damit deren Rechte nach § 10 Abs 1 MSchG, Art 9 GMV verletzten. Die bewusste Nachahmung von Marken der Erstklägerin durch die Beklagte sei auch sittenwidrig gem § 1 UWG und ein Missbrauch von Kennzeichen gemäß § 9 Abs 3 UWG.
Die Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Zwischen den Zeichen der Streitteile bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Beklagte habe sich nicht bewusst an Aufmachung und Werbestrategien der Klägerinnen angelehnt. Zigaretten der Marke der Erstklägerin hätten in Österreich einen Marktanteil von rund 1%. Infolge der unterschiedlichen Zeichen liege kein Kennzeichenmissbrauch vor. Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag statt. Auf Grund der Ähnlichkeit der Kreise sowie der Verwendung gleicher Farben und englischer Begriffe bei beiden Zeichen sei trotz unterschiedlicher Wortteile Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen gegeben, zumal Warenidentität gegeben sei. Die Beklagte verstoße damit nicht nur gegen Markenrecht, sondern auch gegen Wettbewerbsrecht wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung durch bewusste Nachahmung. Das Rekursgericht bestätigte die Stattgebung von Punkt a) des Sicherungsbegehrens und wies Punkt b) des Sicherungsbegehrens ab; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Die Streitteile vertrieben idente Waren. Auch sei ein „bestimmter Bekanntheitsgrad der klägerischen Marken in Raucherkreisen" notorisch. Blickfang beider Zeichen seien umrandete Kreise, wenn auch die Innenkreise unterschiedliche Farben aufwiesen und bei den Zeichen der Beklagten in den Innenkreis ein Blatt miteinbezogen sei und rechts unten an den Kreis ein nach außen gehender geschwungener Strich anschließe. Unterschiedlich seien auch die Wortteile der Zeichen. Alle diese Detailpunkte änderten aber nichts daran, dass es für einen Durchschnittsraucher, dem ein Erinnerungs- und Wahrnehmungsbild gegenüberstehe, durchaus im Bereich des Möglichen und Wahrscheinlichen liege, dass er die Zeichen der Streitteile entweder verwechsle oder aber annehme, die Zigaretten der Beklagten stammten aus dem Unternehmen der Klägerinnen oder aus einem damit wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Dies reiche für die Annahme der Verwechslungsgefahr aus. Ein Verstoß gegen § 10 Abs 1 MSchG sei damit ebenso zu bejahen wie gegen § 9 Abs 1 UWG. Der Sicherungsantrag sei aber nur insoweit berechtigt, als sich das Unterlassungsgebot auf das Inland beziehe; die Klägerinnen hätten nicht vorgebracht, dass die Beklagte die Eingriffszeichen im gesamten Gebiet der Europäischen Union verwende.
Der Revisionsrekurs der Klägerinnen und der Revisionsrekurs der Beklagten sind zulässig; nur das Rechtsmittel der Beklagten ist berechtigt.
I. Zum Revisionsrekurs der Beklagten
Die Beklagte macht geltend, die Marken der Klägerinnen seien keine bekannten Marken iSd § 10 Abs 2 MSchG und besäßen daher keinen erweiterten Schutzbereich; nach ihrem Gesamteindruck seien die einander gegenüberstehenden Zeichen nicht verwechslungsfähig ähnlich.
1. Dass ihre Marken bekannte Marken iSd § 10 Abs 2 MSchG sind, haben die Klägerinnen nicht bescheinigt; hiefür reicht ein „gewisser Bekanntheitsgrad", wie ihn das Rekursgericht als notorisch annimmt, nicht aus. Auszugehen ist daher (nur) von einer normalen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken.
2. Die Zeichen der Streitteile bestehen jeweils aus Wort- und Bildbestandteilen und werden für identische Waren verwendet.
3. Die Verwechslungsfähigkeit von Marken ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, wobei es auf den Gesamteindruck ankommt, den die Marken in Bild, Klang oder Bedeutung hervorrufen (EuGH Slg 1997, I-6191 = ÖBl 1998, 106 - Sabel/Puma, RdN 23; RIS-Justiz RS0078944; RS0066749; Schumacher in Kucsko, marken.schutz 227 mwN).
4. Dem Zeichenvergleich dürfen nicht nur die übereinstimmenden Zeichenbestandteile zugrunde gelegt werden, vielmehr sind die unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen und es ist im Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt, von diesem Zeichen erhält (4 Ob 61/90 = ÖBl 1991, 93 - quattro/Quadra; 4 Ob 265/00z; 4 Ob 139/02y - Summer Splash mwN; 4 Ob
10/03d = ecolex 2003, 608 - More mwN; 4 Ob 208/03x; RIS-Justiz
RS0079571[T29] = RS0078944[T23]).
5. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil sich der Geschäftsverkehr meist an diesem - sofern er unterscheidungskräftig ist - zu orientieren pflegt und vor allem den Wortbestandteil im Gedächtnis behält (RIS-Justiz RS0066779 [T1]). Anderes gilt dann, wenn der Wortbestandteil weder unterscheidungskräftig/prägend, noch im Vergleich zum Bildbestandteil auffälliger ist (RIS-Justiz RS0066779 [T17, T20].
6. Im Wortbestandteil besteht zwischen den Zeichen der Klägerinnen (dreizeilig angeordnete Worte „LUCKY STRIKE IT'S TOASTED") und jenen der Beklagten (einzeilig „O'Neill" bzw zweizeilig „O'Neill FILTER") keine Übereinstimmung oder Ähnlichkeit.
7. Anders als bei der vom Rekursgericht angeführten Entscheidung 4 Ob 185/02p = ÖBl 2003, 186 - Rothmans, bei der die Bildteile der zu beurteilenden Marken prägend waren (Banderole mit Kronenwappen und Goldschleife in markanten Farbtönen), ist hier der Bildbestandteil der klägerischen Marken nicht dominierend, besteht er doch im Wesentlichen nur aus einem umrahmten Kreis. Dieses Element wird im Zusammenhang mit der Gestaltung von Zigarettenpackungen häufig verwendet (vgl Beil./3) und tritt bei der gebotenen Gesamtbetrachtung gegenüber dem Wortteil der klägerischen Marken nicht in den Vordergrund. Der einzig (mit-)prägende Bildbestandteil (roter Kreishintergrund) ist in den Eingriffszeichen nicht übernommen. Damit beschränkt sich die Übereinstimmung in den Bildelementen darauf, dass bei beiden Zeichengruppen der dominierende Wortteil von einem Kreis umrahmt ist, wobei jedoch nur die Eingriffszeichen ein stilisiertes Tabakblatt und zum Teil einen unten vom Kreis wegführenden Querstrich aufweisen.
8. Angesichts der signifikanten Unterschiede der zu beurteilenden Zeichen in ihren den Gesamteindruck jeweils prägenden Wortteilen und ihrer geringen Übereinstimmung in den Bildelementen besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Zeichen der Beklagten greifen daher nicht in den Schutzbereich der klägerischen Marken ein. Damit ist ein Anspruch nach § 51 MSchG iVm § 10 Abs 1 Z 2 MSchG ausgeschlossen.
9. Soweit das Rekursgericht nicht nur von einer Verletzung des § 10 Abs 1 Z 2 MSchG, sondern auch des § 9 Abs 1 UWG ausgeht, ist darauf zu verweisen, dass aufgrund der MarkenRNov 1999 die aus Verletzungen von registrierten Marken resultierenden Rechte (insbesondere der Unterlassungsanspruch) nunmehr ihre alleinige Grundlage im MSchG haben und nicht mehr auf Basis des UWG geltend gemacht werden können. Nur durch die Benutzung einer registrierten Marke verwirklichte Eingriffe in andere Kennzeichenrechte sind weiterhin nach dem UWG zu verfolgen (EV MarkenRNov 1999, abgedruckt bei Wiltschek, UWG MANZsche Sonderausgabe, Anm 8 zu § 9).
10. Die fehlende Verwechslungsgefahr schließt auch den von den Klägerinnen behaupteten Verstoß gegen § 9 Abs 3 UWG aus. Die davon erfassten Warenausstattungen sind nur dann gegen unbefugten Gebrauch geschützt, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht.
11. Die Klägerinnen haben ihren Anspruch auch auf § 1 UWG gestützt und geltend gemacht, die Beklagte habe ihre Marken bewusst nachgemacht. Von einer bewussten Nachahmung kann jedoch angesichts der - wie oben dargelegt - geringen Ähnlichkeit der Zeichen keine Rede sein. Selbst eine bewusste Nachahmung reicht im Übrigen nicht aus, um einen Verstoß gegen § 1 UWG zu bejahen, wenn - wie hier - keine Verwechslungsgefahr und damit keine vermeidbare Herkunftstäuschung vorliegt und auch keine anderen Umstände behauptet werden, aus denen sich die Sittenwidrigkeit der Nachahmung ergeben könnte.
Dem Revisionsrekurs der Beklagten war Folge zu geben und der Sicherungsantrag abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 393 Abs 1 EO iVm §§ 41, 50 Abs 1 ZPO. Gegenstand des Revisionsrekursverfahrens war nur der stattgebende Teil der Rekursentscheidung, der mangels anderer Anhaltspunkte mit der halben Bemessungsgrundlage im Sicherungsverfahren zu bewerten war.
II. Zum Revisionsrekurs der Klägerinnen:
Die Klägerinnen bekämpfen den abweisenden Teil der Rekursentscheidung. Sie verweisen darauf, dass das Rekursgericht insoweit von höchstgerichtlicher Rechtsprechung abgewichen ist, als es eine Verletzung der Gemeinschaftsmarken der Erstklägerin deshalb verneint hat, weil die Klägerinnen nur eine Markenverletzung in Österreich behauptet haben.
Das Rekursgericht hat damit verkannt, dass das Immaterialgüterrecht vom Territorialitätsprinzip beherrscht wird. Die Wirkung des Schutzrechts erstreckt sich auf jenes Gebiet, nach dessen Recht es begründet wurde (vgl Fezer, Markenrecht³ Einl Rz 159, 162). Nach Art 1 Abs 2 GMV ist die Gemeinschaftsmarke einheitlich; sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden. In den Erwägungsgründen (abgedruckt bei Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung 14) wird die gesetzgeberische Absicht dazu wie folgt zum Ausdruck gebracht: „Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markenamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden können." Die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke erstrecken sich demnach auf das (gesamte) Gemeinschaftsgebiet (Kucsko, Die Gemeinschaftsmarke 37). Ihre Durchsetzung als Verbietungsrecht ist gemeinschaftsweit möglich, wobei es grundsätzlich dem Schutzrechtsinhaber überlassen bleibt, welche Verletzungshandlungen und mit welcher territorialen Wirkung er verfolgen will (Schennen in Eisenführ/Schennen aaO Art 1 Rz 36; ähnlich auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz² vor §§ 14-19 Rz 85). Die Klägerinnen haben ihren Sicherungsantrag, soweit er sich auf die Verletzung von Gemeinschaftsmarken stützt, nicht auf bestimmte Mitgliedstaaten eingeschränkt, sondern ein das gesamte Gebiet der Europäischen Union umfassendes Unterlassungsgebot begehrt. Bei einer Markenrechtsverletzung auch nur in einem Mitgliedstaat wäre das gerichtliche Verbot daher für die gesamte Gemeinschaft zu erlassen gewesen (vgl etwa die Fassung des zu 4 Ob 185/02p = ÖBl 2003, 186 - Rothmans aufgrund der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke erlassenen Unterlassungsgebots).
Die Gemeinschaftsmarken der Erstklägerin stimmen in ihren prägenden Merkmalen mit deren österreichischen Marken überein. Die Ähnlichkeit der von der Beklagten verwendeten Zeichen mit den Gemeinschaftsmarken ist daher ebenso zu verneinen wie die Ähnlichkeit mit den österreichischen Marken. Damit entfällt auch insoweit eine Verwechslungsgefahr, womit der behaupteten Markenverletzung auch in Bezug auf die Gemeinschaftsmarken die Grundlage entzogen ist. Das Rekursgericht hat daher diesen Teil des Sicherungsantrags im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Der Revisionsrekurs der Klägerinnen musste erfolglos bleiben.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 393 Abs 1 EO iVm §§ 41, 50 Abs 1 ZPO. Gegenstand des Rechtsmittels war nur der abweisende Teil der Rekursentscheidung, der mangels anderer Anhaltspunkte mit der halben Bemessungsgrundlage im Sicherungsverfahren zu bewerten war.
Anmerkung: Die in der Entscheidung angeführten Abildungen können im RIS nicht dargestellt werden.
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