Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei S***** Div., *****, vertreten durch Dr. Ingo Gutjahr, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei T***** Warenhandelsgesellschaft mbH, Wien *****, vertreten durch Dr. Gottfried Korn, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Urteilsveröffentlichung und Schadenersatz (Gesamtstreitwert 31.976,05 EUR), infolge Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgericht vom 21. August 2001, GZ 5 R 2/01b-44, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Handelsgerichtes Wien vom 26. September 2000, GZ 39 Cg 100/94p-40, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Der Revision wird nicht Folge gegeben.
Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.629,18 EUR (darin 271,53 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Entscheidungsgründe:
Die Klägerin ist einer der weltgrößten Hersteller von Geräten der Unterhaltungselektronik und Berechtigte der im Rahmen der Madrider Union seit 11. 3. 1981 mit einer Schutzdauer von zwanzig Jahren unter anderem für Österreich geschützten Wortmarke "SONY WALKMAN". Sie bezeichnet damit tragbare Kassettenabspielgeräte, die sie ab 1979 zu entwickeln begann. Die österreichische Tochterfirma der Klägerin geht auf Grund einer Anweisung durch die Klägerin Markenrechtsverstößen gegen diese Marke regelmäßig nach. In den letzten Jahren gab es durchschnittlich zwei bis drei solche Fälle pro Jahr, die zumeist durch außergerichtliche Unterlassungserklärung, teilweise auch verbunden mit Veröffentlichungen, beigelegt wurden. Umgangssprachlich hat sich das Wort "Walkman" rasch nach der Markteinführung des neuen Produkts als allgemeine Bezeichnung für tragbare Kassettenrekorder mit Kopfhörern eingebürgert und fand schon 1986 im deutschen Sprachraum unter dieser und ähnlichen Definitionen Eingang in Wörterbücher. In Deutschland und Österreich bestätigen Organisationen, die Konsumenteninteressen vertreten, dass ihre Kunden unter "Walkman" ganz allgemein ein tragbares Kassettengerät verstehen; auch im Handel werden solche Geräte als "Walkman" nachgefragt und bei Messen und Ausstellungen so bezeichnet. Die Beklagte handelt mit Geräten der Unterhaltungselektronik und bot in ihrem Jahreskatalog 1994 abgebildete Produkte, die nicht von der Klägerin stammen, unter den Bezeichnungen "Walkman-Set mit Boxen", "Walkman mit Spiel 9371", "Walkman mit Radio" und "Walkman ohne Radio" an; teilweise tragen diese Geräte die Aufschrift "FIRST". Der Katalog wurde in einer Auflage von 2000 bis 3000 Exemplaren gedruckt und postalisch an Kunden der Beklagten (durchwegs Wiederverkäufer) verteilt; einige Exemplare lagen auch im Geschäft der Beklagten auf. Die Klägerin begehrt unter Berufung auf das ihr zustehende Markenrecht die Verurteilung der Beklagten a) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Walkman" allein oder mit Zusätzen für tragbare Kassettenabspielgeräte, die nicht von der Klägerin hergestellt worden sind, und c) zur Zahlung von 40.000 S Schadenersatz. Ferner begehrt sie die Ermächtigung, den stattgebenden Teil des Urteilsspruchs über das Begehren zu a) innerhalb von zwei Monaten ab Rechtskraft in den Tageszeitungen "Neue Kronen-Zeitung", "Kurier" und "Standard" jeweils in der Samstagausgabe im redaktionellen Teil mit gesperrt geschriebenen Prozessparteien, Fettdruckumrandung und Fettdrucküberschrift auf Kosten der Beklagten veröffentlichen zu lassen. Die Beklagte missbrauche den unter erheblichem finanziellem Aufwand eingeführten Markennamen für eigene Zwecke; ihr sei ein Schaden in zumindest dem begehrten Ausmaß entstanden. Ein umgangssprachlicher Gebrauch des Wortes "Walkman" erfolge nie zu Zwecken des Wettbewerbs; Markenverstöße Dritter habe die Klägerin laufend geahndet.
Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Sie greife mit der Verwendung des Wortes "Walkman" nicht in Markenrechte der Klägerin ein, der keine Rechte an einer gleichlautenden Marke zustünden. Der Begriff "Walkman" sei einem Markenschutz nicht zugänglich, weil es sich um eine Gattungsbezeichnung für bestimmte Elektrogeräte welcher Herkunft auch immer handle. Dieser Begriff sei seit seiner Registrierung zu einem Wort der Alltagssprache geworden und könne von der Klägerin nicht monopolisiert werden. Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil deutlich erkennbar sei, dass die im beanstandeten Katalog abgebildeten Geräte nicht von der Klägerin stammten.
Mit Beschluss vom 18. 5. 1999, 4 Ob 121/99v (= EvBl 1999/184 = ecolex
1999, 784 [Schanda] = RdW 1999, 790 = MR 2000, 43 [Pöchhacker] = wbl
1999, 427 = ÖBl 1999, 237 - Sony Walkman) hob der Oberste Gerichtshof
die abweisenden Urteile der Vorinstanzen auf und wies die Rechtssache an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung zurück. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit einer Marke sei nicht allein, ob im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Markenregister das Eintragungshindernis des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (keine Eintragung für Zeichen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind) bestanden habe, sondern auch, ob nach der tatsächlichen Verkehrsauffassung im Zeitpunkt der behaupteten Markenrechtsverletzung das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen werde. Abzustellen sei dabei vor allem auf die Auffassung der Hersteller und Händler gleicher oder ähnlicher Produkte. Sei es dem Markeninhaber gelungen, etwa durch regelmäßige Verteidigung seiner Marke gegen Rechtsverletzungen bei einem nennenswerten Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise das Bewusstsein wachzuhalten, es liege ein auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen und keine allgemeine Gattungsbezeichnung vor, sei ein Rechtsverlust ausgeschlossen. Die Rechtssache sei noch nicht spruchreif, weil noch nicht beurteilt werden könne, welche Auffassung Hersteller und Händler gleicher Produkte mit dem Zeichenteil "Walkman" verbänden.
Das Erstgericht wies die Klage auch im zweiten Rechtsgang ab. Es traf noch folgende Feststellungen: Bei Händlern werden tragbare Kassettenspieler allgemein als "Walkman" nachgefragt. Diese Bezeichnung wird auch auf Messen, bei Ausstellungen uä verwendet. Selbst Kunden, die wissen, dass die Beklagte kein lizenzierter Sony-Händler ist, sprechen deren Geschäftsführer auf "Walkman" an. Die Elektrohändler in Österreich sind in Kenntnis darüber, dass der Markenbestandteil "Walkman" Teil einer für die "Fa. Sony" registrierte Marke ist. Trotzdem werden im Handel tragbare Kassettenspieler mit Kopfhörern, auch wenn sie nicht von der Klägerin stammen, als "Walkman" bezeichnet. Inländische Elektrohändler (Hartlauer, Niedermeyer) gingen von ihrem früheren Sprachgebrauch, auch andere Produkte als jene der Klägerin Walkman zu nennen, wieder ab, nachdem sie von der Klägerin entsprechend abgemahnt worden waren. Sony Österreich geht regelmäßig (in den letzten Jahren etwa drei Mal jährlich) gegen Rechtsverletzer vor, wobei es zumeist zu außergerichtlichen Unterlassungserklärungen kam, die auch veröffentlicht wurden. In einer Produktankündigung der Firma Niedermeyer im Internet wird unter der Überschrift "Walkman" erst bei den einzelnen Geräten differenziert, indem bei nicht von der Klägerin stammenden Geräten die Bezeichnung "Walkman" vermieden wird. In den letzten zehn Jahren setzte sich bei der Firma Hartlauer die Praxis durch, nicht von der Klägerin stammende Geräte als "Walkies" zu bezeichnen. Aufgrund einschlägiger Hinweise und Beanstandungen seitens der Klägerin wird von der Firma Niedermeyer in Prospekten, die sich an die Öffentlichkeit richten, eine andere Wortwahl gebraucht.
Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, dass sich der Markenbestandteil "Walkman" umgangssprachlich zu einem Gattungsbegriff für tragbare Kassettenspieler entwickelt habe, den insbesondere (potentielle) Abnehmer, aber auch die von ihnen kontaktierten Händler und deren Verkäufer für die Erzeugnisse der verschiedenen Hersteller allgemein verwendeten. Ein gleichwertiger anderer Ausdruck für derartige Geräte bestehe nicht. Die Klägerin habe nicht behauptet, Aktivitäten dahin entfaltet zu haben, dass "Walkman" nicht als Synonym für die damit gekennzeichneten Waren aufgefasst werde, insbesondere habe sie nicht vorgebracht, sich gegen die Aufnahme ihrer Marke in Wörterbücher, Lexika uäm gewehrt zu haben. Dass die Klägerin während der vergangenen Jahre ihr bekannt werdende Zeichenverletzungen gerichtlich verfolgt habe, sei nicht ausreichend gewesen, eine ins Gewicht fallende Unterscheidungskraft des (beschreibenden) Firmenbestandteils "Walkman" im Bewusstsein der betroffenen Verkehrskreise aufrecht zu erhalten. Wenn die Beklagte daher tragbare Kassettengeräte in ihren Katalogen - entsprechend den landläufigen Gepflogenheiten - "Walkman" nenne, verletze sie damit keine Rechte der Klägerin.
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig sei, weil die Entscheidung des Berufungssenats dem Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs im Anlassfall entspreche. Die Entwicklung des Markenbestandteiles "Walkman" zur gebräuchlichen Bezeichnung für tragbare Kassettenspieler sei abgeschlossen; dieses Zeichen habe sich zum Gattungsbegriff (im Sinn einer einzigen gebräuchlichen Bezeichnung) entwickelt. Es müsse daher den Mitbewerbern und somit auch der Beklagten erlaubt sein, das Zeichen zu verwenden, um ihren Abnehmern bekannt zu machen, dass sie ähnliche Geräte wie die Erzeugnisse der Klägerin anbiete, die allgemein als Walkman bezeichnet würden.
Die Revision ist zulässig, weil eine Auseinandersetzung mit der von der Lehre an der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im ersten Rechtsgang geübten Kritik sowie mit der jüngsten Rechtsprechung des EuGH erforderlich scheint; das Rechtsmittel ist aber nicht berechtigt.
Nach Auffassung der Klägerin müsse nach dem Ergebnis des Beweisverfahrens davon ausgegangen werden, dass den beteiligten Verkehrskreisen die Marke der Klägerin bekannt sei; von einer Entwicklung der Marke zum Freizeichen könne daher keine Rede sein. Auch habe die Klägerin alle rechtlich möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen, Verletzungen ihrer Marke zu verfolgen, und habe schon deshalb ihre Rechte als Markeninhaberin nicht verloren. Dazu ist zu erwägen:
Der Verlust des Markenrechts infolge Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung beruht weder auf Verwirkung noch auf Dereliktion, sondern auf dem objektiven Tatbestand der Umwandlung der Marke in eine allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnung auf Grund der Verkehrsauffassung. Die Widerrechtlichkeit der Benutzung der Marke durch Dritte hindert eine Veränderung der Verkehrsauffassung nicht (Fezer, dMarkenR³ § 8 Rz 278). Der Frage, welcher Art die beteiligten Verkehrskreise sind, auf deren Verständnis abzustellen ist, kommt also - wie schon im Aufhebungsbeschluss des ersten Rechtsgangs betont - entscheidende Bedeutung zu.
Nach Fezer (aaO Rz 427 mN zur dtRsp) sind als beteiligte Verkehrskreise die Kreise zu verstehen, in denen das Zeichen Verwendung finden soll oder Auswirkungen zeitigen wird (aaO Rz 427 mN zur dtRsp).
Pöchhacker (MR 2000, 43) hat sich kritisch mit der im ersten
Rechtsgang gefällten Entscheidung des erkennenden Senats
auseinandergesetzt. Aus systematischen Gründen müsse es bei der
Beantwortung der Frage, ob ein Zeichen seine Unterscheidungskraft
verloren habe, ebenso wie bei jener, ob ein Zeichen von vornherein
nicht unterscheidungskräftig und daher nicht zu registrieren sei, auf
die Auffassung desselben Verkehrskreises ankommen, nämlich jener
Personen, die als Abnehmer des Angebots in Betracht kämen. Wer die
Absicht habe, ein Konkurrenzprodukt zu vertreiben, müsse, um vom
potentiellen Abnehmerkreis verstanden zu werden, den Begriff
"Walkman" verwenden dürfen, um sein Produkt als Alternative zum
"Walkman" der Klägerin darzustellen. Das Wissen der Händler solcher
Produkte um die klägerische Marke sei deshalb für die hier zu lösende
Frage, ob die Marke noch ein Ausschließungsrecht vermittle,
irrelevant. Es spiele auch keine Rolle, ob der Markeninhaber durch
Tun oder Unterlassen die Entwicklung zum Freizeichen verursacht oder
begünstigt habe: Mit der abgeschlossenen Entwicklung zur
gebräuchlichen Bezeichnung büße die Marke definitionsgemäß ihre
Unterscheidungskraft ein und könne die markenrechtliche
Unterscheidungsfunktion nicht mehr erfüllen; wie und warum dieser
Funktionsverlust eingetreten sei, sei unerheblich. Insbesondere dann,
wenn es offensichtlich keinen einzigen auch nur einigermaßen
gebräuchlichen Alternativbegriff gebe, müsse es den Mitbewerbern
möglich sein, das Zeichen zu verwenden, um den Abnehmern
bekanntmachen zu können, dass sie eine Alternative zur Ware des
Markeninhabers anböten. Im Zusammenhang des gemeinschaftsweiten
Markenrechts erachtet Pöchhacker die Ausführungen des erkennenden
Senates, mit denen die Einleitung eines Vorabentscheidungsersuchens
abgelehnt wurde, für bedenklich; es sei zu erwarten, dass der EuGH in
seiner Rechtsprechung künftig auch bei der Interpretation des Art 3
Abs 1 lit d MarkenRL (Eintragungshindernis für Marken, die
ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten üblich sind) Freihaltebedürfnisse anerkennen
werde.
In seiner Entscheidung vom 4. 10. 2001, C-517/99, WRP 2001, 1272 - Bravo, zum Eintragungshindernis für Gattungsbezeichnungen des Art 3 Abs 1 lit d MarkenRL (der mit § 4 Abs 1 Z 5 MSchG in die österreichische Rechtsordnung übernommen worden ist und inhaltlich dem - hier noch anzuwendenden - § 4 Abs 1 Z 3 MSchG aF entspricht) bejaht der EuGH (wie zuvor schon zu Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL: ÖBl 1999, 255 - Windsurfing Chiemsee) ein abstraktes Freihaltebedürfnis für Gattungsbezeichnungen und nimmt dabei - soweit ersichtlich - erstmals zur Frage Stellung, welches die relevanten Verkehrskreise bei Auslegung dieser Bestimmung sind. Danach sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind, nicht wegen ihrer beschreibenden Natur von der Eintragung ausgeschlossen, sondern wegen der üblichen Benutzung in den Verkehrskreisen, in denen die Waren und Dienstleistungen, für die diese Marken angemeldet wurden, gehandelt werden (Rz 32). "Handel" findet auf einem Markt regelmäßig zwischen Anbietern und Abnehmern statt, schließt also beide Marktseiten gleichermaßen ein. Auch die genannte Entscheidung des EuGH - die Gerichte der Mitgliedstaaten auch für andere Fälle bindet und objektives Recht schafft (SZ 69/56 mwN) - unterstützt demnach die schon im Aufhebungsbeschluss des erkennenden Senates vertretene Ansicht, wonach nicht allein auf die Verkehrsauffassung der Letztverbraucher, sondern auch auf jene der Hersteller und Händler abgestellt werden muss.
Jene Produkte, für die die strittige Marke angemeldet ist, werden überwiegend zwischen Elektrohändlern als Anbietern und Verbrauchern als Nachfrager gehandelt; beide Personenkreise bilden daher den hier hauptsächlich betroffenen Markt. In der Frage der Verkehrsauffassung ist daher das tatsächliche Verständnis der Händler ebenso wie jenes der Verbraucher vom Zeichen "Walkman" zu berücksichtigen. Die erstgerichtlichen Feststellungen lassen sich in diesem Punkt dahin zusammenfassen, dass die Händler zwar wissen, dass es sich beim strittigen Zeichen um eine registrierte Marke von Sony handelt; dennoch wird dieses Zeichen im Handel immer wieder ganz allgemein als Gattungsbegriff für tragbare Kassettenspieler mit Kopfhörern verwendet und davon nur im Einzelfall nach Abmahnungen durch die Klägerin abgesehen. Entscheidende Ursache für diese Entwicklung ist, dass den genannten Marktteilnehmern kein annähernd gleichwertiger Alternativbegriff zur Verfügung steht, um damit Konkurrenzprodukte zu den markierten Waren der Klägerin zu benennen, die Marke der Klägerin also die einzige gebräuchliche Bezeichnung für derartige Waren ist und damit insoweit wie ein Monopol wirkt. Bei einer solchen Sachlage ist dann aber - worauf Pöchhacker zutreffend hinweist - eine weitere Privilegierung dieses Zeichens nicht mehr gerechtfertigt. Bei gegenteiliger Auffassung wäre eine zielführende Kommunikation auf dem betroffenen Markt ohne eine Rechtsverletzung nicht mehr möglich; gerade solches soll aber durch die Anerkennung von Freihaltebedürfnissen verhindert werden.
Zutreffend sind die Vorinstanzen auch davon ausgegangen, dass dieser Funktionsverlust der Klägerin als Markeninhaberin iSd § 33bMSchG zurechenbar ist. Sie ist zwar gegen Markenverletzungen einzelner Händler gerichtlich vorgegangen, hat aber nichts unternommen, damit sich in den beteiligten Verkehrskreisen ein (ungeschütztes) anderes Zeichen als Gattungsbegriff an Stelle ihrer Marke durchsetzt. Sie hat auch selbst zugegeben, nicht darauf hingewirkt zu haben, dass ihre Marke in Nachschlagewerken nicht als Gattungsbegriff verwendet wird (vgl dazu nunmehr § 13 MSchG). Sie hat den Verlust ihres Markenrechts daher hinzunehmen.
Der Revision ist ein Erfolg zu versagen.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO.
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