Kopf
Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Univ.-Prof. Dr. Kodek als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher, Hon. Prof. PD Dr. Rassi und MMag. Matzka sowie die Hofrätin Mag. Istjan, LL.M., als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen der klagenden Partei und widerbeklagten Partei G* B*, vertreten durch Dr. Friedrich Helml, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte und widerklagende Partei S* GmbH, *, vertreten durch GEISTWERT Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG in Wien, wegen 1.) Unterlassung (Klage zu AZ 57 Cg 42/19f; Streitwert 43.200 EUR) und 2.) Nichtigerklärung einer Marke (Widerklage zu AZ 57 Cg 13/20t; Streitwert 43.200 EUR) über die außerordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 23. Februar 2022, GZ 4 R 171/21b-24, in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Spruch
Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.
Text
Begründung:
[1] Der Kläger ist Inhaber der im Jahr 2016 angemeldeten und registrierten Unions Wort Bildmarke UM 014988984 für Heizungs-, Ventilations-, Klima- und Luftreinigungsgeräte und -anlagen (Nizza Klasse 11):
[2] Der Kläger vertrieb in den Jahren 2015 bis 2018 Heizgeräte in Form von Infrarotpaneelen an Privatpersonen und an einen Elektrogroßhändler. Dazu verwendete er (nur) den Zeichenteil „SHE“ samt Umrandung, nicht auch die Wortfolge „Smart Home Experience“.
[3] Die Beklagte ist Inhaberin folgender österreichischer Wort-Bild-Marke AT 295299, die hinsichtlich der Klasse 11 (Ventilatoren, Kühlgeräte, Klimaanlagen, elektrische Grillgeräte und Kochgeräte) 2017 angemeldet und registriert wurde:
[4] Für Produkte der Klasse 9 wurde die Marke der Beklagten zu AT 222618 bereits 2005 registriert. Die Beklagte vertreibt unter diesem Zeichen seit 2004/2005 Produkte der Unterhaltungselektronik, Audiogeräte, MP3 Player, Radio, CD Player mit Radio, Kassettenrekorder und Computerzubehör, seit Mai 2015 auch Ventilatoren und seit 2016 auch Klimageräte.
[5] Im Jahr 2018 beabsichtigte der Kläger, mit der Marke „SHE“ auch bei einer großen multinationalen Handelskette einzusteigen, ohne dass er bis zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von der von der Beklagten benutzten Wortbildmarke hatte. Er wurde vom Unternehmen darauf aufmerksam gemacht, dass es die Marke „SHE“ bei der Handelskette bereits gebe. Aufgrund dieses Hinweises benutzte der Kläger die Unionsmarke ab diesem Zeitpunkt und in weiterer Folge auch während der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Beklagten nicht mehr.
[6] Mit seiner Unterlassungsklage begehrt der Kläger , der Beklagten zu verbieten, Produkte der Nizza Klasse 11 (zB Ventilatoren, Kühl oder Klimageräte, Klimaanlagen) unter Verwendung der Wort Bild Marke „SHE“ anzubieten oder zu verkaufen. Er berief sich auf die Priorität seiner Marke. Die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der davon umfassten Waren folge aus der prägenden Buchstabenfolge „SHE“.
[7] Die Beklagte bestritt die Verwechslungsgefahr wegen der unterschiedlichen Farbgestaltung und der nur in der Klagsmarke enthaltenen Wortfolge „Smart Home Experience“.
[8] Weiters erhob die Beklagte eine auf Art 7 Abs 1 lit b, c und d UMV gestützte Widerklage nach Art 128 UMV. Die Marke des Klägers sei wegen der einschlägigen Bedeutung von „Smart Home“ rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Auf die Buchstabenfolge „SHE“ komme es nicht an. Hinzu komme die Nichtigkeit infolge Täuschungseignung nach Art 7 Abs 1 lit g UMV, weil die Registrierung uneingeschränkt auf jegliche – auch nicht vernetzte – Geräte laute und die Verwendung der Marke auch für solche Elektrogeräte möglich sei. Schließlich machte sie hilfsweise auch den Verfall mangels ernsthafter Benutzung gemäß Art 18 Abs 1 UMV iVm Art 58 Abs 1 lit a UMV geltend; in Hinblick auf das Anmeldedatum 11. 1. 2016 sei die (fünfjährige) Benutzungsschonfrist inzwischen abgelaufen.
[9] Der Kläger hielt der Widerklage entgegen, dass seine Unionsmarke wegen der prägenden Buchstabenfolge „SHE“ keineswegs beschreibend sei; mit dieser prägenden Buchstabenfolge samt Umrahmung habe er sie auch ausreichend benutzt. Die fehlende bzw geringere Benutzung sei durch die Markenrechtsstreitigkeiten gerechtfertigt.
[10] In (teilweiser) Abänderung der erstgerichtlichen Entscheidung (= Abweisung der Unterlassungsklage und Stattgabe der Widerklage) gab das Berufungsgericht dem Unterlassungsbegehren hinsichtlich der vom Kläger angeführten Produkte der Nizza Klasse 11 (Ventilatoren, Kühl- oder Klimageräte, Klimaanlagen) statt und wies die Widerklage ab. Das auf ein ganz allgemeines Verbot für jegliche Produkte der Nizza Klasse 11 gerichtete Unterlassungsmehrbegehren wurde unbekämpft abgewiesen.
[11] In ihrer gegen das Berufungsurteil erhobenen außerordentlichen Revision, mit der die Beklagte die Stattgabe ihrer Widerklage und die gänzliche Abweisung der Unterlassungsklage anstrebt, wird keine erhebliche Rechtsfrage geltend gemacht.
[12] 1. Die Verneinung der in der Widerklage geltend gemachten Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der bloß beschreibenden Angaben durch das Berufungsgericht wirft keine erhebliche Rechtsfrage auf.
Rechtliche Beurteilung
[13] 1.1. Im Anlassfall überschneiden sich die genannten Hindernisse (vgl RS0132934 ), zumal die Beklagte damit argumentiert, dass die Unionsmarke wegen der verwendeten Wortgruppe „Smart Home Experience“ beschreibend und damit nicht unterscheidungsfähig sind.
[14] 1.2. Ob eine Marke aber Unterscheidungskraft besitzt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und verwirklicht – grobe Fehlbeurteilung ausgenommen – keine erhebliche Rechtsfrage ( 4 Ob 90/20v , Kulinarium ; RS0121895 [T3]). Entsprechendes gilt auch für die Frage, ob ein Begriff rein beschreibend ist ( 4 Ob 102/12x , My Taxi ; 4 Ob 16/15d , Sport + ; 4 Ob 78/18a , Schneewette).
[15] 1.3. Eine Marke ist unterscheidungskräftig, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis erfüllen ( RS0118396 ). Entscheidend ist vor allem, ob die Marke im Geschäftsverkehr als Zeichen der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst werden kann (RS0079038), wobei auf den Gesamteindruck der beteiligten Verkehrskreise abzustellen ist ( 4 Ob 46/18w , STIMMUNG HOCH ZWEI ; 4 Ob 198/20a , DER STANDARD ; 4 Ob 153/21k , my flat , uva).
[16] 1.4. Eine Marke ist beschreibend, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und sie daher als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung, nicht jedoch als Herkunftsangabe, verstehen (RS0109431). Dabei müssen die beteiligten Verkehrskreise „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von den Anmeldungen erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen können (EuGH C 326/01 P, Universaltelefonbuch , Rn 33; C 494/08 P, Pranahaus , Rn 29). Lässt sich dagegen die Beziehung zwischen Ware/Dienstleistung und Zeichen nur im Wege besonderer Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen, dann ist die Registrierung des Zeichens auch ohne Verkehrsgeltung ebenso erlaubt, wie wenn es sich um eine bloße Andeutung irgendwelcher Eigenschaften der Ware/Dienstleistung, der Art ihrer Herstellung oder ihrer Zweckbestimmung handelt (RS0066456; RS0109431 [T3], RS0090799).
[17] 1.5. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hält sich im Rahmen dieser Rechtsprechung. Das Berufungsgericht hat sich unter Heranziehung der oben zitierten Rechtsprechung auch darauf gestützt, dass die Verknüpfung von „Smart Home“ mit dem – jedenfalls eine gedankliche Beschäftigung erfordernden – Begriff „Experience“ höchst fraglich wäre, sodass es die sofortige Herstellung eines direkten Bezugs zu den angebotenen Waren durch die beteiligten Verkehrskreise ablehnte. Das bedarf keiner Korrektur durch gegenteilige Sachentscheidung.